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智慧財產法院行政判決             97 年度行專訴字第 78 號
                                民國98年4 月2 日辯論終結
原      告  美商森○克公司（Ce○○○, Inc.）
代  表  人  唐○尼（K○○○ Dow）（Secretary of the
            Commonwealth）
訴訟代理人  何愛文  律師
            陳長葳  律師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  王○花（局長）
訴訟代理人  莊○慧
            林○茂
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國97
年10月20日經訴字第09706113430 號訴願決定，提起行政訴訟，
本院判決如下：
    主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
    事實及理由
一、事實概要：
    原告前於民國90年11月7 日以「抗－雙整聯蛋白抗體，組成
    物，方法及用途」向被告申請發明專利，經被告編為第9011
    9437號審查，不予專利。原告不服，申請再審查。經被告再
    審查後，先以96年8 月17日（96）智專三（四）15141 字第
    09620454240 號審查意見通知函，將系爭專利應不予專利之
    理由通知原告。嗣原告於同年11月7 日提出系爭專利申請專
    利範圍修正本，被告審查後准予修正，惟認修正後內容仍應
    不予專利，乃以97年6 月5 日（97）智專三（四）15150 字
    第09720290750 號專利再審查核駁審定書為「系爭專利應不
    予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年10月
    20日經訴字第09706113430 號決定駁回，遂向本院提起行政
    訴訟。
二、原告聲明求為判決：(一)撤銷訴願決定及原處分。(二)被告應就
    第90119437號「抗－雙整聯蛋白抗體，組成物，方法及用途
    」發明專利申請案（下稱系爭專利）為准予專利之審定。並
    主張：
  (一)系爭專利非屬特別限制條件之單株抗體，且為所屬領域中具
    有通常知識者易於獲得之生物材料：
    系爭專利係關於「抗－αV 整聯蛋白抗體」，並具有如申
      請專利範圍所界定之重鍵及輕鍵互補決定區（下稱CDR ）
      及可變區域，其涉及將基因選殖入載體而得到重組載體，
      所屬技術領域具有通常知識者應可理解，而依例行之程序
      進行如基因之選殖等實驗製得，雖可能涉及機率之篩選，
      卻非屬需過度實驗方可完成者。
    由系爭專利申請案申請專利範圍第1 項、第2 項之技術內
      容觀之，所請之抗體係以胺基酸序列加以界定，而非以「
      特定偶合常數之親和力」予以特定，非屬「特別限制條件
      」。又由於所有抗體皆具有特定的胺基酸序列，才能針對
      個別抗原予以作用，因此該胺基酸序列不能謂為「特殊限
      制條件」，否則所有抗體均須寄存。
    系爭專利在世界各國申請中或已獲准專利之對應案，均未
      聞有任何國家之專利主管機關或認定系爭專利生物材料應
      寄存，亦證被告對於本件生物材料是否為「所屬技術領域
      中具有通常知識者易於獲得」之事實認定有誤。況我國基
      因工程科技水準已得與世界先進國家並駕齊驅，被告時無
      需違反國際標準而認定系爭專利生物材料非屬該領域中具
      有通常知識者易於獲得之理。
  (二)系爭專利申請之專利說明書已充分揭露，無違反專利法第26
    條第2 項規定：
    系爭專利係關於抗－αV 整聯蛋白抗體，具有如申請專利
      範圍所界定之CDR 或可變區域。系爭專利說明書業已提供
      該抗體之序列，及詳述發明所屬技術領域中具有通常知識
      者應如何利用揭露之序列即已知之重組技術製被所請抗體
      的資訊，如說明書第35至37頁闡述「構築核酸之基因重組
      方法」、「核酸篩選及單離方法」及「構築核酸之合成方
      法」，及說明書第45頁中「與人類雙整聯蛋白結合及含有
      經界定之重或輕鏈可變區域之抗體之製備」等相關說明及
      參考文獻。據此，相關領域中具有通常知識者，參酌系爭
      專利說明及申請時既有之表現載體技術技術或知識，均可
      輕易製造相對應之抗體，並據以實施系爭專利。
    使用融合瘤技術僅屬實施系爭發明專利申請案之一具體例
      ，根據系爭發明專利申請案所揭露之胺基酸序列，所屬領
      域中具有通常知識者利用習知基因工程技術亦可輕易製得
      系爭發明專利申請案所請之抗體。使用製造系爭專利申請
      案所請抗體之融合瘤細胞並非製造系爭發明專利申請案所
      請抗體之唯一方法。
    系爭專利申請案申請時之技術水準，核酸之化學合成已可
      完成數百甚至更多鹼基長度核酸序列之合成（參系爭專利
      申請案說明書第37頁第18至20行所述）。惟被告未詳查系
      爭專利申請時之技術水準，逕認DNA 之化學合成法僅能製
      得約100 個鹼基之序列，並藉此推論以表現載體技術製備
      系爭專利申請案所請之抗體尚須揭露連接之操作方式、連
      接點之選擇、連接分子之鑑定等方能令所屬領域中具有通
      常知識者據以實施，其認事用法顯有違誤。
    被告未具體指明為何系爭專利說明書之揭露程度不足以具
      有通常知識者據以實施之理由，亦未指明系爭專利何以必
      須自行透過實驗設計，且有憑機率的篩選步驟。訴願決定
      復以系爭專利未依專利法第30條第1 項規定，使系爭專利
      說明不符合充分說明而可據以實施，而有違專利法第26條
      第2 項規定。然依專利審查基準第11章第4 點，生物材料
      之發明依法律規定而有寄存之必要時，其寄存事項始為專
      利說明書應記載之事項，不得僅以說明書為記載生物材料
      寄存相關事項，即謂有違反專利法第26條第2 項充分揭露
      之規定。
    再者，被告於93年6 月21日之初審意見書，完全未表示本
      案發明內容有任何未符「充分揭露而可據以實施」要件之
      情形存在，反而認屬「熟習該項技術者所能輕易完成」，
      被告於初審階段顯已肯認系爭發明專利申請案無庸寄存。
      惟被告於再審查時卻以系爭專利不符合專利法第26條第2
      項規定，前後見解顯有自相矛盾。
  (三)系爭專利得依專利法第30條第1 項但書規定，不須寄存製造
    單株抗體之融合瘤細胞：
    使用融合瘤技術僅屬實施系爭發明專利申請案之一具體例
      ，根據系爭發明專利申請案所揭露之胺基酸序列，所屬領
      域中具有通常知識者利用習知表現載體技術亦可輕易製得
      系爭發明專利申請案所請之抗體。
    若編碼完整基因之DNA 或胺基酸序列已被公開於文獻刊物
      ，則將該基因殖入於適當之載體及系統對所屬領域中具有
      通常知識者係極為簡單且直接者。
    被告並未要求以噬菌體展示技術製造抗體之其他專利案應
      予寄存，是以系爭專利自無寄存之必要。又被告既陳稱使
      用噬菌體展示技術製造抗體之專利案非關過度實驗因而無
      需寄存，則以同具可預期之篩選步驟的融合瘤技術生產抗
      體之系爭專利自應無需寄存，遑論所屬領域中具有通常知
      識者尚可藉表現載體技術實施本發明。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：
  (一)系爭專利屬特別限制條件之單株抗體，非所屬領域中具有通
    常知識者易於獲得之生物材料：
    系爭專利之申請專利範圍所請範圍包括單株抗體及其相關之
    細胞、載體等，屬於專利法第30條第1 項所述之申請生物材
    料或利用生物材料之發明專利。系爭專利所請之抗體係以特
    殊序列、親和力來界定，屬於「特別限制條件」之單株抗體
    ，依據系爭專利說明書的揭露程度，無法使所屬技術領域中
    具有通常知識者依據說明書之揭露內容即可據以實施，必須
    自行透過實驗設計及不斷的嘗試錯誤方能獲得該分子產物，
    此為必須憑藉機率篩選才可憑運氣獲得者，係屬需過度實驗
    方能完成之發明。故系爭專利所請之生物材料非屬易於獲得
    之生物材料，應辦理寄存。
  (二)系爭專利申請之專利說明書未充分揭露，而違反專利法第26
    條第2 項規定：
    系爭專利在申請人並未寄存融合瘤細胞情形下，所屬領域
      中具有通常知識者若欲依據實施例方法製備所請抗體及其
      相關之細胞、載體等，將無法順利完成。
    系爭專利初審經檢索前案發現引證案WO0031248 ，已於系
      爭專利申請日前揭示與系爭專利相同功效之單株抗體，即
      一種抗αV β3 與αV β5 之雙整聯蛋白之抗體，且該單
      株抗體的親合力與系爭專利所請者類似，然因未見系爭專
      利所請者具有熟悉該項技術者無法預期之有利效果，故系
      爭專利所揭示之單株抗體不具進步性。原告不服提出再審
      查申請，被告考量原告的主張，在有相似功效的引證案WO
      0031248 前提下，除從功效角度外，並就「物質特徵」的
      角度來考量，故認定所請物質具有新穎性及進步性。惟若
      依此邏輯則必須考量此一「具特定胺基酸序列」的物質是
      否能依據說明書據以製造或使用時，經審酌說明書所揭露
      程度及所請物質之特性，結論出若未寄存融合瘤細胞，則
      所請抗體將難以獲得。是以，再審查核駁理由與初審核駁
      理由不同，實乃基於原告於再審查理由書主張所請具有特
      殊胺基酸序列，所產生的結果，並無如原告指謫有矛盾之
      情事。
    由於系爭專利所請抗體界定特殊序列、親和力，屬於「特
      別限制條件」之單株抗體，必須由特定融合瘤細胞才能製
      得，而融合瘤細胞屬於專利法第30條第1 項所界定的生物
      材料範圍，而原告未寄存該生物材料，視為揭露不充分，
      違反專利法第26條第2 項規定。
    原告雖主張系爭專利說明書35至37頁、45頁已提供該抗體
      之序列，及詳述發明所屬技術領域中具有通常知識者應如
      此利用揭露之序列及已知之重組技術製備所請抗體的資訊
      云云。然利用基因工程技術製備所請「具特定胺基酸序列
      」的抗體分子，需要有板模（template），則所請「具特
      定胺基酸序列」抗體分子的板模要從何而來？如無該融合
      瘤細胞，即無法從其RNA 製備板模或庫（library ）。又
      說明書第37頁第2 段所描述的合成方法，許多製備關鍵條
      件均未揭露，遠不足以達到教示所屬技術領域中具有通常
      知識者可據以實施之程度。另說明書第45頁所描述是利用
      噬菌體展示（phage display ）來製備抗體之技術，此為
      一種不同於融合瘤細胞技術的抗體製備技術，亦非系爭專
      利所舉之技術，且對於要篩選到與所請限定抗原結合區（
      CDR ）特定序列的抗體分子，將是憑藉機率才可能憑運氣
      篩選獲得。僅以說明書第45頁簡單描述，無其他進一步教
      示或指引，實非所屬技術領域中具有通常知識者可據以實
      施。
  (三)系爭專利不適用專利法第30條第1 項但書規定，應寄存製造
    單株抗體之融合瘤細胞：
    一般利用融合瘤細胞技術製備單株抗體流程：在生產單株
      抗體之融合瘤細胞篩選過程中，雖有例行性的步驟，例如
      ：免疫老鼠，測效價（如步驟1 ），取脾細胞，與癌細胞
      進行融合（如步驟2 ）、分盤、HAT medium放大培養（如
      步驟3 ）等，但亦有非例行性的特殊限定條件的篩選工作
      ，即從每一批的篩選工作中至少數百株融合瘤細胞，必須
      每一孔盤逐一測試，才能篩選出符合特殊限定條件的融合
      瘤細胞（如步驟4 ）。若欲進一步操作此一特殊限定條件
      抗體，就需分別定序其輕鏈及重鏈分子（如步驟5 ），所
      定出的每一單株抗體序列都是唯一的，如原告於再審查理
      由書理由四（3 ）的說明，同一標的抗原具相同功效抗體
      存在有「許許多多不同可能之序列」，若欲重複實施步驟
      1-5 ，製備所請「具特定胺基酸序列」抗體分子，由於免
      疫老鼠可誘發出辨識各種「抗原決定基」之免疫球蛋白，
      本係非常多樣化，必須從「許許多多不同可能之序列」中
      ，憑藉機率篩選才可憑運氣獲得相同序列的抗體。因此，
      界定明確序列的抗體，若以融合瘤細胞技術製備，是極度
      特殊條件之限定。一旦具有編碼DNA 分子後，其應用及改
      質的工作（如步驟5 ），將容易進行。一般而言，執行步
      驟1-3 或步驟5-6 ，應是屬易於獲得；執行步驟3-4 或步
      驟3-5 是非屬易於獲得。
    系爭專利以αV β3 免疫老鼠，進行融合等例行性的步驟
      1-3 後。若欲取得步驟5 的產物，篩選條件須符合（1 ）
      同時可專一性結合αV β3 與αV β5 之抗- 雙雙整聯抗
      體的融合瘤細胞株，須強調的是，以αV β3 免疫老鼠，
      要獲得結合非原始抗原的抗- αV β5 之融合瘤細胞株並
      非容易，是有困難的，必須憑藉不具再現性之篩選等方法
      才可獲得者。此外，尚需由上述融合瘤細胞株中再進一步
      測試（2 ）有特定偶合常數之親和力者；最後，還得選殖
      高親和力之抗－雙雙整聯抗體的DNA 分子，經定序後，才
      能確認與申請專利範圍所請之抗體的特徵（3 ）限定抗原
      結合區（CDR ）特定序列是否相符。確實必須憑藉不具再
      現性之篩選等方法才可獲得CDR 特定序列相符者，其過程
      確屬過度實驗。系爭專利經一連串篩選工作也才選殖出一
      株GenO95.9 .2 融合瘤是符合申請專利範圍所請。若未寄
      存該融合瘤，將無法使熟習此技藝人士可易於獲得。
    系爭專利之單株抗體界定了特殊序列、親和力，屬於具有
      「特別限制條件」之單株抗體，依據系爭專利說明書的揭
      露程度，無法使所屬技術領域中具通常知識者依據說明書
      揭露可據以實施，必須自行透過實驗設計及不斷的嘗試錯
      誤方能獲得分子產物，其為必須憑藉不具再現性之篩選等
      方法才可獲得者，屬需過度實驗方能完成之發明，故應予
      寄存製造該單株抗體之融合瘤細胞。
四、查系爭專利申請案係於97年6 月5 日為再審查核駁書不予專
    利，是系爭專利申請案應否准許，應以核駁審定時有效之92
    年2 月6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。故兩
    造之爭點為(一)系爭專利是否屬特別限制條件之單株抗體？抑
    或為所屬領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料？(二)系
    爭專利申請之專利說明書是否未充分揭露，而違反專利法第
    26條第2 項規定？(三)系爭專利得否依專利法第30條第1 項但
    書規定，不須寄存製造單株抗體之融合瘤細胞？（見本院卷
    第129 頁）經查：
  (一)按專利法第25條第1 項規定：「申請發明專利，由專利申請
    權人備具申請書、說明書、必要圖式，向專利專責機關申請
    之。」第26條第1 項規定：「前條之說明書，應載明發明名
    稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」第2 項規定：「發
    明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通
    常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」第30條第1 項
    規定：「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人
    最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國
    內寄存機構，並於申請書上載明寄存機構、寄存日期、及寄
    存號碼。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易
    於獲得時，不須寄存。」又違反第26條、第30條第1 項規定
    者，應為不予專利之審定，同法第44條亦有明文。
  (二)有關生物材料或利用生物材料之發明，若生物材料本身為申
    請專利之發明不可或缺之部分，且該生物材料亦非該發明所
    屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，通常無法藉說明
    書記載之技術內容讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者
    ，能暸解並可據以實施。故生物材料寄存的目的係為補充發
    明說明之記載內容，以利該寄存機構於專利核准公告後提供
    該生物材料予大眾以實施相關發明。如未寄存該生物材料者
    ，除有專利法第30條第1 項第1 項但書所定情形外，應視為
    說明書之揭露不充分，而不符同法第26條第2 項規定。
  (三)次按專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依
    職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於
    行政規則（行政程序法第159 條第1 項參照）。基於行政自
    我拘束原則，為專利審查機關自應受其拘束（最高行政法院
    96年度判字第1552號判決參照）。而於審酌專利審查機關即
    被告就系爭專利申請案所為核駁處分是否合法，即應以之為
    判斷標準。
  (四)再按被告所訂定之生物相關發明審查基準（即專利審查基準
    2007年版第二篇第十一章「生物相關發明」）4.1.1 規定：
    「4.1.1 充分揭露而可據以實施
      發明說明揭露申請專利之發明，必須明確且充分，使該
        發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並
        可據以實施。發明說明之記載，應使該發明所屬技術領
        域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式
        三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度
        實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發
        明，解決問題，並且產生預期的功效。
      申請專利之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件之
        情形，包括：
        a.該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明
          所揭露之內容，須過度實驗始能『製造』申請專利之
          發明者。這種情況包括發明不具再現性，其達成必須
          靠機率，發明無法重複實施之，例如由自然界篩選特
          定微生物之方法，多因外在環境及客觀條件之變異而
          無法重複實施者，... 」
    準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明
    所揭露之內容，須過度實驗始能「製造」申請專利之發明者
    ，即不符充分揭露而可據以實施之要件。而所謂過度試驗，
    係指「所述方法獲得的結果不能重複，或者按照說明書的描
    述，本領域內技術人員不能輕易地再現所述方法獲得相同的
    結果」，包含該發明所屬技術領域中具有通常知識者需要大
    量地嘗試錯誤或複雜實驗，始能實現該發明之方法，而超乎
    該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍者即
    屬之。
  (五)生物相關發明審查基準4.3.3 規定：
    「4.3.3 屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲
            得之生物材料
      專利法第30條第1 項但書有關『該發明所屬技術領域中
        具有通常知識者易於獲得』而無須寄存之生物材料，包
        括在申請日前已符合下列情事之一者：... （c ）該發
        明所屬技術領域中具有通常知識者根據發明說明之揭露
        而無須過度實驗即可製得之生物材料。例如，將基因選
        殖入載體而得到之重組載體等生物材料，若該發明所屬
        技術領域中具有通常知識者根據發明說明之揭露而無須
        過度實驗即可製得，則無須寄存。反之，藉由不具再現
        性之篩選、突變等方法所得到之生物材料則須寄存。
      ...。
      有寄存生物材料之必要者，茲舉例說明如下：... （c
        ）有關單株抗體等之發明，若該發明所屬技術領域中具
        有通常知識者無法根據發明說明之揭露而須過度實驗方
        可製得時，則應寄存製造單株抗體之融合瘤。一般而言
        ，若申請專利之發明為具有特定限制條件之單株抗體，
        例如單株抗體係界定為對抗原A 有特定偶合常數之親和
        力者，則用於製造該單株抗體之融合瘤因其獲得不易，
        應予寄存。」
  (六)系爭專利申請案之技術內容：
    系爭專利申請案之發明特徵為一種經單離之人類抗－雙整
      聯蛋白抗體，相關之經單離之核酸、核酸載體、宿主細胞
      、製造抗－雙整聯蛋白抗體之方法、組成物、抗－個體基
      因型抗體或片段、治療或診斷細胞、組織、器官或動物中
      與雙整聯蛋白相關的狀況之方法、醫藥用裝置、供人類製
      藥或診斷用途之製造要件等（見第90119437號申請卷002
      《下稱申請卷第2 冊》第187 至194 頁之系爭專利專利說
      明書之「中文發明摘要」、「發明說明」中「發明背景」
      及「發明概述」）。
    原告於96年11月7 日修正申請專利範圍，故本件應依修正
      後之申請專利範圍為審查。系爭專利之申請專利範圍共27
      項，其中第1 、2 、11、13、16至19、22至25 、27 項為
      獨立項，其餘為附屬項。其中第1 項：「一種經單離之人
      類抗－雙整聯蛋白抗體，其專一性結合至人類αV β3 及
      αV β5 整聯蛋白，其包括（i ）SEQ ID NO ：1 、2 、
      與3 之所有重鏈互補決定區域（CDR ）胺基酸序列；及（
      ii）SEQ ID NO ：4 、5 、與6 之所有輕鏈CDR 胺基酸序
      列。」第2 項：「一種經單離之人類單株抗－雙整聯蛋白
      抗體或其抗原結合部分，其專一性結合至人類αV β3 及
      αV β5 整聯蛋白，包括選自SEQ ID NO ：7 及8 之重鏈
      及輕鏈可變區域。」（見第90119437號申請卷003 《下稱
      申請卷第3 冊》第155 至162 頁）
  (七)系爭專利所請係屬特別限制條件之單株抗體，並非所屬領域
    中具有通常知識者易於獲得之生物材料：
    系爭專利係揭示至少一種抗－雙整聯蛋白抗體，包含經單
      離之編碼至少一種抗－雙整聯蛋白抗體之核酸、雙整聯蛋
      白、載體、基因轉殖動物或植物，其製造方法及用途，包
      含治療用組成物、方法及裝置（見申請卷第2 冊第194 頁
      之系爭專利專利說明書之「中文發明摘要」）。系爭專利
      申請專利範圍各請求項所請內涵為單株抗體及其相關之細
      胞、載體等，具體界定所請單株抗體具有3 項與抗原結合
      之特定限制條件：同時可專一性結合αV β3 與αV β
      5 之抗體，故稱為抗－雙integrin抗體；有特定偶合常
      數之親和力者；及限定抗原結合區（CDR ）特定序列。
      故此屬生物相關發明審查基準4.3.3 （c ）所稱「特別
      限制條件」之單株抗體。
    原告雖主張系爭專利所請抗體，僅須依說明書所揭露之內
      容加以執行即可製得，無需過度實驗云云。然查：
      系爭專利說明書固提供多樣習知技術以供參考，以為製
        備系爭專利技術內容之參考，惟雙抗原特異性抗體之重
        組製造乃基於兩對免疫球蛋白重鏈－輕鏈之共同表現，
        其中2 個重鏈具有不同的特異性。由於免疫球蛋白重鏈
        與輕鏈之隨機分配，其融合瘤產生10種不同抗體分子之
        潛在混合物，其中僅有一者具有正確的雙抗原特異性結
        構。此正確分子之純化，通常利用親和性層析法進行，
        其步驟相當麻煩，且產率低。
      製備融合瘤之技術係一周期長、高度連續性試驗技術，
        現雖發展成熟，惟欲製備一具有特定性質之抗體，仍須
        進行特定之製備步驟及條件，始能獲得該抗體。於單株
        抗體生產融合瘤細胞篩選過程中，包含多項例行性步驟
        及非例行性篩選工作，前者例如系爭專利專利說明書所
        述以αV β3 免疫老鼠，取脾細胞，進行融合等；後者
        則如由至少數百株融合瘤細胞逐一測試，篩選符合同時
        可專一性結合αV β3 與αV β5 之抗－雙整聯蛋白抗
        體的融合瘤株，每一批篩選工作必須就至少數百株融合
        瘤細胞，每一孔盤逐一測試，欲篩選符合上開條件之融
        合瘤株，有其困難性。且因系爭專利所請單株抗體，具
        有如上所述3 項與抗原結合之特定限制條件，必須使用
        不具再現性之篩選等方法始可能獲得。
      此外，依第項所得融合瘤株，尚須進一步測試有無特
        定偶合常數之親和力，藉由篩選方法以取得具高親和力
        之融合瘤株。其後，再選殖高親和力之抗－雙整聯蛋白
        抗體的DNA 分子，經定序後，始能確認與系爭專利申請
        專利範圍所請之抗體的特徵「限定抗原結合區（CDR ）
        特定序」是否相符。上述一系列篩選工作必須憑藉不具
        再現性之篩選等方法，始可獲得CDR 特定序相符者。亦
        即系爭專利所請之單株抗體，乃須經由過度實驗始可製
        得之生物材料，而非易於獲得。
      綜上，原告主張僅須依專利說明書所揭露之技術內容加
        以執行，即可製得所請抗體云云，要無足取。
  (八)系爭專利申請之專利說明書未充分揭露，且本件無專利法第
    30條第1 項但書規定之適用：
    如前所述，欲獲得系爭專利所請之單株抗體，其篩選工作
      繁複困難，必須經由過度實驗始可製得。且經由繁複之篩
      選程序後所得結果，亦僅選殖出一株GenO95.9.2融合瘤符
      合系爭專利申請專利範圍所請。是以依系爭專利說明書之
      揭露，所屬該項技術領域中具有通常知識者尚須經過度實
      驗，始能據以實施相關發明，如未寄存該融合瘤，將使熟
      習該項技術者無法易於獲得而據以實施該發明。故系爭專
      利所請之生物材料並非所屬技術領域中具有通常知識者易
      於獲得者，原告應依專利法第30條第1 項本文規定，最遲
      應於申請日將製造單株抗體之融合瘤細胞予以寄存，並於
      申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，惟原告不
      僅未予寄存，且所提出之系爭專利發明說明不符「充分說
      明而可據以實施」之要件，違反同法第30條第1 項本文及
      第26條第2 項規定。
    至原告所舉系爭專利之美國對應案、歐洲對應案及其他國
      家之專利案均無須寄存生物材料之例，經核各國法制互異
      ，尚難比附援引執為系爭專利亦無須寄存生物材料之有利
      論據。
  另原告主張原處分並未具體指明何以系爭專利說明書之揭露
    程度不足以使具有通常知識者具已實施之理由，亦未指明系
    爭專利何以必須自行透過實驗設計，且有憑機率的篩選步驟
    云云。經查被告於96年8 月17日第09620454240 號再審查意
    見通知函（見申請卷第3 冊第102 至116 頁），及同年6 月
    5 日第09720290750 號再審查審定書（見申請卷第3 冊第18
    1 至185 頁），業已指明依系爭專利說明書之揭露，仍須自
    行透過實驗設計及不斷的嘗試錯誤方能獲得所請範圍，屬需
    過度實驗方能完成之發明。且被告於本院審理時並已具體說
    明系爭專利無法據以實施之理由，故原告此部分主張尚有未
    洽。
  (十)另原告所指被告初審委員意見與再審查委員意見不符云云，
    按再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查
    人員審查，並做成審定書，專利法第47條定有明文。是再審
    查程序乃原審查程序之再開，具有復審之性質，且專利專責
    機關尚須指定未曾審查原案之專利審查人員審查，故於再審
    查程序，得重行審查，且不以初審審定所引據之資料為限，
    倘再審查之審查人員經重新檢索，發現初審階段未依據之前
    案資料，自得據以核駁專利之申請。故系爭專利申請案之初
    審理由雖與再審查理由有別，無礙於再審查處分之合法性。
五、從而，被告以系爭專利申請案有違專利法第26條第2 項及第
    30條第1 項規定，而為「系爭專利應不予專利」之處分，參
    照首揭法條規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持
    ，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，
    並命被告就系爭專利申請案為准予專利之審定，為無理由，
    應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無
    涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中    華    民    國    98    年     5    月    7     日
                智慧財產法院第二庭
                        審判長法  官  陳國成
                              法  官  曾啟謀
                              法  官  蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補
提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中    華    民    國    98    年     5    月    7     日
                              書記官  林佳蘋