• 工商時報 2009-12-01
  • 【王懿融(理律法律事務所資深顧問)】

     在2009年9月30日前,在中國設有研發團隊的企業,基於中國產出的研發成果(發明及新型標的;不含外觀設計)尋求專利保護的,必須先向中國申請專利後,始可向中國以外的國家或地區申請專利(亦即「中國首先申請原則」)。

     中國專利法第三次修正於2008年12月業經通過,修正條文於2009年10月1日正式生效,根據新專利法規定,「中國首先申請原則」已予廢除;根據專利法第二十條規定,針對在中國完成研發的研發成果,申請人可自由選擇在中國或其他國家/地區提出首件專利申請案件。

     然專利申請權人在向海外申請專利前,應主動事先報經國家知識產權局進行保密審查,否則,涵蓋該等研發成果的中國專利申請案將不被核准,即便該等專利申請案件經核准專利,仍可能遭致無效確認。

     保密審查必須先進行

     值得一提的是,保密審查在中國專利實務中,本已存在。根據專利法第四條規定(本條條文本次未修正),申請專利的發明及創造涉及國家安全或重大利益而需要保密的,按照國家有關規定辦理。

     舊法中存在的保密審查,並不需要申請人提出請求,其運作是由國家知識產權局主動進行相關審查的。

     全球目前研發活動中,有相當比例源自中國,台商及外商在中國設立研發團隊,也相當常見。針對在中國完成的發明,究應如何申請專利,成為當前企業所最關注的問題之一。

     為落實新專利法之實施,知識產權局目前正進行專利法實施細則及審查指南的修正,根據目前已知的修正草案內容,在2009年10月1日以後,針對在中國(不包括港、澳、台)完成的研發成果,其海外專利申請所牽涉的保密審查機制,執行方式重點如下:

     一、如申請人決定先向外國申請專利(包括外國專利局受理的一般申請案或國際申請案),應事先向國家知識產權局提出保密審查之請求,並詳細說明其技術方案,以踐行保密審查。

     二、如申請人決定在中國提出首件專利申請,並在之後向外國申請專利的,應在向外國申請專利前提出保密審查請求。

     申請人也可選擇首先提出一項Patent Corporation Treaty (PCT)國際申請案件,並以國家知識產權局作為PCT受理局;於此狀況下,於前述PCT國際申請案件提出時,視為已同時提出保密審查之請求(無須另行提交保密審查請求)。

     審查文書需用中文

     如申請人決定先向外國申請專利而請求保密審查時,申請人應提交請求書及技術方案的說明,前述檔應以中文製作,申請人可提交相應的外文本供審查委員參考。

     技術方案的說明應掌握兩個原則:(1)技術方案的說明應充分揭示技術方案; (2)技術方案的說明應與向申請專利的內容一致。技術方案的說明可以參考專利法實施細則相關規定撰寫,前述請求檔不符合規定的,視為請求保密審查請求未提出,請求人可重新提出保密請求。

     三、技術方案不須保密的,國家知識產權局將發出「保密審查通知書」,通知申請人可向外國申請; 在提出保密審查之日起四個月內,未收到「保密審查通知書」的,申請人可直接向外國提出專利申請。

     如技術方案可能須要保密的,國家知識產權局亦將發出「保密審查通知書」,通知申請人暫緩向外國申請,並在進一步確認後發出「保密審查決定通知書」; 在提出保密審查之日起六個月內,未收到「保密審查決定通知書」的,申請人可直接向外國提出專利申請。

     由於專利法實施細則及審查指南的修正尚未完成,前述保密審查機制之執行方式,仍須藉助未來實務執行予以明確化。

     實施細則未公布前的注意事項

     值得申請人注意的其他問題尚包括如下:

     1.因應經貿科技國際交流,研發成果活動的形式也日趨多樣化,共同研發活動已非少見,因此,發明人可能身處不同國家或地域,研發過程中的跨國活動亦屬常見,在此種狀況下,應如何研判所涉研發成果是否為「在中國完成研發成果」?

     2.除了中國以外,其他國家針對在各該國完成研發的技術方案,亦有類似保密審查及技術輸出管制相關機制,如研發成果之研發完成地點包括中國與前述國家,申請人應如何兼顧兩國法律規定,順利提出跨國專利申請?

     3.由前述保密審查機制以觀,向台灣提出專利申請視為向外國提出專利申請。換言之,針對在中國完成研發的研發成果,在向台灣提出專利申請前,亦須踐行保密審查。若申請人決定先向中國提出專利申請,在其向台灣提出專利申請時,因無法請求優先權,所以,申請人應及時提出保密審查申請,以及早在台灣提出專利申請並取得較早知申請日。

     保密審查絕大多數不涉國家機密

     4.針對在中國完成研發的研發成果,適當踐行保密審查成為確保中國專利有效性的重要前提。如未踐行相關規定,亦有可能引發國家保密法所涉其他法律責任。如何考量相關國家規定,規劃跨國專利申請策略,成為企業目前所關注的議題之一。

     5.跨國企業與其中國子公司或在中國的其他業務夥伴間之合作或權利轉讓等,如涉及在中國完成的研發成果,除了專利法所訂保密審查外,也應視狀況踐行規範技術輸出管制的其他相關法律規定。

     針對在中國完成研發的研發成果,新專利法雖首次規定了主動申請保密審查的機制,然如前所述,保密審查在中國並非全新的實務。

     國家知識產權局過去根據專利法第四條規定,針對申請專利的發明及創造是否涉及國家安全或重大利益而需要保密,已有審查過濾機制。

     事實上,根據過去的操作經驗,在所有的技術中,涉及國家安全或重大利益的,應屬有限。

     根據國家知識產權局的統計,在2008年進行的專利案件保密審查中,僅有175件屬於可能涉及國家安全或者重大利益而需要保密的專利申請,與2008年60萬件專利申請案量(不含外國來華的申請)相較,涉及國家安全或重大利益的專利案件比例極小。

     因此,與國外專利申請相關的主動保密審查請求中,預期絕大多數請求應不會涉及保密問題。

     根據國家知識產權局的統計,2009年10月間主動提出保密審查 (與國外專利申請相關聯的請求)的案件,約有130件,國家知識產權局多在極短時間內(數天內)完成保密審查並做成決定。

     國家知識產權局在若干公開宣傳場合中表示:該局瞭解申請人對於盡速保密審查的高度期待,該局針對保密審查請求,將會盡速進行即完成審查,以便申請人在向國外申請專利時能有更多的時間彈性。

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