考試資訊達人

智慧財產法院行政判決             97 年度行商訴字第 29 號
                                民國97年11月20日辯論終結
原      告  美商○○科學工業公司
           （E○○○ Sc○○○○ Industries, Inc.）
代  表  人  保○‧歐○○（Pa○ Ol○○ ）
訴訟代理人  陳長文  律師
            蔡瑞森  律師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  王○花（局長）
訴訟代理人  盧○民
參  加  人  韓商伊○○半導體股份有限公司
代  表  人  朴○歐
送達代收人  林○烽
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年6
月23日經訴字第09706108800 號訴願決定，提起行政訴訟，本院
判決如下︰
    主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
    事實及理由
一、事實概要：
    參加人韓商伊○○半導體股份有限公司前於93年4 月26日以
    「ESI」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品
    及服務分類表第40類之晶圓代工（晶圓蝕刻處理、半導體封
    裝處理、積體電路蝕刻處理）、快閃記憶體組裝、積體電路
    組裝、微控制電腦晶片組裝等服務，向被告申請註冊，經該
    局審查，核准列為註冊第1149694號商標（下稱系爭商標，
    如附件所示）。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1項
    第12、14款之規定，對之提起評定。案經被告審查，以97年
    3 月14日中台評字第950491號商標評定書所為「申請不成立
    」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年6月23日經
    訴字第09706108800號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本
    院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並判命被告應就
    95年12月14日註冊第1149694 號「ESI 」商標評定事件，作
    成評定成立，撤銷註冊之處分，而主張：
  (一)系爭商標與原告據以評定之第236488、236489、363170及36
    3203號「esi 」商標（下稱據以評定商標，如附件）構成近
    似，已為被告及訴願決定機關經濟部所確認，則本案之主要
    爭點為：原告之據以評定商標在系爭商標提出申請前是否
    已成為著名商標，及兩造商標之指定商品是否屬於類似商
    品或關係密切之商品。
  (二)就第一個爭點而言，原告欲陳明者為原告自西元1954年創用
    據以評定商標以來，即在美國本土及工業先進國家德國、日
    本及歐盟取得註冊及使用，為利「esi」產品在中華民國臺
    灣地區行銷，自西元1984年起即向被告申請准予註冊上開據
    以評定商標，有「esi 」商標世界各國註冊一覽表及相關註
    冊證影本共34份可證。另為拓展「esi 」商標在臺灣的市場
    ，原告在臺灣竹北設立辦公室及技術中心，以促銷「esi 」
    產品，由於品質精良，「esi 」產品在西元2000年榮獲國際
    半導體雜誌的「編輯精選- 最佳產品獎」，其相關使用證據
    如下：
    原告西元2000年至2003年在中華民國台灣地區所舉辦之促
      銷活動一覽表乙紙（證2 號）。
    西元2000年至2002年原告在台北世貿展覽館之參展照片及
      節目表共3份（證3 號）。
    原告竹北辦公室暨亞洲技術中心啟用慶祝典禮程序表、典
      禮照片、簡介摺頁及網路介紹共1份（證4號）。
    原告於西元2003年為臺灣客戶分別在高雄及新竹所舉辦的
      技術座談會報名表及會場照片、討論資料共1 份（證5 號
      ）。
    原告西元2000年至2006年在臺灣之收入統計表1 份（證6
      號）。
    原告於西元2000年榮獲國際半導體雜誌的「編輯精選-最
      佳產品獎」之宣傳單影本1紙（證7號），又另提呈原告西
      元2003、2004、2005年之年報影本共3 份（證8 號），從
      該等年報之財務報表經會計師認證) 可知原告自西元19
      99年至2005年之年淨銷售額如下：
      西    元        年淨銷售額
      1999          US$197,118,000（約合新臺幣6.4 億）;
      2000          US$299,419,000（約合新臺幣97億）;
      2001          US$471,833,000（約合新臺幣153億）;
      2002          US$162,885,000（約合新臺幣53億）;
      2003          US$136,885,000（約合新臺幣44億）;
      2004          US$207,242,000（約合新臺幣67億）;
      2005          US$233,371,000（約合新臺幣76億）;
      由上述資料可知，原告之據以評定商標已為臺灣半導體業
      界之著名商標，被告及原決定機關漠視原告之上述在臺行
      銷數據，率爾認定原告之據以評定商標非為著名商標，其
      處分及決定之論斷，顯有未洽。
  (三)又原告在亞洲、歐洲、美國自西元1997年至西元2006年第三
    季之淨收益總額為22,884,400,000美元（約合新臺幣74,500
    ,000,000元，證9 號），被告及原決定機關未考量如此龐大
    的行銷獲利數據，而逕予否定原告據以評定商標因廣於世界
    各地（包括臺灣）行銷而取得之著名地位，其處分及決定亦
    顯有違誤。
  (四)就第2個爭點即兩造商標產品之性質觀之，系爭商標之晶圓
    代工、電子產品之組裝服務與原告之雷射半導體測試產品同
    屬電子業且關係密切，因電子（半導體）產品的測試與組裝
    是必備程序，因此兩造商標產品屬類似服務/商品。以原告
    據以評定商標在全球獲得之高知名度，難謂從事於相關電子
    產品組裝業務之參加人不知悉據以評定商標係原告之著名商
    標，故系爭商標亦有違商標法第23條第1項第14款之規定，
    其理甚明。
  (五)原告在韓國成功地撤銷系爭商標，按依相同之事實及證據所
    作「著名商標」的判定應有其一致性，而不應因國家不同而
    否定原告著名商標的地位及其他國家商標主管機關之判斷。
    況且，據以評定商標係原告公司名稱的首字縮寫，係原告所
    首創的商標，使用超過半世紀之久，縱該他人可抗辯其「E
    」、「S」、「I」可代表許多不同的英文字的字首，若有他
    人使用相同之「ESI」，即顯有抄襲之嫌。
  (六)基於上述之事實及理由，足證被告之「評定不成立」處分及
    經濟部「訴願駁回」之訴願決定，無論認事用法均有嚴重違
    誤。
三、被告答辯聲明原告之訴駁回，並抗辯：
  (一)商標法第23條第1項第12款部分：
    系爭商標圖樣與原告據以評定商標圖樣相較，固屬構成近似
    之商標，惟原告於本案僅檢送美國商標註冊證影本1份，其
    餘則引用另案第1168573號商標（下稱另案系爭商標，如附
    件）異議案中檢送之證據資料。惟上開美國商標註冊證影本
    充其量僅能說明據爭商標首次使用於1954年，於美國取得註
    冊，其餘證據資料經被告另案中台異字第G00941394號商標
    異議審定書審認如下：
    1.商標註冊證影本雖可說明該商標於各國取得商標註冊之情
      形，惟關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍
      須參酌實際使用証據資料綜合論斷。
    2.原告2000年至2003年在臺灣地區舉辦之促銷活動一覽表一
      紙、2000年至2002年原告在臺北世貿展覽照片及節目表、
      竹北辦公室暨亞州技術中心啟用慶祝典禮程序表、典禮照
      片、簡介摺頁及網路資料、座談會報名表及會場照片、討
      論資料、宣傳單影本等證據資料，核該等證據資料僅能說
      明原告於2000年至2003年之4年間參與或舉辦過6次之活動
      ，而因該等活動知悉據爭商標者不明。
    3.原告2000年至2006年在臺灣之收入統計表及1997年至2006
      年第3季之淨收益總額統計表資料，核其形式乃電腦製作
      之表格，並無相關輔證資料，且無在臺灣之實際銷售收益
      客觀證據，尚難證明在另案系爭商標申請註冊（93年4 月
      26日）時，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍
      認知而臻著名。又系爭商標與另案系爭商標申請註冊日期
      相同，在系爭商標申請註冊日期之前，自亦難謂據爭商標
      已達著名之程度。況外文「ESI」非獨特之字詞，且國內
      外廠商亦有以外文「ESI」作為商標圖樣之一部分申准註
      冊，是其尚非原告獨創而具高度識別性。衡酌據爭商標識
      別性之程度、著名性之高低及創意等情，從而參加人以系
      爭商標申請註冊，尚無相同或近似於他人著名商標或標章
      有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之
      識別性或信譽之虞，揆諸上開說明，應無前揭條款規定之
      適用。
  (二)商標法第23條第1項第14款部分：
    商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之
    商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或
    其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同
    意申請註冊者，不在此限」。本款之適用應以二造商標指定
    使用於同一或類似商品或服務為要件。商品或服務類似之意
    義係指二個不同的商品或服務，在功能/ 性質、材料/ 內容
    、產製者/ 提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果
    標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，
    易使商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關
    聯之來源而言。本件系爭商標所指定使用之晶圓代工（晶圓
    蝕刻處理、半導體封裝處理、積體電路蝕刻處理）、快閃記
    憶體組裝、積體電路組裝、微控制電腦晶片組裝等服務，與
    原告據以評定註冊第236488、236489號商標所指定使用之「
    測量電特性－既電阻、電容、電感、電抗、消耗因數及其倒
    數、電壓、電流、相角、頻率、功率及功率因素之器具暨應
    屬本類之其他一切商品」；第363170、363203號商標所指定
    使用之「雷射產生器」商品及雷射產生器、測量各種電之特
    性（如電阻、電容、電感、電壓、電流等）之器具（詳如評
    定書理由）相較，前者所代工或組裝者為晶圓、快閃記憶體
    、積體電路、微控制電腦晶片等商品，而後者則屬檢測儀器
    商品或為發射雷射光之器具，二者無論商品用途、功能、材
    料、產製者等皆明顯有別，依一般社會通念及市場交易情形
    ，尚無使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源而致混淆
    誤認之虞，應非屬同一或類似，系爭商標之註冊，自無前揭
    條款規定之適用。
  (三)至原告訴稱對參加人於韓國之相同商標提起評定案件，業經
    該國主管機關評定為註冊無效，經核該案所主張事實理由、
    各國交易習慣、商標法制及審查基準尚有差異，是尚難據此
    執為本件評定案應為成立之論據。綜上，原處分洵無違誤，
    敬請駁回原告之訴。
四、參加人未到場，亦未提出任何書狀陳述意見。
五、兩造之爭點：
  (一)按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾
    混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之
    虞者」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服
    務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往
    來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，為商標法
    第23條第1 項第12款及第14款所明定。
  (二)參加人前於93年4月26日以「ESI 」商標，指定使用於商標
    法施行細則第13條所定商品及服務分類表第40類之晶圓代工
    （晶圓蝕刻處理、半導體封裝處理、積體電路蝕刻處理）、
    快閃記憶體組裝、積體電路組裝、微控制電腦晶片組裝等服
    務，向被告申請註冊，經該局審查，核准系爭商標。嗣原告
    以系爭商標有違商標法第23條第1項第12、14款之規定，對
    之提起評定。案經被告審查，以97年3 月14日中台評字第95
    0491號商標評定書所為「申請不成立」之處分。原告不服，
    提起訴願，經經濟部97年6 月23日經訴字第09706108800 號
    訴願決定駁回，原告仍不服，循序提起行政訴訟，並為事實
    欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
    據以異議商標在系爭商標提出申請前是否已成為著名商標
      而有商標法第23條第1 項第12款之適用？
    兩造商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之商品
      而有商標法第23條第1項第14款之適用？
  (三)經查：
    關於據以評定的商標在系爭商標提出申請前是否已成為著
      名商標而有商標法第23條第1項第12款之適用部分：
    系爭商標與原告據以評定「esi」（我國註冊第236488、3
      63170號）及「esi and device」（我國註冊第236489、3
      63203 號）等商標圖樣相較，均有外文「ESI 」，其間僅
      有字體大、小寫之些微差異，固屬構成近似之商標。
    惟按商標法第23條第1 項第12款規定之適用，係以據以評
      定商標已臻著名為其構成要件之一，是茍據以評定商標在
      系爭商標提出申請前非為著名商標，即無該款之適用。
    查本件據原告所檢送之「esi 」商標於澳大利亞、巴西、
      歐盟等20餘國家或地區之註冊資料影本，屬靜態權利表徵
      ，關於商標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參
      酌實際使用證據資料綜合論斷。而依原告其他所檢送之證
      據資料，其中西元2000年至2003年在臺灣地區舉辦之促銷
      活動一覽表、西元2000年至2002年原告在臺北世貿展覽照
      片及節目表、竹北辦公室暨亞州技術中心啟用慶祝典禮程
      序表、典禮照片、簡介摺頁及網路資料、座談會報名表及
      會場照片、討論資料、宣傳單、影本等證據資料，核該等
      證據資料僅能說明原告於西元2000年至2003年之4 年間參
      與或舉辦過6 場商品促銷活動、3 場展覽會、1 場辦公室
      及技術中心啟用典禮及2 場座談會，該等活動場次不多，
      國內多數相關業者或消費者能否因該等活動內容，知悉據
      以評定商標存在，尚屬有疑；又原告所提西元2000年至20
      06年在臺灣之收入統計表、西元2003年至2005年年報及西
      元1997年至2006年第3 季之淨收益總額統計表資料，查該
      等收益金額統計表，核其形式乃電腦製作之表格，且因原
      告未提供其他如商品銷售發票、行銷單據、進（出）口單
      據等輔助資料佐證，自無從認定該等銷售金額即為據以評
      定諸商標指定使用商品之實際銷售金額，是原告所檢送之
      證據資料尚難證明在本件系爭商標申請註冊時，據以評定
      商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。況外
      文「ESI 」非獨特之字詞，且國內外廠商亦有以外文「ES
      I 」作為商標圖樣之一部分申准註冊，是其尚非原告獨創
      而具高度識別性。衡酌據以評定商標識別性之程度、著名
      性之高低及創意等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚無
      相同或近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認
      之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，揆
      諸上開說明，應無前揭條款規定之適用。
    關於兩造商標之指定商品是否屬於類似商品或關係密切之
      商品而有商標法第23條第1項第14款之適用部分：
    商標法第23條第1項第14款規定之適用，除兩造商標相同
      或構成近似，復以使用於同一或類似商品或服務為要件之
      一。是苟兩造商標之指定商品非屬同一或類似，即無該款
      之適用。
    又所謂商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、
      材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標
      上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，
      易使商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有
      關聯，則此二個商品即存在類似的關係（「混淆誤認之虞
      」審查基準5.3.1參照）。
    查本件系爭商標所指定使用之晶圓代工（晶圓蝕刻處理、
      半導體封裝處理、積體電路蝕刻處理）、快閃記憶體組裝
      、積體電路組裝、微控制電腦晶片組裝等服務，與原告據
      以評定之註冊第236488、236489號商標所指定使用之「測
      量電特性－既電阻、電容、電感、電抗、消耗因數及其倒
      數、電壓、電流、相角、頻率、功率及功率因素之器具暨
      應屬本類之其他一切商品」；第363170、363203號商標所
      指定使用之「雷射產生器」商品及雷射產生器、測量各種
      電之特性（如電阻、電容、電感、電壓、電流等）之器具
      （詳如評定書理由及檢送之證據資料）相較，前者所代工
      或組裝者為晶圓、快閃記憶體、積體電路、微控制電腦晶
      片組裝等服務，而後者則屬檢測儀器商品或為發射雷射光
      之器具，二者無論商品用途、功能、材料、產製者等皆明
      顯有別，依一般社會通念及市場交易情形，尚無使消費者
      誤認其為來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，且
      晶圓代工之服務的提供與雷射產生器之商品沒有關連，雷
      射產生器之商品並非晶圓商品，僅係晶圓代工生產流程所
      使用之設備，亦無法滿足晶圓代工的需求，是系爭商標與
      據以評定商標應非使用於同一或類似商品，系爭商標之註
      冊，自無商標法第23條第1 項第14款之適用。
六、綜上所述，被告以系爭商標無商標法第23條第1項第12款及
    第14款規定之適用，所為申請不成立之處分，並無不法，訴
    願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及
    請求被告應就95年12月14日註冊第1149694 號「ESI 」商標
    評定事件，作成評定成立，撤銷註冊之處分，為無理由，應
    予駁回。至原告主張：美國專利商標局已認定參加人系爭商
    標與原告據以評定商標為使用於關係密切之商品，而駁回參
    加人之申請；另原告對參加人於韓國之相同商標提起評定案
    件，業經該國主管機關處分該商標註冊無效一節。經核，各
    國交易習慣、商標法制及審查基準互異，是尚難據此執為本
    件異議亦應成立之論據。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐
    一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中    華    民    國    97    年    12    月    4     日
                  智慧財產法院第二庭
                        審判長法  官  陳國成
                              法  官  陳忠行
                              法  官  曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中    華    民    國    97    年    12    月    4     日
                              書記官  王月伶