裁判字號:


98年行專訴字第14號



案由摘要:


發明專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 06 月 04 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 98 年度行專訴字第 14 號
民國 98 年 5 月 21 日辯論終結
原 告 勝○科技股份有限公司
代 表 人 劉○洲
訴訟代理人 何愛文 律師(兼送達代收人)
范清銘 律師
范銘祥 律師
被 告 經濟部
代 表 人 尹○銘(部長)
訴訟代理人 楊○滿
參 加 人 華○電子股份有限公司
代 表 人 杜○元
訴訟代理人 翁祖立 律師(兼送達代收人)
林芳如 律師
金○書 專利代理人
上列當事人間因發明專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年11月21日經訴字第09706116410號訴願決定,提起行政訴訟,
本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:緣原告勝○科技股份有限公司前於民國89年11月
22日以「積體電路堆疊構造及其製造方法(一)」向被告申請發
專利(下稱系爭專利),經被告編為第89124965號審查,
准予專利,並於公告期滿後,發給發明第145039號專利證書
。嗣參加人以其違反系爭專利核准時專利法第20條第2 項及
第71條第3 款之規定,不符發明專利要件,對之提起舉發。
案經原處分機關審查,於96年7 月5 日以(96)智專三(二)
04060 字第09620374570 號專利舉發審定書為「舉發不成立
」之處分。參加人不服,乃向被告提起訴願,經被告於97年
11月21日以經訴字第09706116410 號訴願決定為「原處分撤
銷,由原處分機關另為適法之處分」,原告不服,遂向本院
提起行政訴訟。
二、原告起訴主張:
(一)訴願決定針對系爭專利進步性之判斷顯有不備理由之處,應
予撤銷:
系爭專利之申請專利範圍第1項及第6項分別為獨立項,各有
其個別之技術特徵,訴願決定並未載明系爭專利申請專利
圍第1項及第6項個別之技術特徵與諸舉發證據等前案相較如
何不具進步性之個別理由,亦即訴願決定並未就每一申請
範圍各別判斷其進步性。且本件訴願決定理由於簡單描述
習知技藝、證據1、證據2之技術後,即直接論結「因此系爭
專利申請專利範圍第1項及第6項,為所屬技術領域具有通常
知識者,可運用習知技藝或證據1與證據2揭露之資訊輕易結
合者,即為運用申請前既有之技術或知識,而為熟習該項技
術者所能輕易完成者,應不具進步性云云,顯然未「依發明
所屬技術領域,以及申請專利當時之技術水準(the state
of the art),檢索申請當日之前之既有技術及/或知識作
為引證資料,以研判發明之技術手段之選擇與結合,對於熟
習該項技術者是否具有困難度」之基本原則,判斷本件之進
步性。訴願決定理由有關系爭專利申請專利範圍第1、6項相
較習知技藝或證據1與證據2如何不具進步性之理由中,並未
載明有關申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的
進步之相關理由,且亦未載有文獻之組合是否為熟習該項技
術者於申請當時所能輕易完成之相關理由。再者,針對習知
技藝或證據1與證據2等文獻之技術內容是否屬於類似、接近
或相關的技術領域(例如習知技藝之隔離層、證據1之間隙
層與證據2之接合間隙層三者之技術內容即明顯不同)等基
準所載之相關內容,訴願決定理由亦未載有相關論述。而針
對習知技藝或證據1與證據2等文獻如何組合成為系爭專利
及該等文獻有否提供文獻組合之教示等等判斷申請專利之發
明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步,以及文獻之組合
是否為熟習該項技術者於申請當時所能輕易完成之相關理由
,訴願決定理由亦未論述。
系爭專利核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利
法第20條第2項規定:「發明係運用申請前既有之技術或知
識,而為熟習該項技術者所能輕易完成時,雖無前項所列情
事,仍不得依本法申請取得發明專利。」依本條規定,應以
「熟習該項技術者」之標準來判斷進步性,與現行專利法第
22條第4項係採「其所屬技術領域中具有通常知識者依申請
前之先前技術所能輕易完成時」之判斷標準尚非一致。而依
據前揭專利審查基準第2章規定,「熟習該項技術者」係指
虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域之既有技
術及知識之人,其可用研究、開發等一般技術性手段(指依
據既有之技術或知識之基礎,經由邏輯分析、推理或試驗而
得之技術手段),並發揮一般創作能力。惟訴願決定理由謂
:「因此系爭專利申請專利範圍第1項及第6項,為所屬技術
領域具有通常知識者,可運用習知技藝或證據1與證據2揭露
之資訊輕易結合者,即為運用申請前既有之技術或知識,而
為熟習該項技術者所能輕易完成者,應不具進步性。」,其
中出現「所屬技術領域具有通常知識者」與「熟習該項技術
者」二用語,究二者為相同或不同之判斷標準?其標準是否
合於審定本件專利進步性問題所應適用之前述83年1月21日
修正公布之專利法第20條第2項之規定等,原訴願決定理由
均未論及,顯見其未意識到專利法新舊變更之問題,復未說
明本專利於申請時,熟習該項技術者可以輕易結合之理由,
尤見其認事用法,顯有違誤。
(二)系爭專利各申請專利範圍相較舉發證據,並非運用申請前既
有之技術或知識,而為熟習該項技術者所能輕易完成者,確
實具備進步性專利要件:
習知技藝(系爭專利圖1 參照)係一種積體電路堆疊構造,
包括有一基板(10)、一下層積體電路(12)、一上層積體
電路(14)、複數個導線(16、17)及一隔離層(18)。下
層積體電路(12)係設於基板(10)上,上層積體電路(14
)係藉由隔離層(18)疊合於下層積體電路(12)上方,使
下層積體電路(12)與上層積體電路(14)形成一適當之間
距(20)。習知技藝(系爭專利圖1 參照)與系爭專利相較
:習知技藝未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項一上層積體
電路(48),係疊合於該下層積體電路(32)之第二表面(
36)上,藉由該黏著液(44)與下層積體電路(32)黏合固
定,「且藉由該填充元件(46)之阻隔,使該下層積體電路
(32)與該上層積體電路(48)間形成一適當之間距(50)
」技術特徵,亦未揭露系爭專利申請專利範圍第6 項「提供
一具有黏著液(44)及填充元件(46)之黏著層(42)於該
下層積體電路上(32);將一上層積體電路(48)疊合於該
下層積體電路(32)上,藉由該黏著層(42)與該下層積體
電路(32)黏合,且藉由該填充元件(46)之阻隔,使該下
層積體電路(32)與該上層積體電路(48)間形成一適當之
間距(50)」技術特徵。而系爭專利將黏著液(44)與填充
元件(46)混合在一起成為一黏著層,使上層積體電路(48
)與下層積體電路(32)黏合時,可同時使上層積體電路(
48)與下層積體電路(32)形成一間距(50),而複數條導
線(40)則恰位於間距(50)內,不致被上層積體電路(48
)壓損,具有便於將上、下兩積體電路予以黏著堆疊之功效
,相較習知技藝,系爭專利顯然係在技術發展空間有限之領
域中,在技術上有微小的改進,依前開審查基準之規定得視
為具有「顯然的進步」,而非為熟習該項技術者所能輕易完
成。準此,依系爭專利核准審定時所適用之83年1月21日修
正公布之專利法第20條第2項以及審查基準規定,系爭專利
申請專利範圍第1及6項應具進步性。
證據1 (見其中之圖1 )係一種積體電路堆疊構造,包括有
一基板(12)、第一晶片(18)、第二晶片(28)、複數條
接合線(44)及一黏著層(38)。第一晶片(18)係設於基
板(12)上,第二晶片(28)係藉由黏著層(38)疊合於第
一晶片(18)上方,使第一晶片(18)與第二晶片(28)形
成一適當之間距。證據1 與系爭專利相較:證據1 未揭露系
專利申請專利範圍第1 項及第6 項之藉由該填充元件(46
)之阻隔,使該下層積體電路(32)與該上層積體電路(48
)間形成一適當之間距(50)技術特徵。而系爭專利使上層
積體電路(48)與下層積體電路(32)形成一間距(50),
而複數條導線(40)則恰位於間距(50)內,不致被上層積
體電路(48)壓損,具有便於將上、下兩積體電路予以黏著
堆疊之功效,相較證據1 ,系爭專利顯然係在技術發展空間
有限之領域中,在技術上有微小的改進,依前開審查基準之
規定得視為具有「顯然的進步」,而非為熟習該項技術者所
能輕易完成。
證據2 (見其中之圖1 )揭露用於將半導體裸晶(10、材料
為矽)連結至一基材(12、材料如陶瓷)的一種黏著接合材
料(1 4 ),該黏著接合材料(14)包括複數個散佈於其中
的黏著間隙元件(16)。依證據2 說明書第1 欄第40至65行
所述,如果接合線厚度(Bond line thickness )充足,合
成的接合(The resultant bond)會展現對裸晶與基材之間
熱延展差異的良好阻抗,並會產生具有高拉伸強度的接合…
為了矽裸晶與陶瓷基材之間適當的接合,接合線厚度需隨著
接合表面面積的增加而比例地增加,故證據2中的黏著間隙
元件(16)所提供的接合線厚度是為了材料迥異的兩者(例
如矽以及陶瓷)之間熱延展差異,提供良好阻抗。證據2與
系爭專利相較:證據2未揭露系爭專利申請專利範圍第1項及
第6項藉由該填充元件(46)之阻隔,使該下層積體電路(
32)與該上層積體電路(48)間形成一適當之間距(50)技
術特徵;即證據2黏著間隙元件(16)係用於連結材料不同
之半導體裸晶(10、材料為矽)及一基材(12、材料如陶瓷
);而系爭專利填充元件(46)係用於連結材料相同之上層
積體電路(48)及下層積體電路(3 2)。而系爭專利使上
層積體電路(48)與下層積體電路(32)形成一間距(50
),而複數條導線(40)則恰位於間距(50)內,不致被上
層積體電路(48)壓損,具有便於將上、下兩積體電路予以
黏著堆疊之功效,相較證據2,系爭專利顯然係在技術發展
空間有限之領域中,在技術上有微小的改進,依前開審查基
準之規定得視為具有「顯然的進步」,而非為熟習該項技術
者所能輕易完成。
習知技藝、證據1 、2 均未揭露系爭專利申請專利範圍第1
項及第6 項藉由該填充元件(46)之阻隔,使該下層積體電
路(32)與該上層積體電路(48)間形成一適當之間距(5
0 )技術特徵已如上述,因此就系爭專利的該技術特徵而言
,習知技藝、證據1 、2 均不可能提供該技術特徵組合的教
示。
(三)系爭專利相較習知技藝、證據1、2具有「突出的技術特徵」
或「顯然的進步」,故具備進步性:
按目前的科技產品多以輕、薄、短、小為其訴求,為符合此
一需求,積體電路的體積越小越理想。如證據2所針對之技
術領域,係就「材料迥異的兩者(如陶瓷基板與矽半導體)
之間熱延展差異」問題,提供「良好阻抗」之解決方式(見
證據2說明書第40至65行之說明),並非屬於積體電路堆疊
之技術領域,故依證據2專利所生產之產品,對於二片以上
之積體電路,只能並列式地電連接於面積有限的電路板上,
故積體電路在電路板的容置數量無法有效地提昇,顯然無法
達到前述更為輕、薄、短、小之訴求。此外,將若干個積體
電路予以疊合使用,雖可符合輕、薄、短小的訴求,然而如
無適當間距,上層積體電路將會壓到下層積體電路之導線,
以致將影響到下層積體電路之訊號傳遞。因此,系爭專利
明書圖一(以下稱習知技藝)及如證據1之積體電路堆疊構
造,乃相應而生;惟習知技藝在製造上必須先製作隔離層,
再將其黏著於下層積體電路上,而後再將上層積體電路黏著
於隔離層上,其製造程序較為複雜,生產成本較高。而證據
1 之構造,則係以黏著層取代習知技藝之隔離層,以使上、
下二層積體電路形成適當間距;惟由於該黏著層中間欠缺填
充元件,故難以避免左厚右簿、左簿右厚等厚簿不一的問題
,致影響疊合的效果。有鑑於此,系爭專利乃針對上述習知
技藝之缺失予以改良,使其製造上更為便利,而降低生產成
本。
系爭專利之主要技術特徵在於具有一基板,該基板上具有一
下層積體電路以及一上層積體電路,兩層積體電路間藉由黏
著液及填充元件黏著,且藉由該填充元件使該下層積體電路
與該上層積體電路間形成一適當之間距,以供設置複數條導
線。習知技藝的兩層積體電路之間雖然也有間距,但是該間
距並非如系爭專利係由黏著液及填充元件黏著而形成,而是
以較不經濟的「隔離物」隔出,故系爭專利有顯然的進步,
因此系爭專利申請專利範圍第1、6 項相較習知技藝具有進
步性。證據1二片積體電路中間的間距係以黏著層隔開,但
是會有黏著不平均時導致間距左右高低不平的缺點,證據2
之目的係為了矽裸晶與陶瓷基材之間適當的接合,其目的在
使材料迥異的兩者(而非兩片積體電路)之間熱延展差異,
提供良好阻抗,與系爭專利係在構成適當間距以供設置複數
條導線之目的不同,不可能提供系爭專利之教示,因此系爭
專利申請專利範圍第1、6項相較證據1、2亦具有進步性。亦
即,系爭專利所屬積體電路堆疊技術領域實係一技術發展空
間有限之領域,且系爭專利改良習知技藝之缺失,而在技術
上有微小的改進,依上開審查基準之規定,視為具有「顯然
的進步」,因此應具進步性。再者,在系爭專利所屬積體電
路堆疊技術領域中,系爭專利突破熟習該項技術者長久根深
蒂固存在之上、下層積體電路隔離技術,而發展出較佳之解
決方案,依上開審查基準之規定,應視為具有「顯然的進步
」,因此亦具進步性。
習知技藝、證據1之技術內容相較於證據2,應屬於非接近的
技術領域,依上開審查基準之規定,習知技藝與證據2、或
證據1與證據2之組合,視為非能輕易完成:
習知技藝、證據1之技術內容屬積體電路堆疊技術領域,
而證據2所針對者並非積體電路堆疊技術領域,因此習知
技藝、證據1之技術內容相較於證據2,屬不同之技術領域

證據2之目的係為了矽裸晶與陶瓷基材之間適當的接合,
其目的在使材料迥異的兩者 (而非兩片積體電路)之間熱
延展差異,提供良好阻抗,已如前述,與習知技藝、證據
1係為了在材料相同的兩層積體電路之間形成間距之目的
完全不同,其解決發明問題之方式應屬不同,故技術領域
應非接近。
此外,證據1 之黏著層(38)之材料為樹脂等電絕緣材料
(參其說明書第2 欄第67行以下:Example materials
for adhesive 38 include epoxies and tape. Most
preferred is a thermoplastic tape …)而證據2 之黏
著接合材料(14)為例如銀- 玻璃黏膠,其黏著間隙元件
(16)則由例如合金製成(參其申請專利範圍第2 項:
wherein said adhesive paste composition is a
silver -glass paste for attaching a semi-conduct
or die to a ceramic substrate and said spacer
elements are collapsible balls made from an alloy
consisting of 49%Bi, 21%In, 18%Pb, and 12%Sn, by
weight)二者皆非電絕緣材料。因此,證據1 之黏著層與
證據2 之黏著間隙元件,前者為電絕緣材料組成,後者並
未揭示其為電絕緣材料組成,其選用材料之不同實係發明
目的與解決發明問題之方式之不同所致,且選用材料之不
同其作用亦完全不同,應用領域也不同,易言之,二者之
技術領域顯非接近。
最後,證據2在矽裸晶與陶瓷基材兩層之間並無導線之設
置(詳其說明書圖1),故其無須如習知技藝或證據1般留
設導線之容置空間,因此,證據2與習知技藝或證據1間,
其發明目的與解決發明問題之方式並不相同,其技術領域
難稱接近。
準上所述,習知技藝、證據1之技術內容相較於證據2,應
屬於非接近的技術領域,故習知技藝、證據1、證據2並無
法提供組合習知技藝、證據2,或組合證據1、2之組合教
示,因之,尚無從以習知技藝、證據2之組合,或證據1、
2之組合,證明系爭專利申請專利範圍第1、6項不具備進
步性。反面言之,習知技藝與證據2、或證據1與證據2之
組合,即應視為非能輕易完成,因此系爭專利具進步性。
(四)並聲明:訴願決定撤銷。被告對於第09706116410 號訴
願案,應為訴願駁回之決定。
三、被告辯稱:
(一)系爭專利申請專利範圍共有9 項,其中第1 項及第6 項為獨
立項,餘為附屬項。又依系爭專利說明書第5 頁所載,其發
明特徵在於該積體電路堆疊構造包括,一基板;下層積體電
路,係黏設於該基板上,複數條導線,其一端電連接於該下
層積體電路上,另一端電連接於該基板;一黏著層,係塗佈
於該下層積體電路上,其包括有黏著液及填充元件;及一上
層積體電路,係疊合於該下層積體電路之第二表面上,藉由
該黏著液與下層積體電路黏合固定,且藉由該填充元件之阻
隔,使該下層積體電路與該積體電路間形成一適當之間距。
第1 項係提供一種積體電路堆疊構造(圖2 ),其包括有:
一基板(24),該基板具有一第一表面(26)及一第二表面
(28),該第一表面形成有一訊號輸入端(29),該第二表
面形成有一訊號輸出端(30);一下層積體電路(32),其
設有一第一表面(34) 及一第二表面(36),該第一表面
係黏設於該基板之第一表面上,該第二表面具有複數個焊墊
(38);複數條導線(4 0 ),其一端電連接於該下層積體
電路(32)之焊墊(38)上,另一端電連接於該基板(24)
之訊號輸入端(29);一黏著層(42),係塗佈於該下層積
體電路(32)之第二表面(36),其包括有黏著液(44)及
填充元件(46);一上層積體電路(48),係疊合於該下層
積體電路(32)之第二表面(36)上,藉由該黏著液(4 4
)與下層積體電路(32)黏合固定,且藉由該填充元件(46
)之阻隔,使該下層積體電路(32)與該上層積體電路(48
)間形成一適當之間距(50)。第6 項係提供一種積體電路
堆疊構造之製造方法,其包括下列步驟:提供一基板(24)
;一下層積體電路(32)設於該基板(24)上;複數條導線
(40)電連於該下層積體電路(32)與該基板(24)上;提
供一具有黏著液(44)及填充元件(46)之黏著層(42)於
該下層積體電路上(32);將一上層積體電路(48)疊合於
該下層積體電路(32)上,藉由該黏著層(42)與該下層積
體電路(32)黏合,且藉由該填充元件(46)之阻隔,使該
下層積體電路(32)與該上層積體電路(48)間形成一適當
之間距(50)等。
(二)習知技藝(系爭專利圖一)已揭露第二晶片(14)係藉由一
隔離層(18)疊合於第一晶片(12)上方,使第二晶片(14
)疊合第一晶片(12)時,不致壓損下層之複數導線,其所
述隔離層(18),用途即在於維持第一與第二晶片接合後之
間隙,即可達成導線接合(16、17)時所需要之間隙高度,
不至於被第二晶片(14)壓塌。又證據1 圖一左側已揭露,
第二晶片(28)係藉由一間隙層(38)疊合於第一晶片(18
)上方,使第二晶片疊合第一晶片時,不致於壓損下層之複
數個接合線路(44);證據1 所述多晶片模組,其中採用一
間隙層進行接合(圖一左側之38及圖一右側之52與30),並
可在基板上堆疊之晶片間維持一接合高度,以保持接合線路
(證據1 圖中基板上方左側MCM 之50、44及右側MCM 之50、
56)所需之高度。另證據2 之發明背景依其說明書第一欄第
5 至第10行所載,主要為思考半導體元件構裝時接合間隙之
控制,而其發明目的在於藉由接合間隙層之組成,來控制接
合介面間之間隙高度,且於說明書第二欄第35行至第43行已
說明證據2 內容係一含有接合膠材與複數個散佈於接合膠材
中之填充體組成之接合設計,其中可藉由膠材中填充體尺寸
來控制兩接合介面於接合製成後之間距。
(三)比對系爭專利(第1 項及第6 項獨立項)與習知技藝、證據
1 及2 :習知技藝所揭示之技術特徵與系爭專利所述整合黏
合層(44)與填充元件(46)所欲達到之功效相同,即二者
皆同為欲維持第一與第二晶片接合後之間隙,即可達成導線
接合(40)時所需要之間隙高度,而不致於被第二晶片(48
)壓塌。又證據1 採用間隙層進行接合並在堆疊之晶片間維
持一接合高度,以保持接合線路所需要之高度,其所欲達成
之功效與系爭專利欲達成之效相同。證據2 在間隙層設計方
法(接合膠材與複數個散佈於接合膠材中之填充體組成之接
合設計)及所欲達成之目的功效(藉由接合間隙層之組成,
來控制接合介面間之間隙高度。)亦相同。
(四)習知技藝與證據1 中既已揭露晶片堆疊技術及因應堆疊晶片
間距控制,採用一間隙層進行堆疊組裝之方法。而證據2 已
揭露為達到控制晶片組裝於下層基板上表面時之間距,採用
於接合膠材中添加可控制間隙高度之填充體之作法;則系爭
專利申請專利範圍第1 項提供一種積體電路堆疊構造及第6
項係提供一種積體電路堆疊構造之製造方法之技術特徵,乃
為熟習該項技術者運用申請前既有之習知技藝或證據1 與證
據2 所揭露資訊之結合,所能輕易完成者,應不具進步性。
則原處分機關所為認定系爭專利應具進步性之理由,即有違
法不當之處,應重新審查;又系爭專利之獨立項既有違反進
步性之要件,則原處分機關認定其附屬項第2 項至第5 項及
第7 項至第9 項應具進步性之理由亦有不妥,應一併重新審
查。
(五)至原告所述被告機關對系爭專利進步性之判斷顯有不備理由
之處乙節。查被告機關就系爭專利是否具進步性,已於訴願
決定書第6 頁先敘明系爭專利申請專利範圍第1 項及第6項
所載技術特徵,再於第7 頁說明習知技藝、證據1 及證據2
所揭露之技術特徵,並與系爭專利比對,而認習知技藝或證
據1 與證據2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項及
第6 項獨立項不具進步性,並無理由不備之處。又83年1 月
21日修正公布之專利法第20條第2 項所定「熟習該項技術者
」係指「a person skilled in the art 」,其意為所屬技
術領域中具有通常知識之人之能力,故本部在92年2 月6日
修正專利法22條第4 項時,乃將原「熟習該項技術者」修正
為「所屬技術領域中具有通常知識者。」(參見該第22條第
4 項修正理由),是「所屬技術領域具有通常知識者」與「
熟習該項技術者」二用語,應為相同之意義。另訴願決定並
未認證據3 或4 或其等與習知技藝、證據1 、2 之組合可證
明系爭專利不具進步性,是原告所述,尚不足採。
(六)綜上所述,習知技藝或證據1 與證據2 可證明系爭專利申請
專利範圍第1 項及第6 項獨立項不具進步性,且系爭專利
專利範圍第2-5 及第7-9 項附屬項是否具進步性,亦應一
併重新審查,從而原處分機關審認該等證據之組合尚難證明
系爭專利不具進步性,所為「舉發不成立」之處分自有未洽

(七)並聲明:駁回原告之訴。訴訟費用由原告負擔。
四、參加人主張:
(一)訴願決定具體載明系爭專利不具進步性之理由,並無不備理
由之情事。
訴願決定書謂:「習知技藝(系爭專利圖1)所述之隔離層
(18),用途即在於維持第一與第二晶片接合後之間隙,即
可達成導線接合(16、17)時所需要之間隙高度,而不至於
被第二顆晶片(14)壓塌。其與系爭專利所述整合黏合層(
44 ) 與填充元件(46)所欲達到之功效相同」、「證據1
所欲達成之功效是與系爭專利欲達成之功效相同;但在方法
特徵上,證據1 係採用塊狀物作為間隙層,而系爭專利係採
用黏著液(系爭專利圖2 之44)中含有填充元件(系爭專利
圖2之46 )之方法作為間隙層,為兩者差異之處。」及「以
證據2 與系爭專利比較,在間隙層之設計方法實為相同,欲
達成之目的功效也相同,雖然證據2 所述之圖示為IC與基板
之間,而系爭專利則強調於堆疊之IC與IC之間,但於IC及IC
間堆疊間隙之形成概念,則已於習知技藝及證據1 中揭露。
」之理由及證據,因而達成「因此,系爭專利申請專利範圍
獨立項第1 項提供一種積體電路堆疊構造及第6 項係提供一
種積體電路堆疊構造之製造方法,為所屬技術領域中具有通
常知識者,可運用習知技藝或證據1 與證據2 揭露之資訊輕
易結合者,即為運用申請前既有之技術或知識,而為熟習該
項技術者所能輕易完成,應不具進步性」之結論。是以,本
件訴願決定書已敘明其理由及證據,並依據邏輯分析,及論
理與經驗法則,而獲得「系爭專利申請專利範圍獨立項第1
項及第6 項應不具進步性」之結論。且舉發審定書第3 頁及
訴願決定書第2 、3 頁明揭證據1 至4 之專利案公告早於系
專利申請日,固此,引證資料為系爭專利申請日之前之既
有技術及知識。原告刻意忽略訴願決定書第7 頁末2 行至第
9 頁第8 行之理由及證據,憑空指摘訴願決定書之理由不合
論理法則,實不可採。
被告機關係以舉發證據之組合作為分析比對,且舉發證據之
組合均與系爭專利所欲達成之目的功效相同,認為系爭專利
不具進步性。而原告則以切割個別證據比較結果,做為系爭
專利具有進步性之理由,漏未就舉發證據為整體判斷,且未
能具體提出系爭專利更具突出的技術特徵、顯然進步,及不
易由邏輯分析、推理或試驗而得之理由。是故,原告系爭
具進步性之推論難謂合理。
(二)系爭專利之申請專利範圍第1項及第6項,得結合證據1、2或
結合習知技藝(系爭專利圖1)及證據2,予以呈現,係屬運
用申請前既有之技術或知識,而為熟知該項技術者所能輕易
完成,故欠缺進步性:
證據1至少已揭示「藉由一黏著層使上層積體電路與下層積
體電路黏合時,可同時使上層積體電路與下層積體電路形成
一間距,而複數條導線恰位於間距內,不致被上層積體電路
壓損,具有便於將上、下兩積體電路予以黏著堆疊之功效」
之技術特徵。證據1之發明摘要亦明白揭示:該黏著層(38
)之厚度係大於連接至該第一晶片(18)之第一導線(44)
之高度,使該第一導線(44)位於該適當之間距內,以避免
上層之第二晶片(28)接觸該第一導線(44)而造成元件之
損壞(the thickness of the adhesive layer being
greater than the loop height to displace the second
chip base face in a non-contacting relationship
above and with respect to the first wires)。質言之
,證據1雖未揭示「於黏著層中使用填充元件來維持適當之
間距」之技術特徵。惟至少已揭示「藉由一黏著層使上層積
體電路與下層積體電路黏合時,可同時使上層積體電路與下
層積體電路形成一間距,而複數條導線恰位於間距內,不致
被上層積體電路壓損,具有便於將上、下兩積體電路予以黏
著堆疊之功效」之技術特徵。亦即,證據1與系爭專利之技
術特徵差異,僅在證據1之黏著層(38)中未散佈填充元件
,而系爭專利係以填充元件散佈於黏著液(相當於證據1的
黏著層38) 中,加強對上層積體電路之支撐,維持上、下
層積體電路間之接合厚度(或適當間距)。
證據2已揭示具有與系爭專利之填充元件相同技術特徵之間
隙元件,查證據2 所揭示之間隔元件(spacer elements)
(16) 散佈於黏著劑中,可用於系爭專利所屬之積體電路
封裝技術領域。證據2之說明書謂:該發明之背景係為半導
體元件構裝時接合間隙之控制(control of the bonding
line thickness)(參該說明書第一欄第5至第10行);又
發明目的主要在於藉由接合間隙層之組成,以控制接合介面
間之間隙高度(參該說明書第二欄之第24至第28行);另證
據2 之內容係一含有接合膠材與複數個散佈於接合膠材中之
填充體組成之接合設計,並得藉由膠材中填充體尺寸來控制
兩接合介面於接合製程後之間距(參該說明書第二欄之第35
至43行)。是以,相較證據2 與系爭專利,在間隙層之設計
方法實為相同,欲達成之目的功效也相同。縱證據2 所述之
圖示為IC與基板之間,與系爭專利強調於堆疊之IC與IC間有
所差異,惟於IC及IC間堆疊間隙之形成概念,則已於習知技
藝及證據1 中揭露。
系爭專利所揭露之技術特徵及功效,未脫離或超出證據1、2
結合後之技術範疇及效果:
由於證據2係利用間隙元件散佈於黏著劑中,以加強對上
方元件的支撐力,可解決證據1僅有黏著劑(即證據1之黏
著層38)支撐上方元件,較無法維持接合厚度之問題。
是以,熟習該技術者,依據當時已公開之證據2 所揭露「
間隙元件散佈於黏著劑中,可用於系爭案所屬之積體電路
封裝技術領域,在二被黏著的元件間可提供所需要的接合
厚度或適當之間距,藉由足夠堅固之間隙元件於黏著劑中
支撐上方之矽晶片,以維持所要之接合厚度」的技術特徵
,即可利用證據2之間隙元件散佈至證據1的黏著層中,形
成具有間隙元件的黏著層,黏合並間隔上、下層積體電路
之間,以增強證據1之黏著層對上層積體電路的支撐,即
可解決系爭專利所欲解決之問題,而呈現系爭專利之技術
內容及效果。
換言之,熟習系爭專利技術者得輕易將證據2 散佈於黏著
劑中的填充元件(16),結合至證據1間隔於上、下層積
體電路間的黏著層(38)中,而形成系爭專利所揭露「藉
由一具有填充元件之黏著層使上層積體電路與下層積體電
路黏合時,可同時由填充元件使上層積體電路與下層積體
電路形成一適當之間距,而複數條導線恰位於間距內,不
致被上層積體電路壓損,具有便於將上、下兩積體電路予
以黏著堆疊之功效」之技術特徵與功效。
(三)相較於組合證據(即習知技藝與證據2、證據1與2),原告
未能證明系爭專利係屬技術發展空間有限之領域,亦未能提
出在技術上有何種微小的改進:
原告主張習知技藝、證據1、2、3、4均未揭露系爭專利申請
專利範圍第1 項及第6 項藉由該填充元件之阻隔(46),使
該下層積體電路(32)與該上層積體電路(48)間形成一適
當之間距(50)技術,相較之下,系爭專利顯然係在技術發
展空間有限之領域中,在技術上有微小的改進,依專利審查
基準規定得視為具有顯然進步,因此,習知技藝、證據1 、
2 、3 、4 不可能提供該技術特徵組合之教示云云,而認為
相較於組合證據(即習知技藝與證據2 、證據1 與2 ),系
專利具進步性。
惟原告如欲主張系爭專利具有「顯然的進步」,尚需證明系
專利屬於「技術發展空間有限之領域」,倘成立,則再究
系爭專利是否具有「微小改進」,始可主張其具有「顯然的
進步」。然而,原告未證明系爭專利是否屬於「技術發展空
間有限之領域」及何處具有「微小改進」,而逕認為系爭
專利進步性之詞,不足採信。
(四)參加人另曾就系爭專利之相應美國專利第6441496 號,向美
專利商標局(USPTO )提出複審(reexamination )之要
求。參加人亦提出相同之習知技藝(系爭專利圖1 ,APA )
、證據1 (Ball專利)及證據2 (Dershem 專利)主張該美
專利無效。而美國專利商標局(USPTO )審查委員肯認證
據2 所揭露之間隔元件與習知技藝或證據1 的上下晶片間之
黏著接合材料相結合,用來維持兩積體電路之間隙,於系爭
專利發明當時是顯而易見的。
(五)並聲明:駁回原告之訴。訴訟費用由原告負擔。
五、本院查:
(一)系爭專利申請日為89年11月22日,經被告審查後,於90年9
月5日核准審定准予專利,是以系爭專利是否有應撤銷之原
因,自應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之
法(下稱核准時專利法)為斷。其次,原告於96年4月4日
更正申請專利範圍,刪除原申請專利範圍第4項及第9項,經
被告審查認為該更正本與90年10月11日之公告本比較,為申
專利範圍減縮之更正,並未超出申請時原說明書或圖式所
揭露之範圍,且未實質擴大或變更申請專利範圍,符合現行
專利法第64條第1 項第1 款及第2 項之規定准予更正,原告
就此亦未爭執,是以本件自應就96年4 月4 日更正並公告之
申請專利範圍予以審究。
(二)按發明,係指利用自然法則之技術思想之高度創作,核准時
專利法第19條定有明文。又發明係運用申請前既有之技術或
知識,而為熟習該項技術者所能輕易完成時,不得依專利
申請取得發明專利,同法第20條第2 項亦有明文。而發明有
違反第20條第2 項規定之情事者,任何人得附具證據,向
專責機關提起舉發(同法第71條第1 項第1 款、第72條第
1 項規定參照)。準此,系爭專利有無違反核准時專利法第
20條第2 項所定情事而應撤銷其發明專利權,依法應由舉發
人(即參加人)附具證據證明之,倘其證據足以證明系爭
有違前揭專利法之規定,自應為舉發成立之處分。此外,
原處分認系爭專利申請專利範圍第1 項及第6 項具進步性,
而訴願決定則認系爭專利申請專利範圍第1 項及第6 項為所
屬技術領域中具有通常知識者可運用習知技藝或證據1 與證
據2 揭露之資訊輕易結合,應不具進步性,而撤銷原處分,
惟未就系爭附屬項逐一探究,是以本件主要爭點為:96年4
月4 日更正後之系爭專利申請專利範圍第1 項、第6 項是否
為熟習該項技術者運用習知技藝(即系爭專利圖一)或證據
1 與證據2 之技術或知識所能輕易完成?
(三)查系爭專利更正後申請專利範圍共9 項,其中第1 、6 項為
獨立項,其餘為附屬項。
第1項為:「一種積體電路堆疊構造(圖2參照),其包括有
:一基板(24),該基板具有一第一表面(26)及一第二表
面(28),該第一表面形成有一訊號輸入端(29),該第二
表面形成有一訊號輸出端(30);一下層積體電路(32),
其設有一第一表面(34 )及一第二表面(36),該第一表
面係黏設於該基板之第一表面上,該第二表面具有複數個焊
墊(38);複數條導線(40),其一端電連接於該下層積體
電路(32)之焊墊(38)上,另一端電連接於該基板(24)
之訊號輸入端(29);一黏著層(42),係塗佈於該下層積
體電路(32)之第二表面(36),其包括有黏著液(44)及
填充元件(46);一上層積體電路(48),係疊合於該下層
積體電路(32)之第二表面(36)上,藉由該黏著液(44)
與下層積體電路(32)黏合固定,藉由該填充元件(46)之
阻隔,使該下層積體電路(32)與該上層積體電路(48)間
形成一適當之間距(50)。」。
第6項為:「一種積體電路堆疊構造之製造方法,其包括下
列步驟:提供一基板(24);一下層積體電路(32)設於該
基板(24)上;複數條導線(40)電連於該下層積體電路(
32)與該基板(24)上;提供一具有黏著液(44)及填充元
件(46)之黏著層(42)於該下層積體電路上(32);將一
上層積體電路(48)疊合於該下層積體電路(32)上,藉由
該黏著層(42)與該下層積體電路(32)黏合,且藉由該填
充元件(46)之阻隔,使該下層積體電路(32)與該上層積
體電路(48)間形成一適當之間距(50)。」。
(四)經查,系爭專利說明書圖1 (習知技藝)及系爭專利說明書
第4 頁發明說明揭示「習知一種積體電路堆疊構造,請參閱
圖一,其包括有一基板(10)、一下層積體電路(12)、一
上層積體電路(14)、複數個導線(16、17)及一隔離層(
18 ) 。下層積體電路(12)係設於基板(10)上,上層積
體電路(14)係藉由隔離層(18)疊合於下層積體電路(12
)上方,使下層積體電路(12)與上層積體電路(14)形成
一適當之間距(20),如是,複數個導線(16)即可電連接
於下層積體電路(12)邊緣,使上層積體電路(14)疊合於
下層積體電路(12)上時,不致於壓損下層之複數個導線(
17 ) 。」(見NO1 舉發卷第61頁),證據1 為美國西元
1994 年6月21日公告之第5323060 號「Multichip module
havin g a stacked chip arrangement」專利案,其揭示一
多晶片堆疊模組,包括有一基板(12)、第一晶片(18)、
第二晶片(28)、複數條接合線(44)及一黏著層(38)。
第一晶片(18)係設於基板(12)上,第二晶片(28)係藉
由黏著層(38)疊合於第一晶片(18)上方,黏著層(38)
具有一厚度(40),使第一晶片(18)與第二晶片(28)形
成一適當之間距。經比對系爭專利第1 項與習知技藝及證據
1 ,習知技術係藉由隔離層(18)之結構,使上、下層積體
電路維持一適當間距,證據1 係在一多晶片模組中藉由具有
一厚度之黏著層(38)來達成第一、二晶片間距有一間距。
而系爭專利係藉由一具有黏著液(44)與填充元件(46)之
黏著層使上、下積體電路黏合固定,藉由該填充元件之阻隔
,使該下層積體電路與該上層積體電路間形成一適當之間距
(50),習知技藝及證據1 與系爭專利之不同在於形成晶片
間間距之結構材料不同。
(五)次查,證據2 為美國西元1993年8 月3 日公告之第5232962
號「Adhesive bonding composition with bond line
limiting spacer system」專利案,證據2 說明書之「發明
摘要(ABSTRACT) )」記載:「一種具有接合線限制間隔系
統之黏著接合物,其包括有:一黏著劑,其具有一可硬化黏
著成分,以及複數個分佈於該黏著劑中之間隔元件。該等間
隔元件可按尺寸製作,以於欲被接合的表面之間提供一自我
限制的接合厚度。」(見NO1 舉發卷第42頁),而證據2 圖
1 及說明書第2 欄第60至64行揭示「參考第1 圖,一對基板
(10)及(12)可利用一黏著接合材料(14)將兩者接合在
一起,並使兩者表面相對,該黏著接合材料(14)包括複數
個散佈於其中的黏著間隙元件(16)」(見NO1 舉發卷第39
頁),說明書第3 欄第1 至5 行揭示「該等間隙元件可為不
被壓塌之球面形狀元件,且可由任何不與環氧樹脂載子起反
應之合適材料所形成,該間隙元件亦須足夠堅固俾以維持所
要之接合線厚度」(見NO1 舉發卷第38頁),是以證據2 已
揭示系爭專利藉由具有填充元件之黏著層,來形成兩晶片或
晶片與基板間適當間距之技術特徵。原告雖主張習知技藝及
證據1 係為了在材料相同之兩層積體電路之間形成間距,證
據2 之黏著間隙元件(16)所提供之接合線厚度是為了使材
料迥異的兩者(例如:矽裸晶及陶瓷基材)之間熱延展差異
,提供良好阻抗,兩者所欲解決問題不同,技術領域非相近
,故習知技藝及證據1 與證據2 之組合,應視為非能輕易完
成等語,惟查,證據2 說明書第1 欄第6 至10行揭示「本發
明係有關一種黏著接合技術,尤其特別用於控制接合線厚度
之表面接合,例如有關封裝半導體元件的裝置」(見NO1 舉
發卷第39頁),足徵習知技藝或證據1 及證據2 皆屬半導體
晶片堆疊封裝相同之技術領域。抑有進者,證據2 揭示藉由
具有間隙元件之黏著材料來黏著一基板(12)與晶片(10)
,復揭示該間隙元件(16)提供晶片與基板間一適當間距之
功效,其已教示習知技藝中之隔離層置換為證據2 之黏著材
料或證據1 之黏著層與證據2 之黏著材料之組合動機,而完
成系爭專利請求項第1 項之藉由具有黏著液與填充元件之黏
著層,使上、下層積體電路黏合固定,並藉由填充元件維持
上、下積體電路間形成適當間距之發明,且習知技藝或證據
1 與證據2 置換或組合後之發明並未產生無法預期之功效,
是以系爭專利申請專利範圍第1 項為該發明對於從事晶片黏
著封裝之技術領域者,依習知技藝或證據1 與證據2 之技術
所能輕易完成。至於申請專利範圍第6 項係一種積體電路堆
疊之製造方法,其係有關請求項第1 項之積體電路堆疊構造
之製造方法,其主要技術特徵在於提供一具有黏著液及填充
元件之黏著層於該下層積體電路上,將一上層積體電路疊合
於該下層積體電路上,藉由該黏著層與該下層積體電路黏合
,且藉由該填充元件之阻隔,使該下層積體電路與該上層積
體電路間形成一適當之間距,承前所述,該方法亦可由習知
技藝、證據1 及證據2 之組合而完成系爭專利申請專利範圍
第6 項之方法發明,而為從事晶片黏著封裝之技術領域者,
依申請前之既有技術或知識所能輕易完成。
(六)末查,訴願決定書第7 頁最末一行至第9 頁第8 行已描述習
知技術、證據1 、證據2 所揭示之技術特徵暨與系爭專利
異處,訴願決定書第9 頁之理由(三)亦已具體論述系爭專利
專利範圍第1 項、第6 項何以為習知技藝或證據1 與證據
2 可輕易結合而不具進步性之理由,訴願決定並無理由不備
之處,原告所述實不足採。另原告訴稱:訴願決定理由對於
進步性之認定出現「所屬技術領域具有通常知識者」與「熟
習該項技術者」二用語?究兩者為相同或不同之判斷標準?
訴願決定之判斷標準是否適用系爭專利核准審定時之專利
第20條第2 項規定乙節,查83年1 月21日修正公布之專利
第20條第2 項所定「熟習該項技術者」係指「a person
skilled in the art」,其意為所屬技術領域中具有通常知
識之人之能力,嗣於92年2 月6 日修正專利法第22條第4 項
時,為釐清其概念,遂將條文修正為「所屬技術領域中具有
通常知識者」,此有專利法第22條第4 項修正理由可資參照
(見本院卷第101 頁反面),是以「熟習該項技術者」與「
所屬技術領域具有通常知識者」二用語,其意義及判斷標準
並無不同,附此敘明。
六、綜上所述,系爭專利申請專利範圍第1 項及第6 項之技術特
徵均為熟習該發明技術領域者,依習知技藝或證據1 與證據
2 之技術所能輕易完成,被告據此而認原處分機關所為認定
系爭專利獨立項應具進步性之理由,既有違法不當之處,而
將原處分撤銷,責由原處分機關另為適法之處分,核屬正當
。原告仍執前詞,請求撤銷訴願決定,為無理由,應予駁回

七、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無
涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依行政訴訟法第98條第1
項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 4 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴
理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20
日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 6 月 4 日
書記官 周其祥



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裁判字號:


98年行專訴字第18號



案由摘要:


發明專利申請



裁判日期:


民國 98 年 06 月 04 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 98 年度行專訴字第 18 號
民國 98 年 5 月 21 日辯論終結
原 告 日商日本巴○○○○股份有限公司
代 表 人 小野○
訴訟代理人 吳○山(專利代理人)
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 林○結
黃○逢
上列當事人間因發明專利申請事件,原告不服經濟部中華民國98
年2 月5 日經訴字第09806106320 號訴願決定,提起行政訴訟,
本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:原告前於民國90年1 月20日以「磷酸鋅處理方法
及無環境污染的處理液」向被告申請發明專利,經被告編為
第89122858號審查,嗣原告於91年1 月8 日修正該發明專利
名稱為「磷酸鋅處理方法及可減低環境污染的處理液組成」
。案經被告於93年11月8 日以(93)智專三(四)01021 字
第09320996660 號專利再審查核准審定書為「本案應予專利
」之審定,並依發明專利申請書上所載「專利代理人」之「
事務所」欄中所列地址「○○縣○○市○○路○號○樓之○
」通知原告應於審定書送達後三個月內繳納專利證書費及第
1 年年費,嗣上開專利再審查核准審定書已交由郵政機關於
93年11 月12 日依行政程序法第74條第1 項及第2 項規定寄
存送達,惟原告並未於前開期限內繳納年證費,遲至97年11
月21日始向被告申領專利證書並繳納年證費,被告遂於97年
12月8 日以(97)智專一(一)15011 字第09742235780 號
函為所請申領專利證書案歉難受理之處分。原告不服,提起
訴願,經經濟部98年2 月5 日經訴字第09806106320 號訴願
決定駁回,原告仍不服,遂向本院提起行政訴訟。
二、原告主張:
(一)原告確未收悉被告93年11月8 日(93)智專三(四)01021
字第09320996660 號函,被告引用行政程序法第74條第1 項
規定明顯有誤,蓋該條之規定乃指「送達不能依前2 條規定
為之者,得將文書寄存送達地之地方自治機關或警察機關,
並作送達通知書兩份,一份黏貼於應受送達人住居所、事務
所、營業所或其就業處所門首,另一份交由鄰居轉交或置於
該送達處所信箱或其他適當位置,以為送達。」,由該條款
可知本條款之適用必須送達不能依同法第72條及第73條之規
定,方有第74條之適用,今被告未詳查本件是否確實有依行
政程序法第72條及73條之規定送達,僅依一紙送達證書即逕
行做成「專利權自始不存在」之決定,不但顯示出被告之草
率官僚,而且違法之嫌。
(二)原告之代理人係於被告登錄在案之代理人,不但代理人之姓
名地址事務所皆有明確登載,且本案之代理人十多年來一直
在○○縣○○市○○路○號○樓之○處所營業,並無停業歇
業、遷出遷入之情事,再者原告代理人之事務所乃係大樓,
並有警衛設置,大門口亦設有對講機,且鄰居亦住有他人,
今郵政機關送達重要文書,為何不請管理員代收?若管理員
不願代收,為何不請管理員打電話告知?管理員若不願意代
為電話告知,為何郵務人員不按大門口之對講機?大門口之
對講機若故障或沒人接聽,何不直接至○樓之○代理人之處
所按門鈴?若當天沒人,何不黏貼掛號領取通知或告知鄰居
?郵政機關顯然疏忽送達,為避免責任即任意勾選未獲會晤
本人。
(三)本件縱有行政程序法第74條第1 項規定之適用,則郵政機關
是否有依該條之規定,一份黏貼於應受送達人住居所、事務
所、營業所或其營業所門首,另一份交由鄰居轉交或置於該
送達處所信箱或其他適當位置以為送達,請郵政機關提供拍
照存證之照片以服原告,否則被告以行政程序法第74條第1
項之規定做成「訴願駁回」,顯然於法不合且有不當。又本
件文件因送達而造成「訴願駁回」,其係不可歸責於申請人
及其代理人,依專利法第17條之規定,原告得以書面敘明理
由向專利專責機關申請回復原狀。
(四)並聲明:訴願決定及原處分均撤銷。
三、被告辯稱:
(一)按「申請專利之發明,經核准審定後,申請人應於審定書送
達後3 個月內,繳納證書費及第一年年費後,始予公告;屆
期未繳費者,不予公告,其專利權自始不存在。」為專利
第51條第1 項所明定。又「送達由行政機關自行或交由郵政
機關送達。」、「送達,於應受送達人之住居所、事務所或
營業所為之。…」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時
,得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受僱人或應送達
處所之接收郵件人員。」分別為行政程序法第68條第1 項、
第72條第1 項及第73條第1 項所明定。「送達,不能依前2
條規定為之者,得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關
,並作送達通知書兩份,一份黏貼於應受送達人住居所、事
務所、營業所或其就業處所門首,另一份交由鄰居轉交或置
於該送達處所信箱或其他適當位置,以為送達。」、「前項
情形,由郵政機關為送達者,得將文書寄存於送達地之郵政
機關。」,同法第74條第1 項及第2 項亦定有明文。
(二)經查,本案業經被告於93年11月8 日以(93)智專三(四)
01021 字第09320996660 號核准審定書審定應予專利,該審
定書經被告依原告之代理人於本案發明專利申請書上所列地
址○○縣○○市○○路○號○樓之○交由郵務機關為送達,
因未獲會晤本人亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處
所之接收郵件人員,郵務人員乃於93年11月12日將該處分書
寄存於臺北縣永和市福和郵局,並作送達通知書2 份,1 份
黏貼於應受送達人門首,另1 份置於送達處所信箱或適當位
置,以為送達,此有卷證可稽。是本件送達應合於前揭行政
程序法第74條第1 項及第2 項之規定,業已發生合法送達之
效力,依首揭規定,原告應於94年2 月12日前繳費領證,惟
原告遲至97年11月21日始繳費領證,依專利法第51條第1 項
規定,本案因未依限繳費領證,所申請專利將不予公告,其
專利權自始不存在,故被告所為繳費領證歉難受理之處分,
洵無違誤。
(三)並聲明:駁回原告之訴。訴訟費用由原告負擔。
四、本件兩造之爭點為:被告93年11月8 日(93)智專三(四)
01021 字第09320996660 號專利再審查核准審定書暨繳納年
證費通知(下稱系爭繳費通知)是否合法送達予原告?本院
查:
(一)按「申請專利之發明,經核准審定後,申請人應於審定書送
達後三個月內,繳納證書費及第一年年費後,始予公告;屆
期未繳費者,不予公告,其專利權自始不存在。」、「凡申
請人為有關專利之申請及其他程序,延誤法定或指定之期間
或不依限納費者,應不受理。」,專利法第51條1 項、第17
條第1 項分別定有明文。次按「行政程序之代理人受送達之
權限未受限制者,送達應向該代理人為之。」、「送達,於
應受送達人之住居所、事務所或營業所為之;於應送達處所
不獲會晤應受送達人時,得將文書付與有辨別事理能力之同
居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」,行政程序
法第71條第1 項、第72條第1 項及第73條第1 項分別定有明
文。復按「送達,不能依前二條規定為之者,得將文書寄存
送達地之地方自治或警察機關,並作送達通知書兩份,一份
黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門
首,另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當
位置,以為送達。」、「前項情形,由郵政機關為送達者,
得將文書寄存於送達地之郵政機關。」,行政程序法第74條
第1 項及第2 項亦定有明文。依行政程序法第74條規定所為
之送達者,無論應受送達人實際上於何時受領文書,均以寄
存之日期,視為其收受送達之日期,而發生送達之效力(最
高行政法院91年度裁字第845 號裁定參照)。
(二)查系爭繳費通知係依發明專利申請書上所載專利代理人「吳
○山」為應受送達人,並以申請書所載地址「臺北縣○○市
○○路○號○樓之○」為應受送達處所,交由郵政機關永和
福和郵局送達,郵務人員因未獲會晤應受送達人,且因應受
送達人曾要求將其收受之附送達證書掛號郵件作寄存送達辦
理,郵務人員遂於93年11月12日將系爭繳費通知寄存永和福
和郵局,並製作送達通知書2 份,1 份黏貼於應受送達人門
首,另1 份置於應受送達人處所信箱或其他適當之處所,以
為送達,此有被告送達證書正本附卷可稽(見原處分卷第16
頁),原告訴訟代理人吳○山亦於本院供承:我們大樓管理
員素質不是很好,所以沒有委託他們代收送達文件,大樓管
理員也是常常更換,因為發生過失誤,所以後來就沒有委託
大樓管理員代收送達文件,所以我們希望郵局在我們沒有親
自受領時張貼通知在我的信箱上等語(見本院卷第89頁),
並有中華郵政股份有限公司板橋郵局98年4 月30日板郵字第
0980300103號函附卷可憑(見本院卷第85頁),足見永和福
和郵局郵務人員確實依據原告訴訟代理人之要求,按其指示
直接以寄存送達方式處理應送達之附送達證書掛號郵件。
(三)原告雖主張郵務人員並未依行政程序法第74條第1 項之規定
,將送達通知書一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營
業所或其營業所門首,另一份交由鄰居轉交或置於該送達處
所信箱或其他適當位置以為送達等語,惟查,本件發明專利
申請案前曾於90年11月30日以(90)智專二(六)01064 字
第09 011018582號函通知原告代理人吳○山進行修正(見本
院卷第106-107 頁),並以「○○縣○○市○○路○號○樓
之○」為應受送達處所,而交由郵政機關永和福和郵局送達
,經永和福和郵局於90年12月6 日以寄存送達方式處理上開
掛號郵件,旋經原告於91年1 月8 日具函表明已收悉上開修
正通知並為申復申請(見本院卷第104 頁),被告復於92年
2 月12日以(91)智專二(六)01064 字第09220122240 號
函通知原告代理人「本案應不予專利」之審定(見本院卷第
102 頁),上開郵件經永和福和郵局於92年2 月18日以寄存
方式送達(見本院卷第101 頁),嗣原告於92年3 月6 日具
函表明已收悉上開審定書並申請再審查(見本院卷第100 頁
),旋被告於92年3 月18日以(92)智專一(二)15110 字
第09 240461980號函通知原告代理人補送再審查申請書及理
由書(見本院卷第99頁),上開郵件亦經永和福和郵局於92
年3 月25日以寄存方式送達(見本院卷第98頁),嗣原告於
92年4 月7 日具函表明已收悉上開通知並補呈再審查申請書
及理由書(見本院卷第97頁),由上開寄存送達之情形所示
,足見郵務人員均有依法製作送達通知書,並將1 份黏貼於
應受送達人信箱,另1 份置於該受送達處所信箱。至原告所
稱郵務人員應就送達通知書之黏貼或處理情形為拍照,並非
行政訴訟法第74條所規定之法定要件,原告復未提出確切反
證,則其空言指摘郵務人員就系爭繳費通知未依法辦理寄存
送達云云,即非可採。
(四)系爭繳費通知既已於93年11月12日因寄存送達而發生合法送
達之效力,則原告自應於送達後三個月內之法定不變期間,
亦即94年2 月12日向被告申領專利證書並繳納年證費,惟原
告遲至97年11月21日始申請繳費領證,其專利權自始已不存
在,從而被告以原告未於上開期限內繳納年證費而不受理其
申領專利證書之申請,參照首揭法條規定及說明,於法並無
不合。訴願決定予以維持,亦無違誤。原告請求撤銷訴願決
定及原處分,為無理由,應予駁回。
(五)再按「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者
,於其原因消滅後30日內得以書面敘明理由向專利專責機關
申請回復原狀。但延誤法定期間已逾一年者,不在此限。」
專利法第17條第2 項定有明文。所謂不應歸責於己之事由
,係指依客觀之標準,以通常人之注意,而不能預見或不可
避免之事由,且該事由之發生與訴訟行為逾期有相當因果關
係者而言。專利申請人既已委任代理人,且未限制其受送達
之權限,則代理人未向寄存之郵政機關受領文書致遲誤不變
期間,不能謂非應歸責於己之事由,況申請回復原狀者,應
專利專責機關即被告為之,並非本件行政訴訟所得審究,
要難執為原處分及訴願決定應予撤銷之論據,附此敘明。
五、本件事證已明,兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不
生影響,故不逐一論述,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依行政訴訟法第98條第1
項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 4 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴
理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20
日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 6 月 4 日
書記官 周其祥

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裁判字號:


98年行商訴字第42號



案由摘要:


商標異議



裁判日期:


民國 98 年 06 月 04 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 98 年度行商訴字第 42 號
民國98年5 月21日辯論終結
原 告 英商歐○○私人通訊服務有限公司
(Or○○ Personal Communications Services
Limited.)
代 表 人 黛○‧馬○○ (De○○ M○○)
訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師
被 告 經濟部
代 表 人 尹○銘(部長)
訴訟代理人 潘○政
參 加 人 橙○電子股份有限公司
代 表 人 許欽堯
上列當事人間因商標異議事件,原告不服經濟部中華民國97年12
月22日經訴字第09706117790 號訴願決定,提起行政訴訟。本院
判決如下︰
主 文
訴願決定撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰
緣參加人前於民國(下同)95年2月23日以「Orange設計圖」
商標(圖樣中「Electronic」不在專用之列),指定使用於商
標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之胎壓警報
器、胎壓不足自動指示器商品,向智慧財產局(以下簡稱智慧
局)申請註冊,經該局核准列為註冊第1238889 號商標。嗣原
告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款、第13款
及第14款規定,對之提起異議。經智慧局審查,以系爭商標之
註冊違反商標法第23條第1 項第12款本文前段規定,於97年4
月14日以中台異字第960237號商標異議審定書為系爭商標之註
冊應予撤銷之處分。參加人不服,提起訴願。經被告審查,認
為智慧局以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款本
文前段規定,所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分,嫌有未洽
。參加人執此指摘,請求撤銷,尚非無據,而將原處分撤銷,
責由智慧局於收受本件訴願決定書後3 個月內重行審酌,另為
適法之處分。原告不服,遂提起本件行政訴訟。
二、原告聲明為:訴願決定撤銷。並主張:
(一)本案爭點在於參加人「橙○電子股份有限公司」與原告註冊在
先之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」著名商標是否構成近似
暨是否有致混淆誤認之虞;鑒於原告長期贊助世界F1一級方程
式賽車與小型賽車運動之事實,及兩造商標之汽車電子商品皆
屬於輔助汽車行動商品,在功能上均是透過無線傳輸方式,是
否相關消費者在購買或使用兩商標商品時會構成混淆誤認之虞

(二)原告「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標知名度已為全球業
界所認知並為消費大眾所肯認,堪稱為「著名商標」:
原告英商歐○○私人通訊服務有限公司(Or○○ Personal
Communications Services Limited)係全球知名的行動通信
業者,其營業核心係提供行動通信網路為傳輸媒介之各類服
務,包括行動網路業務、ISP 業務、網路電話及網際網路相
關之商品及服務。原告之據以異議「ORANGE」商標係為原告
公司名稱「Orange Personal Communications Services
Limited 」之特取部分。原告當初設計該商標時,係特別採
用一圖樣醒目、樣態特殊且外觀顯著之商標,以藉之於競爭
激烈之行動電話市場中,與同業之服務相區別,並使消費者
一見「ORANGE」商標即可知為原告所提供之商品及服務。原
告經過密集的選用程序,外文「ORANGE」雀屏中選,因此原
告便以此具多種意思但與通訊業無任何關聯之普通文字,作
為表彰其服務及相關商品商標,並根據該文字衍生出「
ORANGE DEVICE 」等系列商標使用在各類商品與服務上。
2.原告於1993年創用「ORANGE」商標後,旋於1994年4月又創
用出「ORANGE DEVICE」,「THE FUTURE'S BRIGHT,
THE FUTURE'S ORANGE」等ORANGE系列商標,並首先於英國使
用在電信商品及相關服務上。隨後於1998年,原告透過其全
球各地被授權人開始在香港、以色列、瑞士、澳洲、比利時
、印度、多明哥、法國、泰國、丹麥、斯洛伐克及羅馬尼亞
等世界各國使用「ORANGE」商標於通信網路服務上。隨著原
告之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標在前述國家廣泛
使用下,原告更擴及其商品/服務至以下項目:第9、12、14
、6、18、21、25、26、28、31、35、36、37、39 、41、42
類。此外,原告除了為世界各國之「ORANGE」及「ORANGE
DEVICE」註冊商標所有人外 (參酌原告於96年4月10日提出
智慧財產局異議理由書中附件三:SCA:2 原告於世界各國註
冊之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標註冊列表;SCA:3
於亞太地區註冊之註冊證影本;以下就原告於96年4 月10日
提出智慧財產局之異議理由書中的附件,簡稱為『原附件』
) 。原告在中華民國也註冊許多ORANGE商標,例如:第1031
489 號、第1030282 號、第1037629 號、第1047704 號、第
1073386 號、第183709號、第1090403 號、第167308號、第
171360號、第186470號、第171404號、第183009號、第80
8939號、第101586號「ORANGE」商標、第809160號,第1024
88號「ORANGE DEVICE 」商標,第998139號「THE FUTURE'S
BRIGHT, THE FUTURE'S ORANGE 」商標,第134484號「THE
FUTURE'S BRIGHT, THE FUTURE'S ORANGE」商標,第994850
號「ORANGEVENTURES」商標及第165612號「ORANGE
VENTURES」商標等,足見原告對該商標保護不遺餘力。
原告對「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標投入大量時間
、金錢及心力予以推展經營,並向全球消費者作廣泛宣傳活
動及原告獨家贊助之活動:
1994年4 月28日第1 個ORANGE行動通信網路於英國甫推出
即受到英國國內及全球各地媒體之大量廣告宣傳,其中包
括:英國國內及國際性報紙廣泛之專文報導,包括South
China Morning Post,The Weekly Telegraph 及於英國
以外之國家( 包括非英語系國家) 報攤上買得到之刊物
The Financial Times ,The Times 及The Sunday Times
。原告推出其行動通信網路服務期間,相關報紙廣告之閱
讀率調查顯示有90% 英國民眾可看到「ORANGE」及「
ORANGE DEVICE 」新興行動電話服務;同時原告也持續且
定期於各種媒體刊登廣告,並於所有廣告及宣傳品上均明
顯標示出「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標。包括利
用在英國及世界各國流通之報紙(The Daily Telegraph
、The Daily Mail),在航空座艙雜誌High Life ,歐洲
之星列車Eurostar Magazine,全球國際機場等刊登宣傳廣
告。( 參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCA:16-21
) 。1994年4 月至1994年7 月產品推出期間,原告花費超
過1 千3 百萬英鎊在宣傳「ORANGE」網路服務及輔助設備
。1995年尾,BBC 電視台播出Money Programme 節目中也
曾介紹原告及其「ORANGE」品牌網路服務。藉由衛星播送
,已有許多國家民眾看過該節目。原告之產品推出時高度
宣傳行為及後來就「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標
持續且廣泛之行銷活動,已使得「ORANGE」文字及「
ORANGE DEVICE 」圖形之系列商標成為表彰原告商品及服
務之顯著標識,而該等商標在英國境內及世界各地已足稱
為「著名商標」。
查原告以參加商展、展示會及贊助活動方式強力促銷其「
ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標之各類商品及服務,
並積極於其所參與贊助活動中宣傳「ORANGE」及「ORANGE
DEVICE」等商標。這些活動中有許多活動不僅只在英國舉
辦,也在全球各地舉辦,如理想家家具展、教育展、歐洲
服務管理展(Service Management Europe) 、BBC 世界園
藝展( BBC Gardeners World 、Glastonbury Festival)
及其它音樂嘉年華會、農業展、運動比賽及文化節目等各
種活動( 參原附件三:SCA:22是1995年、1996年、1997
年及1998舉辦之活動及展示會,以及國際音樂節之贊助活
動資料) 。上述展示會及贊助活動會場上皆以醒目方式展
示原告之「ORANGE」系列商標,吸引來自世界各地觀光客
及洽商者對原告專業品牌之印象。
原告獨家贊助各種全球性之活動:例如Test Cricket板
球贊助賽( 贊助運動比賽,包括1994年及1997年舉辦之
Test Series 及One Day International 板球比賽) ;
Orange小說獎-此為享譽國際、針對全世界以英文寫作之
女性作家為對象之年度文學大獎,許多英國國內及國外報
章電視媒體均曾大幅報導此活動;Orange劇本創作獎-
此獎項於一九九八年五月舉辦坎城電影獎中頒發,許多報
章電視媒體均曾大幅報導,包括Screen International這
類國際性雜誌;Orange英國電影獎- 原告曾贊助1998年
、1999年、2000年、2001年及2002年舉辦之英國電影獎(
參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCA:23-26) 。
原告「ORANGE」商品/服務之全球營業額:
1994年至1998年期間原告商標之全球營業額及1999年至2000
年期間於英國營業額如下:
┌──────────┬─────────────┐
│年 度 │總營業額 (英鎊) │ U
├──────────┼─────────────┤
│1994 │ 23,493,000 │
│(1994 年4 月28日推出│ │
│營業服務) │ │
├──────────┼─────────────┤
│1995 │113,311,000 │
├──────────┼─────────────┤
│1996 │376,801,000 │
├──────────┼─────────────┤
│1997 │634,704,000 │
├──────────┼─────────────┤
│1998 │916,700,000 │
├──────────┼─────────────┤
│1999 │1,489,143,000 (僅於英國) │
├──────────┼─────────────┤
│2000 │2,495,148,000(僅於英國) │
└──────────┴─────────────┘
請注意1999年至2000年期間之全球營業額比上表所示英國
部分還多出許多,因為還得再加上ORANGE網路1999年後於
香港、以色列、比利時、瑞士及澳洲等國營運之營業額及
2000年後於印度及多明尼加共和國營運之營業額。
前列全球總營業額中,電話手機及相關配件銷售額如下:
┌───────┬────────────────┐
│年 度 │電話手機及相關配件之售額 (英鎊)│
├───────┼────────────────┤
│1994 │11,089,000 │
├───────┼────────────────┤
│1995 │14,377,000 │
├───────┼────────────────┤
│1996 │109,844,000 │
├───────┼────────────────┤
│1997 │143,346,000 │
├───────┼────────────────┤
│1998 │212,506,000 │
└───────┴────────────────┘
1994年至1998年間原告商標之全球廣告費用如下:
┌────┬────────┬───────────┐
│年 度 │廣告費用( 英鎊) │總宣傳費用 │
│ │ │(包括廣告費用)(英鎊) │
├────┼────────┼───────────┤
│1994 │13,126,000 │23,074,000 │
├────┼────────┼───────────┤
│1995 │12,447,000 │25,772,000 │
├────┼────────┼───────────┤
│1996 │22,369,000 │49,037,000 │
├────┼────────┼───────────┤
│1997 │29,150,000 │57,997,000 │
├────┼────────┼───────────┤
│1998 │31,464,000 │59,631,000 │
└────┴────────┴───────────┘
原告公司集團經歷強勢增長,ORANGE集團於2004年總收益
為196.7億歐元,較前一年(2003年)同一時期增加10.4%。
2006年12月31日,France Telecom 報告收益517億歐元(不
包括來自ORANGE企業服務及設備銷售之利潤)。到2007年12
月31日為止,ORANGE集團之合併銷售額為529億歐元。原告
ORANGE品牌是France Telecom Group主要品牌且現今在英
國及其他地方普遍已被認為是最成功、知名而且具高能見
度名牌之一。原告已花費巨額支出在全世界促銷ORANGE品
牌。從1994年到1996年,在英國每一年花在廣告及推廣
ORANGE品牌之總金額超過1 千萬英鎊。從1997年到2004年
,每一年全世界總金額支出已超過5 千萬英鎊。2006年年
度廣告推廣贊助及品牌宣傳費用總計為13億5 百萬歐元。
原告就其「ORANGE」商標向全球消費者所作更廣泛之宣傳促
銷活動,特別標榜原告「ORANGE」商標之國際漫遊活動:
原告「ORANGE」電信網路用戶可在世界各國使用其ORANGE
行動電話。自2000年6 月12日開始( 早於系爭註冊第1238
889 號商標之申請日前約6 年) 原告用戶在全球99個國家
都可作國際漫遊及使用其「ORANGE」行動電話,其中也包
括台灣。原告目前和台灣六家通信業者簽有手機漫遊服務
合約,利用這些業者的網路,使用ORANGE英國網路的顧客
在台灣可使用其ORANGE手機;這六家網路業者分別為:中
○電信、遠○電信、和○電信、東○電信、台灣大○大、
泛○電信( 參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCB:2
-7)。使用數家台灣通信網路之顧客在香港時亦可利用手
機漫遊ORANGE網路。加上在各地許多手機零售商及資訊架
上都備有ORANGE香港網路商製作之中英文印刷資料,提供
資訊協助顧客及海外觀光客到香港時漫遊ORANGE網路,其
中也有許多媒體的新聞報導都曾在台灣銷售的刊物上刊載
過、或是置於香港國際機場內、或經由其他方式讓台灣民
眾看到( 參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCC:1),
原告商標已為台灣一般消費大眾所認知。
原告在網路上擁有技術先進且網頁美觀之全球網站,無論
位於世界何處都可連線上網瀏覽,據各網站內容及網址之
不同,原告為數眾多之網站可細分如下:(a) 英國總公司
網站,網址為www.orange.co.uk;(b)www.orangeprize.
com係有關ORANGE小說獎及ORANGE有聲書贊助活動;(c)w
ww.orange.com係ORANGE主要的國際性網站料;(d)www.
orangephonerental.com 係一針對到美國旅遊觀光客提供
手機租賃服務之美國網站。其他所有有舖設ORANGE電信網
路國家如英國、澳洲、比利時、印度、以色列、香港、瑞
士、法國、多明尼加共和國、斯洛伐克、羅馬尼亞及丹麥
也均有特別建置ORANGE網站( 參原附件二:宣誓書內文及
原附件三:SCB:9-14) 。
原告以「ORANGE」為商標所提供之服務及用以行銷其「ORANGE
」品牌之資料曾獲得產業界諸多獎項:
獎項包括:What Cellphone雜誌評選之1994年至1995 年
「最佳網路顧客服務」、Mobil News1995年「最佳顧客服
務」、1995年「最佳廣告行銷」、1995年行銷協會之「年
度品牌」、1996年「年度多媒體廣告獎」、Campaign雜誌
1996年「年度廣告主」、IPA1996 年「廣告成效獎」、Ma
rketing 雜誌之1996年「最佳設計獎」、「年度廣告主」
、1997年3 月Mobil News「最佳顧客服務」、1997年6 月
「最佳網站」、Financial Times 企業贊助協會之「最佳
新進贊助商」及1997年6 月「藝術獎」、What Cellphone
雜誌及Personal Office 雜誌1997年10月所作之調查結果
「最佳加值服務行動通信網路」、「年度多媒體廣告」及
1997年10月媒體週評選之「1997年金牌獎」、1997年12月
號What Cellphone雜誌及Personal Office 雜誌評選之「
年度網路」( 參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCB:
15)。
1999年12月,原告顧客通訊出版品共為原告贏得5 項大獎
,分別是:(a) 兩項由出版商協會(APA) 針對ORANGE 的O
Magazine所頒發之顧客雜誌獎,分別是「最具效益之消費
出版品」及「最具效益之資訊技術或電信出版品」;(b)
3項由直銷協會(DMA) 就原告的WILDFIRE服務受件人清單
所頒發之創新郵件獎,分別是獲贈金牌獎之「直接銷售及
品牌建立之策略使用」及「產業創新發展」,以及獲贈銀
牌獎之「最多消費者郵購量」( 參原附件二:宣誓書內文
及原附件三:SCB:16-21)。
綜觀原告據以異議「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標
商品/ 服務於市場之行銷時間、廣告量、銷售狀況、註冊
保護等情形,足認原告商標已達到「著名商標」程度。
(三)原告在長期花費鉅資贊助F1一級方程式賽車車隊下,原告「
ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標之知名度已為全球賽車與
汽車業界所認知並為消費大眾所肯認:
查2000年3 月原告宣布投資3 年7 千萬英鎊( 約新台幣45億
5千萬元) ,贊助車隊參加F1一級方程式賽車大賽,該車隊
即為全球知名的「Orange快箭隊(Orange Arrows) 」。由於
原告為此賽車車隊主要贊助商,也使「ORANGE」及「ORANGE
DEVICE」商標大大地曝光在全球超過五百億人次觀看F1一級
方程式賽車大賽的民眾眼前。特別是投資F1一級方程式賽車
車隊需要極高贊助金,原告不惜花費鉅資投資3 年7 千萬英
鎊( 約新台幣45億5 千萬元) 贊助「Orange快箭隊」,其贊
助金額之高僅次於BMW 贊助F1一級方程式BMW 威廉車隊(
Formula One Williams Team)的5 年1 億英鎊( 約新台幣65
億元) 及賓士Mercedes贊助F1一級方程式麥拉倫車隊
(Formula One McLaren Team)的5 年2 億英鎊( 約新台幣13
0 億元) ,(參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCA27;
SCB:1)。
每年3 月至10月是F1一級方程式車賽賽季,2000年、2001年
及2002年比賽地點分別為:澳洲墨爾本,巴西聖保羅市,聖
馬利諾共和國,英國銀石,西班牙巴塞隆納,德國Nurburgr
ing ( 歐洲盃) ,摩納哥蒙特卡洛,加拿大蒙特婁,法國Ma
gny-Cours ,奧地利Al-Ring (2000 年) ,奧地利Zeltweg(
2001及2002年) ,德國Hockenheim,匈牙利布達佩斯,比利
時Spa-Francorchamps ,義大利Monza ,美國Indianapolis
,日本Suzuka,馬來西亞吉隆坡。只要在F1一級方程式賽車
大賽之賽季舉辦賽事的各國,隨時皆可看見原告「ORANGE」
及「ORANGE DEVICE 」商標標示在Orange快箭隊的賽車車體
、機械設備、支援小組、加油檢修庫及賽車手身上。此外,
報導車賽的報紙雜誌、網站及賽車路線場邊的廣告板及其它
媒體也都有該商標畫面。
原告於賽車網站上也提供2000年、2001年及2002年至今之F1
一級方程式賽車大賽各賽季資訊,特別是有關原告贊助之
Orange快箭隊之各種報導等( 原附件四:有關Orange快箭隊
之資料,包括2001年參加加拿大、西班牙、巴西、澳洲及馬
來西亞各地比賽場邊使用之廣告照片乙份) 。在國際資訊交
流頻繁之今日,台灣民眾也可透過國內外報紙、雜誌之體育
活動報導取得Orange快箭隊訊息,台灣民眾對原告「ORANGE
」及「ORANGE DEVICE 」商標應相當熟悉。
F1一級方程式賽車大賽在台灣之電視報導:
F1一級方程式賽車大賽在亞洲係由Star TV 電視台( 亞洲區
唯一之轉播平台) 轉播,原告與Star TV 簽有合約,因而取
得播放比賽時大量的廣告時間,是以所有在台灣可收看Star
TV體育台節目的觀眾都可看到F1一級方程式賽車大賽的播出
,並看到原告對「ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標所為
之廣告宣傳。檢附原告於2002年賽季使用之「ORANGE」及「
ORANGE DEVICE 」商標之媒體廣告資料及相關證明( 原附件
五) :
有關Star TV 在亞洲地區以8 種語言播放節目及提供重要
體育活動之基本介紹資料。其中在亞洲、亞澳地區、印度
及中東共53個國家收看Star TV 節目的觀眾超過3 億人。
Star TV 電視頻道於亞洲、中東及亞澳地區播放節目表,
台灣部分有特別註明在台灣有83% 家庭收看Star TV 節目

一篇標題為「MPG 媒體策劃群Star TV 詳細資料」文章,
該文章列舉出原告與Star TV 共同為2002年F1一級方程式
賽車季所擬之合作事項。文章第2 頁表示Star TV 體育台
在台灣播放戶數達5 百35萬3 千戶,且在所有排名國家內
為體育頻道收視人數第3 高之國家,僅次於中國大陸及印
度。其中該文章第3 頁提到原告於2002年賽季取得之穿插
廣告,分別有:
600 支Star TV 自製之節目預告帶,用於預告即將播出
之比賽節目,每次預告均會表示原告為該活動的主要贊
助商。
204 支宣告原告為贊助商之節目插播帶,於節目開始及
結束時播放。
408 支於節目及主廣告之間所播放之「迷你廣告」,播
放時間僅有數秒鐘,於廣告時段的最後階段播出。原告
的「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標會在這些廣告
中出現,而每場F1一級方程式賽車大賽均會予以播放24
次。
612 支電視廣告帶,每支廣告長達30秒,每場F1一級方
程式賽車大賽會予以播放36次。
有關2002年F1一級方程式賽車大賽,原告買下Star TV
廣告時段之媒體播放表。
(四)參加人之系爭「Orange設計圖」商標與原告著名之「ORANGE」
及「ORANGE DEVICE 」商標構成近似,有造成消費者混淆誤認
及減損原告著名商標之識別性或信譽之虞,顯有違反商標法第
23條第1 項第12款之規定:
就系爭商標與原告據以異議之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE
」商標比較如后:
本件系爭「ORANGE設計圖」商標係由主要部分英文「ORANGE
」加上註冊人已聲明不專用的附屬部分「Electronic」所聯
合組成;而原告據以異議之「ORANGE」商標及「ORANGE
DEVICE」商標係以英文ORANGE為主要商標圖樣。由於兩造商
標之主要部分皆為英文「ORANGE」( 中文意義為橘子) ,一
般人購買商品時也以「ORANGE」文字作為主要識別品牌;是
以兩造商標在觀念上皆與人有橘子之意,加上兩者在設計概
念及外觀上極為近似,讀音也完全相同,於異時異地隔離觀
察,系爭商標極易引起消費大眾誤認其為原告之商標或同屬
原告之ORANGE系列商標,而造成混淆誤認之虞。
系爭商標之指定汽車用商品與原告所贊助世界F1一級方程式
賽車之商品為相同或相關連商品:
查原告自於2000年3月宣布投資3年7千萬英鎊(折合新台幣約
42億元)贊助車隊參加一級方程式賽車大賽;此計畫使得「
ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標大大地曝光在全球超過
五百億人次觀看一級方程式賽車大賽的民眾眼前。特別是原
告之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標鮮明的標示在賽
車車體、機械設備、支援小組、加油檢修庫及賽車手身上,
報導車賽的報紙、雜誌、網站及賽車路線場邊的廣告板及其
它媒體也都有該商標的畫面。尤其在台灣有83%的家庭可以
透過Star TV 體育台節目可看到一級方程式賽車大賽的播出
,並可以看到原告對其ORANGE商標所為之廣告宣傳,是以台
灣民眾對原告之ORANGE商標非常熟悉。惟查系爭商標不但採
用與原告著名商標近似之「ORANGE設計圖」,且所指定之「
胎壓警報器、胎壓不足自動指示器」商品( 第9 類) 與原告
於全球一級方程式賽車大賽所贊助之車隊設備為完全相同或
為相關聯商品(參原附件二:宣誓書內文及原附件三:SCA27
; SCB:1) 。
由上述可知,系爭商標若由參加人取得註冊使用,必定會對
原告多年來使用「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標所建
立之商標信譽造成損害,並會對國內外一般消費大眾造成欺
罔及混淆,而產生誤信誤購之情形。
(五)原告除為世界F1一級方程式賽車之「Orange快箭隊(Orange
Arrows) 」主要贊助商外,至今仍持續贊助國際小型賽車運動
;同時業已跨入汽車業領域並多角化經營車用電子商品。惟被
告於處分時竟不參酌上述事實,亦怠於說明不採取相關證據資
料理由,被告處分不論在程序上或實體上皆有重大明顯瑕疵:
原告除先前贊助世界F1一級方程式賽車享有盛名外,雖之後
未繼續贊助F1一級方程式賽車賽事,但至今仍持續提供資金
協助研發「Orange快箭隊」的小型賽車並贊助Karting 賽車
活動。原告之Orange快箭隊之Karting 賽車網站為www.oran
gearrowskarting.com ;是以足證原告並未停止對賽車活動
之支持與贊助。原告為擴展其商業領域至交通運輸業,也藉
由設計「ORANGE」汽車或公車外型,在各國提供Orange Bus
公車搭載服務,( 參訴願參加理由書之原證二號) :
「Orange快箭隊」小型賽車資料/圖片乙份。
「ORANGE」汽車/公車外型設計圖。
「ORANGE」公車搭載服務之時刻表。
 在印度之「ORANGE」公車及公車站牌圖片。
 在西非喀麥隆之「ORANGE」公車圖片乙份。
原告除將「ORANGE」商標使用於電信商品/ 服務外,業已多
角化將「ORANGE」商標使用在汽車電子商品上,即「電子全
球定位裝置(GPS) ;衛星導航系統;無線裝置及儀器;電子
監視器;監測及測量裝置及儀器」等商品上( 參訴願參加理
由書之原證三號: 「ORANGE」電子全球定位裝置(GPS )及衛
星導航系統等商品資料乙份) 。由於原告之上述汽車電子商
品不但通常結合汽車使用,同時也結合通訊設備或手機使用
。尤其,汽車駕駛者經常會將車用衛星導航系統或手機內之
電子全球定位裝置(GPS) 設定儲存於「汽車電子儀表板」上
使用;同樣的,汽車駕駛者也會將系爭商標之「輪胎壓力錶
」商品設定儲存於「汽車電子儀表板」上顯示。是以當一汽
車車主同時儲存使用原告之「ORANGE」品牌的車用衛星導航
系統(GPS) 及參加人之系爭「ORANGE及圖」的之輪胎壓力錶
於「汽車電子儀表板」上時,汽車電子儀表板上將同時顯示
之兩種不同商標所有人之「ORANGE」車用商品字樣,是以系
爭商標之存在確實會造成汽車市場上相關消費者對兩商標產
生混淆誤認,並產生誤信誤購之情形。此外,經原告進一步
查詢參加人之公司網站www.orange-electronic.com 資料後
發現,上述情形確實業已構成消費者混淆誤認之虞。特別是
參加人在其公司網站之產品介紹指出:「Orange's TPMS 是
遠超過你的想像力。不只汽車後照鏡、音響、數位視訊影碟
、數位時鐘及儀表板顯示器可顯現輪胎資訊,你的個人手機
在你爆胎前將會警告你」( 證一號:參加人商標商品之使用
態樣資料乙份) 。由此證實,由於參加人的「輪胎壓力錶」
商品的使用可能位於原告Orange品牌的GPS 全球定位系統裝
置旁邊( 證二號:原告車用GPS/手機商品資料乙份) ,而且
參加人於公司網站上更建議有關輪胎胎壓的資訊應經由手機
( 這 也可能會是原告ORANGE品牌手機) 發送給用戶。
參加人橙○電子股份有限公司成立於2005年1 月,在經濟部
公司產業登記之類別為「電信及通訊相關業及通訊器材業」
,與原告所營之通訊主業完全相同。
查原告之汽車電子商品「電子全球定位裝置(GPS) ;衛星導
航系統;無線裝置及儀器;電子監視器;監測及測量裝置及
儀器」等與參加人之系爭商標之「輪胎壓力錶」商品皆是屬
於輔助汽車行動之商品,在功能上均是透過無線方式進行傳
輸,既然兩造商標商品在消費市場之商品類別上,功能上及
傳輸媒介上完全相同,一般消費者在同一個銷售場所購買相
關聯之兩種汽車電子商品時,很難不會構成混淆誤認。
原告為保護名下「ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標於汽
車類相關商品( 第12類) 之權益,已在全球為該商標申請註
冊並獲得保護,例如:香港、紐西蘭、馬德里國際註冊、韓
國、澳洲、中國、巴西、南非、馬來西亞、加拿大、以色列
、印度、泰國、英國、摩洛哥、歐盟、蓋亞那、比利時、瑞
士、多明尼加共和國、萬那度共和國、英屬澤西島、直不羅
陀等國家( 參訴願參加理由書原證四號:全球各主要國家之
第12類商標註冊證影本乙份) 。由此足證,原告對於多角化
經營車用電子商品/ 服務之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE
」品牌的保護,實不遺餘力。
綜上所述,原告除為世界F1一級方程式賽車之「Orange 快箭
隊(Orange Arrows) 」主要贊助商外,至今仍持續贊助小型
賽車運動;同時原告業已跨入汽車業領域並多角化經營車用
電子商品等事實。惟被告在為行政處分時,竟不參酌上述事
實及原告所提呈之證據資料,亦怠於說明何以認定原告之汽
車電子商品「電子全球定位裝置(GPS) ;衛星導航系統;無
線裝置及儀器;電子監視器;監測及測量裝置及儀器」等與
參加人系爭商標之車用「輪胎壓力錶」商品屬於不同領域及
不採取相關證據資料之理由,被告之處分不論在程序上或實
體上顯有重大明顯之瑕疵。
(六)系爭商標與原告註冊在先之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE」
商標構成近似,並指定使用在相關聯之電子/ 汽車電子商品上
,有造成相關消費者混淆誤認之虞,顯有違反商標法第23條第
1 項第13款之規定:
兩造商標主要部分在觀念上,外觀上皆為「ORANGE」(橘子),
讀音也完全相同,兩者構成近似商標。查原告在參加人申請系
爭商標前,已在全球各國取得「ORANGE」及「ORANGE DEVICE
」商標於第9 類商品之專用權,包括台灣註冊在先之第808939
號,第809160號及第1031489 號「ORANGE」商標之第9 類「通
訊及電信器具及儀器;記錄或複製聲音用器具及儀器;電視器
具及儀器;電腦;電腦軟體;衛星收發訊機;電線及電纜;電
話轉接器;電話充電器;具免持聽筒之手機功能可設於車內附
擴音機之設備;車用手機托架;電池;微處理器;數據機;車
用電子導航及定位裝置及儀器;無線裝置及儀器;手機用皮套
;電子全球定位裝置(GPS) ;電子監視器」等商品保護。由於
系爭商標係指定使用在第9 類之「胎壓警報器、胎壓不足自動
指示器」等商品,與原告在台灣註冊在先之第808939號,第80
9160號及第1031489 號「ORANGE」商標( 第9 類) 之指定商品
依一般社會通念及市場交易情形為相關聯之電子/ 汽車電子商
品。衡酌據以異議商標之著名程度及兩造商標及商品/ 服務之
近似性,以具有普通知識經驗之消費者,購買時施以普通之注
意,確有使人誤認系爭商標商品為原告之商標或同屬原告之「
ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」系列商標或雖不相同但有關聯
之來源,而造成混淆誤認之虞。
(七)由於原告已有往多角化經營情形且相關消費者對原告「ORANGE
」商標較為熟悉,按「混淆誤認之虞」審查基準,應給予原告
商標在第9 類之汽車電子相關聯商品較大的保護:
原告除已將「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標註冊在多
類商品或服務( 第9 、12、14、16、18、21、25、26、28、
31、35、36、37、39、41、42類等) ,在台灣的電子/ 汽車
電子類商品上也取得註冊在先之第808939號,第809160號及
第1031489 號「ORANGE」商標( 第9 類) ,顯見原告除其所
經營通訊方面業務外,已有多角化經營其他相關行業事實。
原告據以異議商標在經原告廣泛使用後已為相關事業或消費
者所普遍認知等。相對的,系爭商標僅在市場上部分使用且
非台灣消費者所熟知,在相關消費者對衝突之二商標僅熟悉
原告「ORANGE」商標情況下,應該給予原告商標較大保護。
原告欲陳明者,原告「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標
已廣為相關事業或消費者普遍知悉並臻「著名商標」之事實
;與原告已有多角化經營之情形,且除通訊產品及服務外,
在其它商品及服務也應給予原告商標較大之保護;及ORANGE
商標近似性之判斷與相關聯性商品/ 服務認定等論點,已為
台北高等行政法院,經濟部訴願會及智慧財產局在實務上所
肯認。檢附台北高等行政法院92年訴字第3892號判決,經濟
部經訴字第09406137940 號訴願決定書,原處分機關中台異
字第G00920151 號異議審定書,中台異字第G00920152 號異
議審定書,中台異字第G00930650 號異議審定書,中台異字
第G00930647 號異議審定書,中台異字第G00941382 號異議
審定書,中台評字第H00950158 號評定書,中台異字第G009
5 1386號異議審定書,中台異字第G00960420 號異議審定書
及中台異字第G00950357 號異議審定書之影本各乙份( 參訴
願參加理由書原證五號) 供參酌。鑒於實務見解及原告「
ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」著名商標在國際間的高曝光
率,原告在第9 類之相關汽車電子商品應受到保護。
(八)在原告之「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標知名度已為全
球業界所認知並為消費大眾所肯認下,參加人惡意申請註冊系
爭商標之行為,不僅已嚴重影響原告之商標權益,也造成國內
消費市場之混亂:
參加人橙○電子股份有限公司成立於2005年1 月,公司產業
登記類別為「電信及通訊相關業及通訊機械器材相關業」,
既參加人公司登記的產業類別與原告所營事業完全相同,加
上參加人自稱該公司人員皆為汽車業界之資深人員,其自應
較一般消費者更為熟悉原告著名「ORANGE」及「Orange Dev
ice 」商標在電信/ 通訊相關業及國際F1方程式賽車大賽之
知名度。然參加人卻在原告著名「ORANGE」及「Orange Dev
ice 」商標已為一般消費者及國際賽車業界所熟知之情形下
,不思自創,公然抄襲原告所有之「ORANGE」及「Orange
Device」商標,並搶先申請註冊系爭商標於第9 類及第12類
等產品上。參加人在上述兩件商標尚未經智慧財產局獲准申
請註冊前,即開始仿製原告「ORANGE」及「Orange Device
」商標於F1一級方程式賽車之使用方式,將系爭商標同樣的
漆於C1賽車車體上標示使用,是以參加人之抄襲原告商標之
惡意招然若揭( 參訴願參加理由書原證六號:參加人公司資
料乙份及商標不當使用之資料證明乙份) 。查參加人也曾在
美國所申請與原告商標極為近似之商標( 美國申請案號第78
569817號) 申請案,業經美國專利商標局於2005年9 月19日
審查後,認定其與原告美國註冊在先之商標近似而據以核駁
在案。參加人並已於2006年3 月20日放棄該件美國商標申請
案( 參訴願參加理由書之原證七號:參加人美國商標核駁證
明資料乙份) 。是以證明參加人當初設計系爭商標時即有仿
製原告「ORANGE」及「Orange Device」商標惡意。
參加人所稱其參與的C1賽車賽事,其實僅為一場在中國上海
舉辦的小型賽車勁爆秀。該C1賽車賽事成立時間相當短暫,
其舉辦的目地係繼F1一級方程式賽車及A1等國際車廠的頂級
賽事進入中國上海之後,C1賽事舉辦人希望能透過中國小型
賽車秀的進行而「強迫」觀眾養成觀賞國際賽車之習慣,藉
此提昇中國賽車手的國際水平,祈有一日能和F1一級方程式
賽車大賽之國際車手看齊,所以才新成立的中國境內的娛樂
比賽。是以參加人所參與中國境內的C1賽車比賽係以向國際
性的F1一級方程式賽車大賽看齊所舉辦,加上參加人公司成
員皆為資深汽車業者,參加人在申請或使用系爭商標前,不
可能不知悉原告著名「ORANGE」及「ORANGE DEVICE 」商標
於國際方程式賽車界之知名度。參加人此種惡意抄襲並搶註
他人著名商標之行為,已嚴重影響原告商標之權益。
由於兩造商標極為近似,系爭商標之指定商品與原告所贊助世
界F1一級方程式賽車商品為相同或相關連商品,再加上兩造商
標之汽車電子商品皆屬於輔助汽車行動之商品,在功能上均是
透過無線傳輸方式;且原告「ORANGE」及「Orange Device 」
商標所表彰之商譽又已為相關消費者所熟知。總括考量原告已
有往多角化經營並跨入汽車電子領域之事實應給予原告較大之
保護,及種種有致公眾混淆誤認之虞等因素綜合判斷;參加人
於原告「ORANGE」及「Orange Device 」商標在市場上已具相
當信譽之後,始以系爭商標圖樣申請註冊,實有使消費者與其
和原告商品/ 服務產生聯想,並以為系爭商標商品係由原告所
參與、授權或贊助之印象,而使相關公眾對其所表彰之商品來
源或產製主體發生混淆誤認之虞。因此系爭商標之申請註冊有
商標法第23條第1 項第12款,第13款及第14款規定之適用。
三、被告答辯聲明為:原告之訴駁回。並辯稱:
(一)本件原告之異議條款固有商標法第23條第1 項第12款、第13款
及第14款規定,惟原處分機關智慧局僅以系爭商標之註冊違反
該條項第12款前段規定,而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分
,其餘第12款後段、第13款及第14款規定部分並非原處分範疇
,是原告主張關於系爭商標之註冊亦有前揭條項第12款後段、
第13款及第14款規定之適用等情,原非訴願審議時所應審究,
合先陳明。
(二)經查本件兩造商標均有相同外文「ORANGE」,固屬構成近似商
標,惟各該商標圖樣中之外文「ORANGE」及其中譯「橘子」或
橘圖形等係屬常見文字及圖形,並非原告所獨創,以之作為商
標圖樣原無獨創性可言,且商標實務上以該等文字或圖形作為
商標圖樣或其一部分獲准註冊,所在多有,是兩造商標圖樣上
之外文「ORANGE」,其識別性均屬較弱。
(三)由原告於原處分階段及訴願階段所提出之宣誓書、商標註冊列
表、註冊證、報章雜誌廣告,以及臺北高等行政法院94年度訴
字第2233號判決等證據資料影本以觀,據以異議諸商標於92年
4 月30日之前即在行動通信網路服務相關之服務或商品上,已
具知名度而為著名商標,雖其認定時點距本件系爭商標95年2
月23日申請註冊日期相隔2 年有餘,惟審視原告所提出之各項
使用證據,其集團於西元2004年及2006年之營業額,及其年度
廣告贊助及宣傳費用均以新臺幣億元計,雖其範圍仍限於行動
通信網路服務相關之服務或商品為主,但綜合上揭各項使用證
據,自足以證明據以異議「ORANGE」、「ORANGE DEVICE 」等
商標所表彰之信譽,不但於原告所舉另案商標異議審定書及本
部訴願決定書理由中所認定至92年4 月30日已堪稱著名商標,
乃至系爭商標95年2 月23日申請註冊前,均在行動通信網路服
務相關之服務或商品中,廣為相關事業及消費者所熟悉,固已
達著名商標之程度。
(四)據以異議諸商標主要使用並著名於行動網路業務及ISP 業務及
網路電話與網際網路相關商品/ 服務,與系爭商標指定使用於
胎壓警報器及胎壓不足自動指示器商品分屬全然不同領域。雖
依據卷附資料可顯示原告曾以3 年約新臺幣45億元之資金,贊
助國際著名賽車賽事,但因企業之贊助行為有別於單純購買廣
告版面行銷自己商品/服務之商業行為,企業主透過贊助一特
定活動,或也可能取得使用被贊助對象所提供或授權之權利或
利益,然不論所贊助之對象及活動係屬公益、營利或其他各類
性質,企業贊助行為仍係以推廣其原有商品、服務,或提昇企
業形象、知名度為其主要目的,而非實際從事該所贊助活動之
業務,亦非在經營或行銷所贊助活動之相關商品。是以,贊助
者之商標縱標示於所贊助活動之場所或相關商品上,仍係在推
廣其原有商品、服務或提昇企業之知名度,並非以行銷之目的
,將該商標使用於所贊助之服務或商品上。卷查本件原告依所
舉證據雖可證明曾以鉅資贊助汽車賽事之商業行為,惟揆諸上
述說明可知該贊助行為主要仍係以推廣其公司或其所從事行動
網路等業務之知名程度為目的,並非實際經營汽車賽事事務,
或行銷賽事相關之汽車等商品。又觀現有證據資料及原告起訴
理由,亦可確知原告僅單純贊助所謂國際賽車之賽事活動而已
,並未提出其實際已有經營汽車工業或據以異議諸商標已使用
於相關汽車工業商品之證據,是難僅以單純贊助賽車之賽事活
動,即謂原告公司已有涉足相關汽車業之領域,亦難謂已有將
據以異議諸商標使用於汽車業相關領域之商品;況且上述贊助
行為為期僅3 年時間,所贊助之車隊嗣後也因贊助停止而隨之
解散,以上情形均顯示原告之出資贊助行為並未久致足以使人
產生原告已有從事相關汽車業領域之聯想。綜上,原告之據以
異議諸商標主要使用並著名於行動網路業務、ISP 業務及網路
電話與網際網路相關商品/ 服務,而其贊助賽車活動僅能認為
是為推廣其行動網路業務或提昇企業知名度,並非以行銷為目
的,將據以異議諸商標使用於賽車等相關商品上,自難認原告
已有多角化經營於汽車相關商品之事實,而謂兩造商標之商品
/ 服務間具有關聯性,有致相關消費者混淆誤認之虞。
(五)其次,原告於訴願階段言詞辯論及行政訴訟理由中一再說明,
系爭商標指定使用於胎壓警報器、胎壓不足自動指示器商品,
與原告之據以異議商標所指定使用之電子全球定位裝置(GPS
)等商品,兩者均屬應用於輔助汽車行動之商品,且功能上均
為透過無線方式進行傳輸之裝置,彼此應具有關聯性云云。惟
電子全球定位裝置(GPS )商品之應用範圍甚廣,不單純限於
汽車輔助之用,此項論點亦為原告於訴願階段之言詞辯論時所
肯認,雖原告隨後補充說明電子全球定位裝置(GPS )在商業
用途上,仍以汽車導航為其大宗,然而即便如此,以兩造商標
所使用之商品相較,二者之商品在原材料、功能及產製者均屬
有別;原告復未說明兩造商標所使用之服務/ 商品間究有其他
何種關聯性,自難認系爭商標指定使用於胎壓警報器等商品,
與據以異議諸商標所使用之行動通信網路服務業或電子全球定
位裝置(GPS )等商品不能互相區隔,而有造成兩造當事人營
業利益明顯衝突,並致相關消費者會誤以為兩者商品/ 服務係
來自相同或相關聯之來源或提供者。
(六)綜上,原處分機關除考量兩造商標予人均為單純醒目且構成近
似之外文「Orange」,以及據以異議諸商標經原告廣泛使用而
達到著名之程度等2 點因素之外,僅以鑑於原告上述贊助國際
大型賽車賽事以廣為宣傳據以異議諸商標,而系爭商標指定使
用於胎壓警報器、胎壓不足自動指示器商品,亦係用於維護汽
車功能之零件商品,並同樣用於比賽用之賽車上,且商標標示
於賽車車體廣告宣傳等,與原告為推展據以異議諸商標而贊助
賽車活動用標示於賽車等相關商品上,即逕認兩者商品或服務
間極具關聯性,進而謂有致一般消費者產生混淆誤認之虞,不
無斟酌之餘地。從而,原處分機關以系爭商標之註冊有違商標
法第23條第1 項第12款本文前段之規定,所為系爭商標之註冊
應予撤銷之處分,嫌有未洽。是被告訴願決定所為原處分撤銷
,責由原處分機關另為適法之處分,應無不合,原告所訴並無
可採。
四、參加人之陳述:
(一)原告就其公司之公司名稱( 英文:Orange)乃因原告之各種投資
,進而使得該英文單字成為著名商標,而參加人公司名稱與原
告公司名稱相同,會產生混淆誤認之情事,實乃無據。
Orange乃一單純英文字母( 中譯: 柳橙/ 橙的/ 橙色的) ,
一般消費者原已熟知此單字,此單字的價值在原告公司成立
之前即已廣為英文使用者所熟知,並非因其公司之推廣而使
Orange這單字產生價值。所謂著名商標應如同Benz、BMW 等
二公司名稱,原本為無意義的單字,因此兩公司的推廣而使
得該單字變得有品牌價值,而orange並非如Benz,BMW 等單
字,其早已廣為人知,與原告提出之因原告之各式投資而成
著名商標之事實,顯有不符。
目前在國內,倘若向一般消費者詢問,其關於Orange的第一
印象皆會誤為蔣友柏先生之「橙果」工作室或軟體業者「遊
戲橘子」,可知此二業者的公司印象與Orange的關連性,已
深植在台灣消費者的印象中,消費者並不會聯想到原告之公
司。亦即當提到Orange時,台灣消費者不會連想到原告公司
,更不會產生混淆誤認之情事。
(二)經美國商標局審查,認二商標並未構成混淆之要件,已核准並
核發許可證件於參加人,依美國乃商標嚴謹審核之國家,經過
其嚴謹、詳細審查後亦認兩造商標圖樣不近似,商品不類似、
而作成同意參加人公司之商標許可之審定可得知,本案兩造商
標繼續併存並無違反商標法制定之本意,系爭商標當得以維持
註冊的有效性。
(三)在商標檢索網站不分商品類別組群檢索,可輕易查得270 多件
商標取得註冊。可知據以異議商標並非其首創使用,識別性弱
,可印證兩造商標併存,並無使相關消費者產生混淆誤認之情
事。
(四)原告提出因其贊助英國飛箭車隊,透過車隊賽事的宣傳,而其
知名度亦擴及汽車相關產業,而參加人公司名稱與原告皆為
Orange,會使得汽車相關產業誤認原告與參加人之公司之情事
,亦非事實。從網路上可得知,該飛箭車隊早已因財政困難,
於2002年即缺席參賽,並維基百科亦將飛箭車隊列為「曾經存
在的車隊」。由此可知,原告雖因贊助車隊比賽,認為國內消
費者對據以異議商標應非常熟悉,並非事實。另對造之贊助車
隊時間距今已超過5 年,並該車隊已不存在,資料是否有參考
價值,實有疑慮。
(五)原告提出參加人之無線胎壓偵測系統之無線,與原告之通訊系
統之無線通訊網路系統相似,易造成消費者誤認混淆二商標商
品來自同一來源之說法,亦非事實,乃因無線有相當多不同層
面技術需求,製造不同產品的公司亦需不同的無線技術。如無
線遙控器與手機不同,藍芽與無線收音機亦不同,一般消費者
並不會認為諾基亞手機(NOKIA) 與無線遙控器使用同一種無線
技術。原告提出之無線相似而造成消費者混淆之觀點,亦非事
實由此可知。
(六)Orange此單字為一日常生活常見的單字,非因某公司或某個人
之推廣而廣為人知。在台灣,若一般消費者要將此單字聯想出
公司名稱,「橙果」或「遊戲橘子」會首先出現在台灣消費者
的印象。另在網站及市面上亦可隨處查得以Orange為名之相關
公司行號,可知其識別性相當弱。Orange即非因原告公司推廣
而成著名商標,台灣消費者亦不會將Orange聯想到原告公司,
其識別性弱,而美國商標局亦於嚴謹審核後,認兩造商標圖樣
不近似,商品不類似。而原告提出參加人之無線胎壓偵測系統
之無線,與原告之通訊系統之無線通訊網路系統相似,兩者商
品或服務間極具關聯性,進而謂有致一般消費者產生混淆誤認
之虞,不無斟酌之餘地。從而,原處分機關以系爭商標之註冊
有違商標法第23條第1 項第12款本文前段之規定,所為系爭商
標之註冊應予撤銷之處分,嫌有未洽。是被告訴願決定所為原
處分撤銷,責由原處分機關另為適法之處分,應無不合,原告
所訴並無可採。
五得心證之理由:
(一)本件原告提起異議主張系爭商標違反商標法第23條第1項第12
、13、14款規定,原處分機關則以系爭商標之註冊違反商標法
第23條第1 項第12款前段之規定而為系爭商標之註冊應予撤銷
之審定,其餘第12款後段、第13款及第14款規定部分則未予論
究。被告則以原處分機關以系爭商標之註冊有違商標法第23條
第1 項第12款本文前段之規定,所為系爭商標之註冊應予撤銷
之處分,嫌有未洽,而將原處分撤銷,責由原處分機關另為適
法之處分,原告起訴主張訴願決定應予撤銷。因此,本件爭點
應為系爭商標之註冊是否有違商標法第23條第1 項第12款前段
之規定而應予撤銷。次按,商標「相同或近似於他人著名商標
或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標
章之識別性或信譽之虞者」,不得註冊,為商標法第23條第1
項第12款所明定。而該條款規定商標「相同或近似於他人著名
商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標
或標章之識別性或信譽之虞者」,不得註冊,並未限定商標係
使用於同一或類似商品或服務。因此,指定使用於非屬同一或
類似商品或服務之商標,如相同或近似於他人著名商標或標章
,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識
別性或信譽之虞者,仍有商標法第23條第1 項第12款規定之適
用,自不待言。而判斷有無混淆誤認之虞,則應參酌商標識別
性之強弱、商標之近似及商品/服務關聯性、先權利人多角化
經營之情形、行銷管道是否相同或重疊、消費者接觸之可能性
等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是
否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
(二)經查,系爭「ORANGE設計圖」商標係由英文「ORANGE」「
Electronic」以大小不同字體置於墨色設計圖案所組成,其中
「Electronic」業已聲明不專用,而背景之墨色設計圖係在襯
托較大「ORANGE」外文,其整體寓目印象深刻者仍在「ORANGE
」外文;而原告據以異議之「ORANGE」商標係單純外文文字,
「ORANGE DEVICE 」商標圖樣係以背景設計凸顯ORANGE之外文
文字。因此,系爭商標與據以異議商標均具有予人寓目印象深
刻之相同外文「ORANGE」,以具有普通知識經驗之消費者,於
購買時施以普通之注意,外觀、觀念均可能會有所混淆,就「
ORANGE」讀音於唱呼之間亦會混淆,而認二者係來自同一來源
或雖不相同但有關聯之來源,應屬構成高度近似商標。又系爭
商標與據以異議商標圖樣中之外文「ORANGE」係屬常見文字,
並非原告或參加人所獨創,以之作為商標圖樣無獨創性,商標
圖樣上之外文「ORANGE」,其識別性較弱。
(三)次查,原告係行動通信業者,以提供行動通信網路為傳輸媒介
之各類服務為其營業核心,包括行動網路業務、ISP 業務、網
路電話及網際網路相關之商品及服務。系爭商標之外文除為原
告公司名稱之特取部分,並衍生「ORANGE DEVICE 」,「THE
FUTURE'S BRIGHT, THE FUTURE'S ORANGE 」等ORANGE系列商標
使用在電信商品及相關服務上,已在世界各國取得商標專用權
,並在我國註冊取得第1031489 號、第1030282 號、第103762
9 號、第1047704 號、第1073386 號、第183709號、第109040
3 號、第167308號、第171360號、第186470號、第171404號、
第183009號、第808939號、第101586號「ORANGE」商標、第80
9160號,第102488號「ORANGE DEVICE 」商標,第998139號「
THE FUTURE'S BRIGHT, THE FUTURE'S ORANGE」商標,第1344
84號「THE FUTURE'S BRIGHT, THE FUTURE'S ORANGE」商標,
第994850號「ORANGEVENTURES」商標及第165612號「ORANGE
VENTURES」商標等( 原處分卷第19-26 頁參照) 。原告於1994
年4 月28日第1 個ORANGE行動通信網路於英國推出即受到英國
國內及全球各地媒體之大量廣告宣傳,復與我國6 家網路業者
簽有漫遊服務合約,利用這些業者的網路,使用ORANGE英國網
路的顧客在台灣可使用其ORANGE手機。此外,原告以「ORANGE
」為商標所提供之服務及用以行銷其「ORANGE」商標之資料並
曾獲產業界諸多獎項,而原告也以參加商展、展示會及贊助活
動之方式促銷其「ORANGE」之商品及服務,並獨家贊助各種全
球性之活動,更於2000年3 月宣佈投資3 年7 千萬英鎊贊助車
隊參加一級方程式賽車大賽,使得「ORANGE」系列商標鮮明標
示在Orange快箭隊賽車車體、機械設備、支援小組、加油檢修
庫及賽車手身上,藉由報導車賽之報紙、雜誌、網站、賽車路
線場邊廣告板及其他媒體,於全球觀看一級方程式賽車大賽播
出時達其宣傳據爭商標之廣告效果。綜觀原告於異議申請時所
檢送卷附之證據資料,堪認據以異議商標所表彰之商譽,於系
爭商標申請註冊(95 年2 月23日) 前,應已廣為相關事業或消
費者所普遍知悉並臻著名。又據以異議諸商標除在行動通信網
路服務相關之服務或商品上,已具知名度而為著名商標,另已
有多角化經營之情形,亦有商標註冊列表、註冊證、報章雜誌
廣告、原處分機關92年7 月29日中台異字第G00920 151號異議
審定書,92年8 月4 日中台異字第G00920152 號異議審定書,
93 年12 月21日中台異字第G00930650 號異議審定書,93年12
月21 日 中台異字第G00930647 號異議審定書,95年1 月23日
中台異字第G00941382 號異議審定書,96年1 月12日中台評字
第H00950158 號評定書,97年4 月2 日中台異字第G009 51386
號異議審定書,97年5 月2 日中台異字第G00960420 號異議審
定書及97年8 月11日中台異字第G00950357 號異議審定書之影
本各乙份( 參訴願參加理由書證五號) 可資佐證,堪信為真實

(四)被告及參加人雖主張原告之據以異議諸商標主要使用並著名於
行動網路業務、ISP 業務及網路電話與網際網路相關商品/ 服
務,而其贊助賽車活動僅能認為是為推廣其行動網路業務或提
昇企業知名度,並非以行銷為目的,將據以異議諸商標使用於
賽車等相關商品上,自難認原告已有多角化經營於汽車相關商
品之事實,而謂兩造商標之商品/ 服務間具有關聯性,有致相
關消費者混淆誤認之虞。且兩造商標所使用之商品相較,二者
之商品在原材料、功能及產製者均屬有別;原告復未說明兩造
商標所使用之服務/ 商品間究有其他何種關聯性,自難認系爭
商標指定使用於胎壓警報器等商品,與據以異議諸商標所使用
之行動通信網路服務業或電子全球定位裝置(GPS )等商品不
能互相區隔,而有造成兩造當事人營業利益明顯衝突,並致相
關消費者會誤以為兩者商品/ 服務係來自相同或相關聯之來源
或提供者。又無線有相當多不同層面技術需求,製造不同產品
的公司亦需不同的無線技術。如無線遙控器與手機不同,藍芽
與無線收音機亦不同,一般消費者並不會認為諾基亞手機(NOK
IA) 與無線遙控器使用同一種無線技術等等。
(五)惟查,原告在參加人申請系爭商標前,已在全球各國取得「
ORANGE」及「ORANGE DEVICE」商標於第9類商品之專用權,包
括台灣註冊在先之第808939號,第809160號及第1031489號「
ORANGE」商標之第9類「通訊及電信器具及儀器;記錄或複製
聲音用器具及儀器;電視器具及儀器;電腦;電腦軟體;衛星
收發訊機;電線及電纜;電話轉接器;電話充電器;具免持聽
筒之手機功能可設於車內附擴音機之設備;車用手機托架;電
池;微處理器;數據機;車用電子導航及定位裝置及儀器;無
線裝置及儀器;手機用皮套;電子全球定位裝置 (GPS);電子
監視器」等商品( 原處分卷第25頁參照) 。系爭商標雖係指定
使用於胎壓警報器、胎壓不足自動指示器,但依系爭商標註冊
申請時所指定使用之類別尚包括無線電胎壓偵測儀、測量檢查
輪胎壓力用電動電機電子裝置,且均屬第9 類商品類別,後始
經修正刪除後只申請指定使用於胎壓警報器、胎壓不足自動指
示器,有系爭商標申請書之記載可證。足見胎壓警報器、胎壓
不足自動指示器與無線電胎壓偵測裝置或測量檢查輪胎壓力用
電動電機電子裝置關聯性密切。且參加人公司係於94年1 月20
設立,所營事業為電信管制射頻器材輸入業、無線通信機械器
材製造業、電信管制射頻器材製造業、汽車及其零件製造業、
機車及其零件製造業,有參加人公司基本查詢資料( 參訴願參
加理由書證六) 可資佐證。再依參加人所提出其車用胎壓監視
系統產品包括無線胎壓偵側器系列產品及無線射頻技術( 參加
人所提附件五、七、八、十、十三參照) ,顯見參加人胎壓警
報器、胎壓不足自動指示器之商品除與無線電胎壓偵測裝置或
測量檢查輪胎壓力用電動電機電子裝置相關,並與無線傳輸技
術之應用密不可分。系爭商標指定使用之胎壓警報器、胎壓不
足自動指示器與原告車用無線通訊裝置於車用商品具有高度關
聯性。其經銷管道屬於相同或有重疊相關,車用商品消費者同
時接觸兩造商標所指定使用之商品或使用兩造所生產之商品可
能性極大,依一般社會通念及市場交易情形誤認係來自相同或
雖不相同但有關聯之來源,引起混淆誤認之可能性極高。被告
及參加人主張參加人與原告商品不具有關聯性,無致相關消費
者混淆誤認之虞部分,非屬可採。
(六)本件衡酌據以異議商標之識別性雖不高,但系爭商標與之高度
近似,據以異議商標權利人



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裁判字號:


97年行專訴字第70號



案由摘要:


發明專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 05 月 27 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 70 號
98 年 5 月 7 日辯論終結
原 告 中華網○股份有限公司
代 表 人 王○博
訴訟代理人 林森敏 律師
吳意淳 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 郭○齡
參 加 人 彭○展
上列當事人間因發明專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年9 月25日經訴字第09706112620 號訴願決定,提起行政訴訟,
並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下

主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告應為撤銷第I246844 號「網路身份認證方法」發明專利之審
定。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要:參加人彭○展於民國93年4 月28日以「網路身份
認證方法」,向被告申請發明專利,經被告編為公告號數第
93111819號審查,准予專利後,發給發明第I246844 號專利
證書(以下簡稱系爭專利),專利權期間自95年1 月1 日起
至113 年4 月27日止。嗣原告以系爭專利有違專利法第22條
第1 項第1 款、第2 款及同條第4 項之規定,不符發明專利
要件為由,對之提起舉發,案經被告審查,以97年5 月30
日(97)智專三(二)04119 字第09720281250 號專利舉發審定
書為「舉發不成立」之處分。原告不服,提起訴願,經被告
訴願決定駁回,原告猶未甘服,遂向本院提起行政訴訟。本
院因認本件訴訟之結果,參加人之權利或法律上利益將受損
害,乃依行政訴訟法第42條第1 項規定,依職權裁定命參加
人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決:(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被告應
為撤銷第I246844 號「網路身份認證方法」(公告號數:第
93111819號)發明專利之審定。(三)訴訟費用由被告負擔。並
主張:
系爭發明專利申請專利範圍共10項,其中第1 項為獨立項,
其餘第2 項至第10項為附屬項。系爭發明專利申請專利範圍
第1 項係一種網路身分認證方法,乃藉由一提供服務之伺服
器端與一真實使用者所預先約定之一預設識別資料,及一對
應該預設識別資料之認證資料集合,該認證資料集合包括有
複數預設認證碼,以提供該伺服器透過一電子通信網路以辨
識一欲簽入該伺服器端之使用者之身分。該方法包含:該
伺服器端接收一終端機所發出之連線請求訊號;該伺服器
端要求操作該終端機之使用者,輸入一識別資料並接收;
該伺服器端將所接收之識別資料與真實使用者登記於該伺服
器端之預設識別資料進行比對,相符則進行下一步驟;該
伺服器端藉由與該真實使用者所預先約定之一輸入模式接收
該終端機之使用者,由該認證資料集合中輸入一認證碼;
該伺服器端於接收到該認證碼後,以該認證資料集合相應位
置之一預設認證碼進行驗證,相符則允許該終端機簽入,不
符則重複步驟。
系爭專利申請專利範圍第1 項之前步驟,係一般眾所皆知之
技術,例如各網站之會員登入及一般網路身份認證即時通訊
軟體(如ICQ 、MSN 等) ,均會要求使用者輸入使用者名稱
及密碼,或在網路上選取某些需要特定權限之項目,而欲進
行連結時,立即在網頁上顯示要求輸入使用者名稱及密碼之
視窗,諸如網路購物投標、登錄拍賣物品等,此已是系爭
申請前眾所皆知之技術手段。而系爭專利申請專利範圍第
1 項之後步驟,其所訴求之技術特徵,在於使用一認證資料
集合,藉以在網路上進行身份認證,亦即使用者須依據由網
路上傳送過來之一位置指標,再由該認證資料集合中找到對
應到該位置指標之認證碼,進而輸入該認證,以供對方進行
身份認證。
被告主張系爭專利之認證資料集合具有可變性,且非經由網
路傳輸之技術特徵。然據原告所提出舉發證據1 之「三國演
義」遊戲軟體之身份認證方法,係利用一密碼表,其認證方
法係使用者每次登入遊戲軟體時,須依據由電腦產生一組身
份認證提示,從該密碼表中選取相對應密碼,並輸入該密碼
到電腦所顯示的輸入圖示中,其中該組身份認證提示係包含
二圖示之「首圖」、「橫圖」及一文字之「地支」,當所輸
入之密碼與電腦內所儲存之辨識碼相同時,即通過身份認證
。惟舉發證據1 之密碼表為一紙本,乃使用者於購買該遊戲
軟體時所附贈,顯見其非經由網路傳輸之方式,而電腦所儲
存之密碼則係以亂數碼之方式而產生,故使用者於每次登入
時所見之身份認證提示均有所不同,進而從密碼表中找到需
輸入之身份認證碼亦不相同,自具有可變性,是被告之主張
,顯有違誤。
舉發證據1 之認證資料集合雖係單機使用,然其認證碼已揭
露可變性及非經由網路傳輸之技術特徵,而系爭專利僅係將
之使用於電子通信網路,足見系爭專利之技術特徵於系爭
申請前已見於刊物或已公開使用,自不具新穎性。另系爭
專利申請專利範圍為其所屬技術領域中具有通常知識者,依
申請前之先前技術顯能輕易完成,自不具進步性。系爭專利
申請專利範圍第1 項與舉發證據1 之技術特徵相較,於技術
手段、功效或目的上均相同,故不具新穎性,其已違反專利
法第22條第1 項第1 款、第2 款規定。復以系爭專利申請
範圍第1 項之技術特徵,於技術手段、功效或目的,均可
由舉發證據轉用、置換、改變或組合等方式輕易完成,自不
具進步性,故已違反專利法第22條第4 項規定。至系爭專利
申請專利範圍第2 項至第10項之附屬項所述之內容,或為一
般性功能敘述,或為已公開使用之技術,且因系爭專利申請
專利範圍第1 項不具新穎性或進步性,致各該附屬項失所附
麗,故亦不具新穎性或進步性。
綜上所述,被告所為「舉發不成立」之處分,顯有錯誤。懇
請鈞院判決如訴之聲明,撤銷原處分及訴願決定,以維權益

三、被告聲明求為判決:(一)駁回原告之訴。(二)訴訟費用由原告負
擔。並抗辯:
原告主張系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容,係為一
般網路身份認證之流程描述,已為眾所周知之習知技術,故
不具新穎性或不具進步性,然原告就此並未提出證據證明之
,被告依專利法第67條、第107 條、第128 條規定及被告所
公告之專利審查基準有關於進步性之審查原則,為本件舉發
不成立之處分,自無違法不當之處。另原告主張系爭專利
「網路身份驗證程序」認定錯誤,惟原告就舉發證據之「網
路身份驗證程序」之技術特徵與系爭專利之「網路身份驗證
程序」非屬相同技術特徵,既未提出任何反駁說明,僅以眾
所周知之習知技術作為系爭專利不具新穎性或不具進步性之
理由,是被告就該「網路身份驗證程序」之認定,自無違法
不當之處。
舉發證據1 之「三國遊戲之遊戲軟體的身份認證方法」雖揭
示預先提供給使用者的確認密碼表之技術特徵內容,即經由
網路以外之方式,預先提供確認密碼表予使用者,藉以避免
經由網路傳輸而造成有安全上之顧慮,然該「使用者的確認
密碼表」既已固定而無法隨使用者之改變而變更,故每次登
入時,均會以相同之密碼檢驗其使用者之正確性與否;惟系
專利申請專利範圍第1 項之「認證資料集合」驗證程序所
比對之資料,則會隨使用者之改變而有所變化,故每個終端
使用者之「認證碼資料」於每次登入時均不同。舉發證據1
係一種個人電腦單機版所使用之「使用者身份認證」方法,
此與系爭專利申請專利範圍第1 項之「網路身份驗證程序」
有極大技術領域之差異性,且其執行「驗證程序」之地點並
不相同。換言之,舉發證據1 之技術特徵,僅須於個人電腦
端即可完成產生登入密碼及驗證登入密碼程序,其中並未牽
涉與網路相關之技術特徵;至系爭專利申請專利範圍第1 項
之技術特徵,則須於遠端伺服器始能完成該驗證登入密碼程
序。再者,舉發證據1 並未「提供服務之伺服器端與一真實
使用者所預先約定之一預設識別資料及一對應該預設識別資
料之認證資料集合」之技術特徵,是其登入密碼為可變動,
缺少於伺服器端「預先約定與使用者相關之預設識別資料」
之技術特徵,致該可變動之「登入密碼」形同虛設(例如,
該認證碼資料遭到拷貝後,任何人均可由該認證碼資料獲得
登入密碼),與系爭專利之技術特徵相較,無法達成有效之
身份驗證程序。
舉發證據1 所載之「三國遊戲之遊戲軟體的身份認證方法」
中之「確認密碼表」係固定不變之資料,倘該認證碼資料遭
到拷貝後,任何人均可由該認證碼資料中獲得登入密碼。況
舉發證據1 所揭露之「確認密碼表」為大量印製予使用者之
同一份認證碼資料,除容易被偽造外,亦未揭露,且有複數
個認證資料存放於該「確認密碼表」中,故舉發證據1 不足
以證明系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具
有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成,亦不足證
明在於限縮請求項1 範圍之附屬請求項第2 項至第10項不具
進步性。原告既未提出具體理由證明系爭專利有違專利法第
22條第1 項第2 款之「申請前已為公眾所知悉者」規定之情
事,其主張系爭專利不具新穎性,自不可採。是系爭專利
專利範圍第1 項至第10項,自無違反核准時專利法第22條
第1 項第1 款、第2 款及同條第4 項規定,且未違反專利
查基準之進步性及舉發案件審查之規定。
綜上所述,被告所為「舉發不成立」之處分,洵無違誤,應
予維持。
四、參加人之主張:
參加人未於準備程序到場,亦未提出書狀或作何聲明。
五、兩造之爭點:系爭專利相較於舉發證據1 至舉發證據5 而言
,是否具有新穎性及進步性?
六、本院判斷如下:
(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作,而可供產業上利用者
,得依專利法第21條及第22條第1 項前段規定,申請取得新
式樣專利。又發明「申請前已見於刊物或已公開使用者」、
「申請前已為公眾所知悉」及「為其所屬技術領域中具有通
常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」仍不得依法
申請取得發明專利,復分別為同法第22條第1 項第1 款、第
2 款及第4 項所明定。
(二)經查,本件系爭專利主要係一種網路身分之認證方法,其申
專利範圍共計10項,其中第1項為獨立項,其餘第2項至第
10項為附屬項。依系爭專利申請專利範圍第1項記載,系爭
專利係藉由一提供服務之伺服端與一真實使用者所預先約定
之一預設識別資料及一對應該預設識別資料之認證資料集合
, 該認證資料集合包括有複數預設認證碼, 以提供該伺服端
透過一電子通信網路以辨識一欲簽入該伺服端之使用者的身
份,該方法包含:(1)該伺服端接收一終端所發出之一連線請
求訊號;(2)該伺服端要求操作該終端之使用者輸入一識別資
料並接收;(3)該伺服端將所接收之該識別資料與真實使用者
登記於該伺服端之預設識別資料進行比對,相符則進行下一
步驟;(4)該伺服端藉由與該真實使用者所預先約定之一輸入
模式接收該終端之使用者由該認證資料集合中輸入一認證碼
;(5)該伺服端於接收到該認證碼後以該認證資料集合相應位
置之一預設認證碼進行驗證, 相符則允許該終端簽入, 不符
則重複步驟 (4)。而本件原告所提出之引證案,其中引證1
係由軟體世界公司發行之「三國演義」遊戲軟體之使用手冊
,依該遊戲軟體之使用手冊第15頁所載,使用者依據電腦畫
面之提示,找到密碼表中對應到之「橫圖」、「首圖」,並
配合「地支」找出交叉所在之密碼;而引證2則為美國第528
5055號專利,該專利主要係揭示,有複數個密碼事先被儲存
於IC卡中,使用者輸入其中之一密碼,透過系統比對後依據
所輸入之不同的密碼給予不同的服務或存取權限,例如於訂
票服務中,使用者利用網路插入IC卡進行網路訂票,在輸入
密碼後完成相關之訂票作業,並將訂票後之結果存於IC卡中
,事後於取票過程中,票務人員從使用者取得IC卡後,可以
輸入另ㄧ組專門用於取票任務之密碼,如此利用不同之密碼
可以避免使用者密碼被票務人員得知,而產生可能之流弊;
至引證3乃為美國第5682475號專利,該專利主要係揭示以可
變化之密碼來控制存取資料處裡系統之權限,在一實施例中
,此發明將一變數輸入一運算式中,且包含預定之密碼,執
行該運算式與密碼,再比較所輸入之字元串與此密碼的值,
若相同則可存取資料處裡系統;另引證4則為美國第5821933
專利,該專利主要係揭示利用輸入圖像式密碼來控制使用
者之權限,該圖像式密碼係由兩個或兩個以上之視覺圖像順
序所組合成;另引證5則為美國第6061799號專利,該專利
要係揭示以可攜式儲存媒體存放密碼認證資料,其以加解密
方式進行密碼認證作業,以控制存取權限。
(三)承前所述,系爭專利申請專利範圍第1 項請求項係揭示一種
網路身份認證方法,其中「一種網路身份認證方法, 藉由一
提供服務之伺服端與一真實使用者所預先約定之一預設識別
資料及一對應該預設識別資料之認證資料集合, 該認證資料
集合包括有複數預設認證碼, 以提供該伺服端透過一電子通
信網路以辨識一欲簽入該伺服端之使用者的身份, 該方法包
含: ...」等語為該請求項之前言部份,就該前言中,「
預設識別資料」可以解讀為一般存取識別預設之帳號、「複
數預設認證碼」可以解讀為複數預設之密碼、「認證資料集
合」依據系爭專利說明書之揭示,可以解讀為一維序列資料
表或二維、三維陣列資料表、「該認證資料集合包括有複數
預設認證碼」可以解讀為一維序列資料表或二維、三維陣列
資料表中包含有複數預設之密碼。上開前言部份與一般利用
網路進行身分認證之服務,例如利用網路金融ATM 服務相較
,差別僅在於「複數預設認證碼」之不同,即一般網路金融
ATM 服務,使用者通常僅有一組密碼,而系爭專利之使用者
則具有複數個密碼;又該請求項方法步驟(1) 、步驟(2) 、
步驟(3) 所載「(1) 該伺服端接收一終端所發出之一連線請
求訊號;(2)該伺服端要求操作該終端之使用者輸入一識別資
料並接收;(3)該伺服端將所接收之該識別資料與真實使用者
登記於該伺服端之預設識別資料進行比對, 相符則進行下一
步驟; 」等語,可以解讀為識別資料之驗證程序,即帳號之
驗證程序,此與一般網路金融ATM 服務相較,兩者之識別資
料( 帳號) 之驗證程序並無不同;另該請求項方法步驟(4)
、步驟(5) 所示「(4) 該伺服端藉由與該真實使用者所預先
約定之一輸入模式接收該終端之使用者由該認證資料集合中
輸入一認證碼;(5)該伺服端於接收到該認證碼後以該認證資
料集合相應位置之一預設認證碼進行驗證, 相符則允許該終
端簽入,不符則重複步驟(4) 。」可以解讀為認證碼之驗證
程序,即密碼之驗證程序,此與一般網路金融ATM 服務相較
,兩者之認證碼(密碼)之驗證程序亦無不同。由以上之解
讀,可知系爭專利申請專利範圍第1 項請求項與一般利用網
路進行身分認證之服務差別僅在於「複數預設認證碼」。而
引證1 「三國演義」遊戲軟體揭示有複數個密碼之密碼表,
其操作方式係依據該遊戲軟體之使用手冊第15頁,使用者依
據電腦畫面之提示,找到密碼表中對應到之「橫圖」、「首
圖」,並配合「地支」找出交叉所在之密碼。惟因引證1 為
電腦之單機版遊戲軟體,其帳號密碼之驗證程序是在個人電
腦中進行,與系爭專利第1 項請求項透過網路進行身分認證
之技術特徵並不相同,故尚難證明系爭專利第1 項請求項不
具新穎性。系爭專利申請專利範圍第2 項、第3 項、第4 項
、第7 項、第8 項、第9 項與第10項請求項為依附於第1 項
請求項,第5 項與第6 項為依附於第4 項請求項,該等請求
項所附加之技術特徵均在限縮第1 項請求項之範圍,是以,
系爭專利申請專利範圍第1 項請求項與引證1 相較既具新穎
性,則系爭專利申請專利範圍第2 項至第10項請求項亦當具
有新穎性。
(四)另引證2 揭示有複數個密碼事先被儲存於IC卡中,使用者輸
入其中之一密碼,透過系統比對後依據所輸入之不同密碼給
予不同之服務或存取權限。引證2 第3 圖與第6 圖揭露IC卡
儲存有複數密碼,故引證2 具有複數組密碼之特徵。另引證
2 第1 圖揭露使用者端透過網路與伺服端電腦連線之訂位(
票)系統實施例,第4 圖揭露一實施例之操作程序流程圖。
比較引證2 與系爭專利第1 項請求項,引證2 雖具有複數組
密碼,且其揭露透過網路進行交易,惟其第4 圖所揭露之操
作程序流程圖與系爭專利之識別資料驗證程序與認證碼驗證
程序並不完全相同,故尚難證明系爭專利不具新穎性。而依
引證3 揭示內容,其係將密碼預先定義成(predefined)一可
變函數,以產生可變化(variable)形式(expression)的密碼
,即使用者可根據約定之變化規則,將一變數輸入一運算式
中,執行該運算式以得到一密碼。例如約定之變數為時間或
溫度,則輸入當時之時間或溫度於該運算式,則執行該運算
式便可得到一密碼。比較引證3 與系爭專利請求項第1 項,
證據3 之「密碼運算式」與系爭專利之認證資料集合( 一維
序列資料表或二維、三維陣列資料表) ,並不相同,故尚難
證明系爭專利不具新穎性。至引證4 所揭示者乃利用輸入圖
像式密碼來控制使用者之權限,該圖像式密碼由兩個或兩個
以上之視覺圖像順序所組合成,比較引證4 與系爭專利請求
項第1 項,引證4 於伺服端或可認為具有複數組密碼,惟於
使用者端則係直接依據視覺圖像之組合順序輸入密碼,故使
用者應無具有複數組密碼,與系爭專利具有「複數預設認證
碼」並不相同,故亦難證明系爭專利不具新穎性。而引證5
部分揭示以可攜式儲存媒體存放密碼認證資料,其係以加解
密方式進行密碼認證作業,以控制存取權限,茲比較引證5
與系爭專利請求項第1 項,引證5 於伺服端具有複數組密碼
,且此密碼對應不同之使用者,惟因使用者只擁有一組密碼
,與系爭專利具有「複數預設認證碼」並不相同,故尚難證
明系爭專利不具新穎性。而系爭專利申請專利範圍第2項、
第3項、第4項、第7項、第8項、第9項與第10項請求項為依
附於第1 項請求項,第5 項與第6 項為依附於第4 項請求項
,該等請求項所附加之技術特徵均在限縮第1項請求項之範
圍,是第1 項請求項相對於引證2 、3 、4 、5 時既具新穎
性,則第2 項至第10項請求項亦當然具有新穎性,自不待言

(五)另就進步性部分,引證1 揭示有複數個密碼之密碼表,依據
該遊戲軟體之使用手冊第15頁,使用者依據電腦畫面之提示
,找到密碼表中對應到之「橫圖」、「首圖」,並配合「地
支」找出交叉所在之密碼。是以,引證1 已揭露系爭專利
1項請求項之「複數預設認證碼」,兩者透過「複數個密碼
之密碼表」用以提高被盜拷困難度之功效皆相同;另引證1
為電腦之單機版遊戲軟體,其帳號密碼之驗證程序係在個人
電腦單機中進行,與系爭專利透過網路進行身分認證之技術
特徵雖不相同,惟系爭專利第1 項請求項方法步驟(1) 至步
驟(5) 與一般網路金融ATM 服務相較,兩者就識別資料(帳
號)之驗證程序、認證碼(密碼)驗證程序並無不同,是系
專利利用引證1 已揭示之複數個密碼之密碼表,將此技術
特徵從個人電腦單機作業轉用至網際網路上,此種轉用所應
用之網路上身分認證方法步驟(1 )至步驟(5 )與習知技
術無異,且亦無不可預期之功效產生,是本項為系爭專利
屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易
完成,不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2 項,進一
步限縮第1 項步驟(3) 識別資料之比對次數,申請專利範圍
第3 項,則進一步限縮第1 項步驟(5) 認證碼之比對次數,
此與一般習知技術對於帳號或密碼預設「允許輸入錯誤次數
」為相同之設計,其目的皆在防止有心人士利用「錯誤嘗試
法」以試圖解開帳號與密碼,且所產生之功效亦相同。故整
體觀之,系爭專利申請專利範圍第1 項已如前述分析利用引
證1 與習知之一般網路金融ATM 服務身分認證程序結合,可
證明該請求項不具進步性,而其附屬項申請專利範圍第2項
與第3項在附加之技術特徵亦與習知技術對於帳號或密碼預
設「允許輸入錯誤次數」為相同之設計,且產生之功效亦相
同,是比較引證1與系爭專利第2項、第3項請求項,其為所
屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易
完成,自不具進步性。
(六)另系爭專利申請專利範圍第4 項乃進一步限縮第1 項步驟(4
) 之輸入模式為「由該伺服端決定一位置指標資訊傳送至該
終端,並要求操作該終端之使用者由該認證資料集合中依照
該位置指標資訊得出相應位置之一認證碼並輸入。」,而引
證1已揭示「使用者依據電腦畫面之提示,找到密碼表中對
應到之「橫圖」、「首圖」,並配合「地支」找出交叉所在
之密碼。」,兩者利用系統所提示之位置指標資訊來對應密
碼表並找出所應輸入之密碼之技術原理相同,雖引證1尚未
能確認是否可由電腦以亂數方式產生位置指標資訊,惟因系
爭請求項亦可能包含每次系統之提示皆相同之實施態樣,故
其實質已涵蓋先前技術之引證1 ,且此設計欲達到使用者或
第三人於輸入時方知所對應之密碼之功效亦相同。故整體觀
之,系爭專利申請專利範圍第1 項已如前述分析利用引證1
與習知一般網路金融ATM 服務身分認證程序結合,可證明該
請求項不具進步性,而其附屬項第4 項亦與引證1 利用系統
所提示之位置指標資訊來對應密碼表,並找出所應輸入之密
碼之技術原理相同,且產生之功效亦相同,故系爭專利申請
專利範圍第4項應為所屬技術領域中具有通常知識者依申請
前之先前技術,即能輕易完成,自不具進步性。
(七)而引證2 部分,則揭示有複數個密碼事先被儲存於IC卡中,
使用者輸入其中之一密碼,透過系統比對後,依據所輸入之
不同密碼給予不同的服務或存取權限,引證2 第3 圖與第6
圖揭露IC卡儲存有複數密碼,故引證2 具有複數組密碼之特
徵,另其第1 圖揭露使用者端透過網路與伺服端電腦連線之
訂位( 票) 系統實施例,第4 圖揭露一實施例之操作程序流
程圖。茲比較引證2 與系爭專利第1 項請求項,引證2 已揭
露系爭專利具有複數組密碼與透過網路進行交易之技術特徵
,且系爭專利第1 項請求項方法步驟(1) 至步驟(5) 與一般
網路金融ATM 服務相較,兩者之識別資料( 帳號) 的驗證程
序、認證碼( 密碼) 的驗證程序並無不同,實與習知技術無
異,已如前述。雖引證2 所具有之複數組密碼係為給予不同
之服務或存取權限,與系爭專利用以防止密碼被盜拷之目的
並不相同,惟系爭專利第1 項請求項實際上並未將其實施防
止密碼被盜拷之目的之技術特徵寫入該請求項,故系爭專利
第1 項請求項實際上僅為引證1 與習知一般網路金融ATM 服
務之結合,並未有新功效產生,為所屬技術領域中具有通常
知識者依申請前之先前技術所能輕易完成,不具進步性。而
系爭專利申請專利範圍第2 項、第3 項,均係進一步限縮第
1 項,故整體觀之,系爭專利申請專利範圍第1 項已如前述
分析,係利用引證2 與習知一般網路金融ATM 服務身分認證
程序結合,可證明該請求項不具進步性,而其附屬項申請
範圍第2 項與第3 項在附加之技術特徵亦與習知技術對於
帳號或密碼預設「允許輸入錯誤次數」為相同之設計,且產
生之功效亦相同,所以比較引證2 與系爭專利第2 項、第3
項請求項,應為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
先前技術,所能輕易完成,自不具進步性。
(八)系爭專利申請專利範圍第4 項乃進一步限縮第1 項步驟(4)
之輸入模式為「由該伺服端決定一位置指標資訊傳送至該終
端,並要求操作該終端之使用者由該認證資料集合中依照該
位置指標資訊得出相應位置之一認證碼並輸入。」,而引證
2之選擇何密碼輸入是依使用者決定,而並非由伺服端決定
,故引證2 與申請專利範圍第4 項相較,尚非為所屬技術領
域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成,故
尚難證明系爭專利不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第
5 項係進一步限縮第4 項之伺服端,是以亂數方式在一定之
組合範圍內產生該位置指標資訊,申請專利範圍第5項所附
加之技術特徵均在限縮請求項第4項之範圍,故系爭專利第4
項請求項與引證2 相較既具有進步性,則請求項第5 項自亦
均具有進步性。而系爭專利申請專利範圍第6 項亦係進一步
限縮第4 項之伺服端於產生該位置指標資訊後隨之對該位置
指標資訊進行標記,並排除已標記之該位置指標資訊重複使
用,此項所附加之技術特徵均在限縮請求項第4項之範圍,
系爭專利第4 項請求項與引證2 相較既具有進步性,則請求
項第6 項亦具有進步性。再者,系爭專利申請專利範圍第7
項仍係進一步限縮第1 項步驟(4) 之輸入模式是由該終端之
使用者自該認證資料集合中循序每次輸入一認證碼,而因引
證2 由IC卡中選擇何密碼輸入是依使用者決定,並非由伺服
端決定,故無所謂「使用者由該認證資料集合中循序每次輸
入一認證碼」之技術特徵,是以引證2 與申請專利範圍第7
項相較,應非為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
先前技術所能輕易完成者,尚難據以證明系爭專利不具進步
性。至系爭專利申請專利範圍第8 項、第9 項與第10項,均
進一步限縮第1 項步驟(5 )之伺服端認證碼驗證程序,其
揭示計算該認證資料集合中未使用之該認證碼數量,若未使
用之該認證碼數量低於特定數目,則更換另一認證資料集合
予該真實使用者或通知該真實使用者重新使用該認證資料集
合。引證2並未揭示前述系爭專利之計算認證碼數量與後續
對策,故此部分非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前
之先前技術所能輕易完成者,故尚難證明系爭專利不具進步
性。
而依引證3 所揭示之技術特徵,其係將密碼預先定義(prede
fined)成一可變函數,以產生可變化(variable)形式(expre
ssion) 之密碼,使用者可根據約定之變化規則,將一變數
輸入一運算式中,再執行該運算式以得到一密碼。例如約定
之變數為時間或溫度,則輸入當時之時間或溫度於該運算式
,執行該運算式便可得到一密碼。比較系爭專利第1項請求
項與引證3 ,系爭專利之認證資料集合(一維序列資料表或
二維、三維陣列資料表)與引證3之「密碼運算式」,所採
用之技術手段並不相同,此應非所屬技術領域中具有通常知
識者依申請前之先前技術所能輕易完成,故尚難證明系爭
不具進步性。另引證4 揭示利用輸入圖像式密碼以控制使
用者之權限,該圖像式密碼由兩個或兩個以上之視覺圖像順
序所組合成。比較系爭專利第1 項請求項與引證4 ,系爭
具有「複數預設認證碼」,而引證4 於伺服端雖或可認為
具有複數組密碼,惟於使用者端則因係直接依據視覺圖像之
組合順序輸入密碼,故使用者應無具有複數組密碼,是兩者
並不相同,此部分亦非所屬技術領域中具有通常知識者依申
請前之先前技術所能輕易完成者,亦尚難證明系爭專利不具
進步性。另引證5 係揭示以可攜式儲存媒體存放密碼認證資
料,其以加解密方式進行密碼認證作業,以控制存取權限。
茲比較系爭專利第1 項請求項與引證5 內容,系爭專利具有
「複數預設認證碼」,而引證5 於伺服端雖具有複數組密碼
,惟此密碼為對應不同之使用者,於使用者端僅擁有一組密
碼,兩者相較並不相同,是系爭專利此部分特徵非所屬技術
領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者
,尚難證明系爭專利不具進步性。而系爭專利申請專利範圍
第2 項至第10項所附加之技術特徵均在限縮請求項第1 項之
範圍,故系爭專利第1 項請求項與證據3 、4 、5 相較既具
有進步性,則請求項第2 項至第10項亦均具有進步性。
七、按「申請專利範圍之解釋得參考專利明書」,但不得「將
說明書所述之限制條件讀入申請專利範圍中」,前者乃利
專利說明書以確定申請專利範圍文字、用語之意義,後者
則是將專利說明書的記載導入申請專利範圍中,而增加申請
專利範圍所未記載的限制條件。系爭專利之「認證資料集合
」應該為一維序列資料表或二維、三維陣列資料表,該「認
證資料集合」本身似不含有「可變性」及「非經由網路傳輸
」之技術特徵。本件被告於舉發審定中對於「認證資料集合
」之解釋,任將專利說明書之記載導入申請專利範圍中,增
加申請專利範圍所未記載的限制條件,其解讀應屬有誤。引
證1 為80年間之電腦遊戲產品,其軟體載體(舊型之1.2M大
磁碟片)所需之磁碟機早已非現行個人電腦之配備,被告於
本院準備程序中自承並未實際執行過該遊戲軟體,惟其卻於
舉發審定書中認定「該『使用者的確認密碼表』係為已經固
定而無法隨著使用者的改變而跟著改變(亦即: 每一次登入
時都會以相同的密碼來檢驗其使用者的正確性與否), …」
云云,應僅係推論,並未經驗證。依據本院上揭分析,系爭
專利與引證1 至引證5 相較,雖具新穎性,惟因引證1 至少
能證明系爭專利第1 項、第2 項、第3 項、第4 項等請求項
不具進步性,引證2 至少能證明系爭專利第1 項、第2 項、
第3 項等請求項不具進步性,是系爭專利之有效性是否仍有
維持必要,即有疑問。
八、綜上所述,系爭專利申請專利範圍共有10項,而原告共提出
5 項證據。經本院逐項審查結果,依上開證據資料可知,系
專利與舉發證據1 至舉發證據5 相較,雖具有新穎性。惟
舉發證據1 至少能證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第2
項、第3 項及第4 項請求,並不具進步性;另舉發證據2 至
少能證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項及第3 項請
求,並不具進步性,故而原處分為舉發不成立之處分,於法
即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持,亦非妥適。是以原
告請求撤銷訴願決定及原處分,並請求判命被告應為撤銷系
專利之審定,為有理由,應予准許。
九、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無
涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為有理由,依智慧財產案件審理法第1
條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 27 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 林欣蓉
法 官 王○雄
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後
20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 27 日
書記官 邱于婷

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裁判字號:


97年行專訴字第56號



案由摘要:


新型專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 05 月 27 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 56 號
民國98年5 月7 日辯論終結
原 告 泰商塞○○○○○○○○有限公司
代 表 人 臥○○ 凱○
訴訟代理人 林衍鋒 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 吳○豐
林○泉
參 加 人 孫○
上列當事人間因新型專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年8 月21日經訴字第09706111830 號訴願決定,提起行政訴訟,
,並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟,本院判決如
下:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:參加人孫○前於民國94年4 月21日以「滅火彈改
良結構」向被告智慧財產局申請新型專利,經編為第942062
93號進行形式審查准予專利後,發給新型第M276589 號專利
證書(下稱系爭專利)。嗣原告以其違反專利法第94條第1
項第1 款及第4 項之規定,不符新型專利要件,對之提起舉
發。案經被告審查,於97年3 月24日以(97)智專三(三)0505
1 字第09720150830 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之
處分。原告不服,提起訴願,經經濟部97年8 月21日經訴字
第09706111830 號訴願決定駁回,原告仍不服,遂向本院提
起行政訴訟,本院依職權命參加人參加訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分,並命被告應就第
094206293N01號滅火彈改良結構專利舉發案為舉發成立之審
定。並主張:
(一)系爭專利於94年4 月21日向被告提出新型專利申請,而於94
年7 月19日經形式審查准予專利。系爭專利案之申請專利
圍共7 項,其第1 項為獨立項,第2 至7 項為附屬項。該獨
立項為一種滅火彈結構改良,包括一具有內部腔室的幾何形
狀之殼體;一填充在該內部腔室的粉狀物;使一引線通過該
內部腔室,係至少一端突出殼體;其特徵係在於:至少使該
引線位在內部腔室之一設定區域形成捲繞組織,以固定一包
覆其內之火藥者。舉發附件一為系爭專利專利說明書;舉
發附件二為94年2 月1 日公告之第93200211號「滅火球」新
專利案(下稱引證一);舉發附件三為西元2004年9 月28
日公告之美國第US6,796,382B2 號「FIRE EXTINGUISHING
BALL」專利案(下稱引證二);舉發附件四為附件三於西元
2003年1 月9 日公開之美國第US2003/0006046A1號「FIRE
EXTINGUISHING BALL」專利案;附件五為第93200211號「滅
火球」新型專利技術報告。原告於舉發理由係主張系爭專利
與引證一及引證二相較為不具新穎性及進步性,案經被告審
查後,原告認為系爭專利與引證一及引證二的結構上是有些
許不同,故於訴願理由不再主張系爭專利不具新穎性,惟原
告仍認為系爭專利與引證一的所揭示的技術比較,係不具進
步性。
(二)訴願機關駁回理由之一,無非為「引證一滅火球包覆爆炸火
藥的塑膠管雖與引線接合,然其並非固接在殼體中央的引線
上,在填充滅火材料或配送的過程,塑膠管的預設位置易偏
移滑動,拋入火場時滅火原料無法平均地洩出擴散;而系爭
專利第2 圖捲繞組織係直接形成於腔室內部之引線上,不會
偏移,引爆時滅火材料可均勻洩出擴散等,並非為其所屬技
術領域中具有通常知識依申請前之引證一技術顯能輕易完成
者,是引證一尚無法證明系爭專利不具進步性」云云。惟遍
查系爭專利專利說明書中,並無提出任何事證可資證明訴
願理由所謂:「系爭專利第2 圖捲繞組織係直接形成於腔室
內部之引線上,不會偏移,引爆時滅火材料可均勻洩出擴散
等」之功能確實存在,甚至原處分書、訴願決定書中,亦未
提出任何相關事證證明引證一確實有上揭所謂「引證一滅火
球包覆爆炸火藥的塑膠管雖與引線接合,然其並非固接在殼
體中央的引線上,在填充滅火材料或配送的過程,塑膠管的
預設位置易偏移滑動,拋入火場時滅火原料無法平均地洩出
擴散」之情形存在,足徵引證一之專利設計,是否有上示情
形,有待被告證明。事實上,由引證一第一圖及第二圖所示
,可清楚看出該內部設有爆藥劑的引線塑膠管21係與引線20
固接成一體且置於殼體中央位置,故依一般經驗推論,可知
該引線塑膠管內包覆有爆藥劑,且爆藥劑與引線20形成接觸
,因此引線塑膠管21與引線20早已固接成成為一體,否則爆
藥劑等早就洩漏散落四處,如何引爆? 足徵上揭訴願理由所
稱:引證一滅火球專利案所包覆爆炸火藥的塑膠管雖與引線
接合,然其並非固接在殼體中央的引線上云云,並非事實,
且其認定有違一般經驗法則,有理由不備之情形。
(三)被告暨訴願機關駁回理由所稱「系爭專利第2 圖捲繞組織係
直接形成於腔室內部之引線上,不會偏移,引爆時滅火材料
可均勻洩出擴散等,並非為其所屬技術領域中具有通常知識
依申請前之引證一技術顯能輕易完成者,是引證一尚無法證
明系爭專利不具進步性」云云,要非事實,蓋比較引證一之
滅火球與系爭專利案所揭示第三圖,二者構造相關細部構成
幾乎相同,其差異僅為系爭專利案採捲繞方式固定火藥,而
引證一採直接固接方式而已,惟系爭專利所謂採捲繞方式固
接火藥,依一般經驗可知,本一般人可輕易完成,何況專門
製造之專業技師,是系爭專利不具進步性。
(四)系爭專利申請專利範圍第1 項相對於引證一不具新穎性、進
步性:
系爭專利申請專利範圍第1 項所要求保護的技術方案,已在
引證一所示新型專利案完全被公開,兩者僅是文字表達方式
上略有差別,技術方案實質上卻是相同,且兩者屬於相同技
術領域,並能產生相同技術效果,亦同樣藉一設定區域來固
定包覆火藥,進而達到使滅火材料能夠平均洩出、擴散的效
果,因此系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。
雖被告及參加人均主張系爭專利由引線形成捲繞組織,而引
證一設置塑膠管,而辯稱系爭專利與引證一不同。惟引證一
內設塑膠管,由其圖示及實際施作,係可固接在殼體中央的
引線上,並無系爭專利說明書中所述引證一內設塑膠管,無
法固接在殼體中央的引線上情事,況塑膠管與捲繞組織作用
須相同,用以包覆爆藥劑(火藥),捲繞組織用以包覆火藥
,本為所屬技術領域中具有通常知識者依對比引證一之塑膠
管包覆爆藥劑,顯能輕易完成,又引證一只要應用一塑膠管
便將爆藥劑完整不洩漏地將爆藥劑包覆,而系爭專利卻須應
用捲繞組織和棉絮單元才能完整包覆該爆破火藥,製造費時
、增加成本,且仍有火藥洩漏之虞,因此系爭專利申請專利
範圍第1 項不具備進步性。
(六)系爭專利申請專利範圍第1 項相對於引證二,亦不有新穎性
、進步性:
引證二本與系爭專利屬「滅火球」之相同技術領域,其揭露
:「在球狀外部的實施例中,每一半球邊緣的一半具有舌狀
突起,在另一半邊緣上具有匹配的凹槽4 或者其他連接特徵
,只是小部份邊緣留下用於充填孔和嵌合銷(的一半)9 ,
允許在球體兩側使用一次模制,其中在它們10之間具有固定
連接」、「本發明確定為用手投擲、滾、跌落或者投遞來直
接投射到火附近,接著在球體兩個極端或者其中一個極端上
的熔線6 被點燃,隨後啟動煙火炸藥5 ,炸藥5 的爆炸當量
將使泡沫殼體粉碎,並把化學藥劑8 散開。此優選實施例是
啟動器械最經濟方案之一。本說明書沒有主張用紙或者紙板
包裝煙火炸藥是可以使用的唯一類型,然而,對於公眾使用
的話,可選擇炸藥的包裝可以是這樣類型,即:具有較低的
密度和組分質量,從而在炸藥爆炸後,能夠有效地碎裂成細
微,無危險的碎片」等技術內容。而系爭專利引請專利範圍
第1 項所要求保護的技術方案在引證二中完全被公開,充其
量兩者僅是文字表達方式上略有差別,技術方案實質上卻是
相同,況兩者屬於相同技術領域,並同樣藉一設定區域來固
定包覆火藥,進而達到使滅火材料能夠平均洩出、擴散的效
果,其產生之技術效果相同,因此系爭專利申請專利範圍第
1項不具備新穎性。
雖系爭專利以引線形成捲繞組織,而引證二係以設置紙或紙
板,惟用來包覆火藥之作用相同,況捲繞組織用以包覆火藥
,本為所屬技術領域中具有通常知識者依引證二所載任何保
持火藥密度、不產生危險性的碎片都可以用來包覆火藥,顯
能輕易完成,因此系爭專利申請專利範圍第1 項不具備進步
性。
(七)系爭專利相對於引證一及引證二之組合,亦不具有進步性:
結合引證一及引證二,使所屬技術領域中具有通常知識者容
易想到使用引線包覆火藥,因此系爭專利申請專利範圍第1
項不具備進步性。
系爭專利申請專利範圍第2項不具有進步性:
引證一以塑膠管包覆爆藥劑,得將爆藥劑完整、不洩漏地
將爆藥劑包覆,而系爭專利卻須應用捲繞組織和棉絮單元
才能完整包覆該爆藥劑,除製造費時、增加成本外,更有
火藥洩漏之虞,因為系爭專利申請專利範圍第2 項不具備
進步性。
引證二公開以使用紙或紙板及其它任何不產生危險性的碎
片包覆火藥,除結構比系爭專利申請專利範圍第2 項簡單
外,更輕易解決相同問題,自屬相同技術,因此系爭專利
申請專利範圍第2項不具備進步性。
系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性:
系爭專利申請專利範圍第3 項所限定「火藥經由捲繞組織與
棉絮單元包覆的外部被一薄膜包覆」,目的在於防止火藥洩
出,惟結構較引證一、引證二複雜、製造繁瑣,因此系爭
申請專利範圍第3項不具備進步性。
系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性、進步性:
系爭專利申請專利範圍第4 項限定引線之長度,惟引證一、
引證二「本發明由其構成部份的組裝首先為,把炸藥5 的其
中一條熔線6 穿過在泡沫塑料殼體3 中的孔,然後在該此長
度把該熔線割斷,並把其端部插入到用於熔線6 尖端的殼體
凹陷處空腔內,從而炸藥5 將懸在組裝器械的近似質量中心
。在炸藥另一端的其他熔線然後同樣地穿過在殼體基部上的
孔,兩個殼體半壓在一起,並通過舌槽連接裝置4 或者其他
連接裝置固定就位,然後第二熔線同樣地切成預定長度,並
埋在殼體表面上的預先模制凹陷處空腔內」之記載,已揭露
引線(即熔線)須長於殼體直徑之技術內容,因此系爭專利
申請專利範圍第4項不具備新穎性、進步性。
系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性:
系爭專利申請專利範圍第5 項限定之特點為「紙質材料可選
擇性的包覆在該火藥、捲繞組織與棉絮單元之間」,其係利
用紙質較硬的特質,使得火藥得穩固地位於腔室之中央位置
。而引證一之塑膠管、引證二之紙、紙板均具有一定硬度,
能夠保持火藥於腔室中央位置,亦即系爭專利之上開特徵已
被引證一、引證二「本說明書沒有主張用紙或者紙板包裝煙
火炸藥是可以使用的唯一類型,然而,對於公眾使用的話,
可選擇炸藥的包裝可以是這樣類型,即:具有較低的密度和
組分質量,從而在炸藥爆炸後,能夠有效地碎裂成細微,無
危險的碎片」所揭露,因此系爭專利申請專利範圍第5 項不
具進步性。
系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性:
系爭專利申請專利範圍第6 、7 項限定捲繞組織之設置型態
,但在前述理由中已證明該捲繞組織其已被引證一、引證二
所揭露,因此系爭專利申請專利範圍第6、7項不具進步性。
(八)引證二滅火球球體內並無空隙、球體內引線等不會移動:
此觀引證二說明滅火彈製作過程如下:「本發明由其構成部
份的組裝首先為,把炸藥5 的其中一條熔線6 穿過在泡沫塑
料殼體3 中的孔,然後在該此長度把該熔線割斷,並把其端
部插入到用於熔線6 尖端的殼體凹陷處空腔內,從而炸藥5
將懸在組裝器械的近似質量中心。在炸藥另一端的其他熔線
然後同樣地穿過在殼體基部上的孔,兩個殼體半壓在一起,
並通過舌槽連接裝置4 或者其他連接裝置固定就位,然後第
二熔線同樣地切成預定長度,並埋在殼體表面上的預先模制
凹陷處空腔內」、「乾化學滅火/熄火劑8 然後經過充填孔
9 填充到殼體內,直到它被填滿,孔然後用模制嵌合銷(
molded-to-fit plug)封閉。然後,一般地為PVC (聚氯乙
烯)塑料的預定尺寸塑料收縮薄膜帶2 或者7 由於其與聚烯
烴薄膜相比具有較低的收縮熱需要量,因此嵌合到殼體3或
者14上。在球形的實施例中,一種收縮薄膜帶2 垂直地嵌合
(意思是指帶的中心線縱向取向),其中該圓形收縮薄膜帶
的中心線將橫過並且覆蓋位於組件頂部和基部的空腔內的熔
線6 尖端,同時在此優選結構中,還橫過在半球10之間接縫
的填充銷9 的中心線。在熱空氣作用下,由於典型的塑料收
縮薄膜最大收縮比通常對於收縮薄膜帶邊緣是不足以有效地
縮小其輪廓,從而完全地以及勻稱地包圍整個球面,因此本
單一收縮薄膜帶2 將有效地把整個球體組件約束成捆綁密封
單元,然而平常將不覆蓋球體整個表面。這樣,沒有具有較
高縮小比特性的膜,收縮薄膜帶的寬度被限制成可勻稱地貼
在球形上的寬度。接著球形組件需要第二個帶7 ,此帶在緯
度方向上被敷也就是說嵌合上,同時此帶的中心線與兩個半
球10之間的接縫共面,並利用熱鼓風機或者通過熱空氣管道
而同樣地受熱貼在球體表面上,這在工業上很普通,其中工
作空氣溫度顯著地在組件熔線點燃溫度之下。在這一點上,
器械的基本組裝完成」等語,即可知引證二所示滅火彈內有
滅火材料,本是完全填充在球體內,且引線、火藥均有相對
應之固定單元固定(即譯本之熔線)球體內並無空隙,更不
會有球體內引線、火藥等移動問題。如就此部分仍有疑議,
建請送指定鑑定機關鑑定,以釐清事實。
引證二所謂火藥、引信,均有相對應單元固定,自無所謂偏
移問題發生,足徵系爭專利所謂改良火藥、引信等偏移問題
,而創作所謂申請專利範圍第1 項所謂「捲繞組織」云云,
洵屬無據,甚至原告價購依系爭專利所生產滅火彈產品,竟
無所謂「捲繞組織」存在,幾乎完全抄襲原告所有引證二
,足徵參加人編篡難以施作之「捲繞組織」,以申請系爭
專利,卻實際抄襲引證二專利公開技術方法,難認苟同。
原告曾在中國大陸就參加人相同專利,提出無效訴訟,惟因
第一次所提資料不足、法條適用未明,已遭駁回,然原告於
西元2009年2 月6 日再提無效訴訟,並經中華人民共和國國
家知識產權局專利覆審委員會處理中。
(十)原告曾就引證一申請專利技術報告,經被告引據引證二,認
定引證一欠缺新穎性及進步性,又參加人自稱伊就引證一改
良所謂「捲繞組織」而成系爭專利,其餘皆與引證一相仿,
惟「捲繞組織」既欠缺進步性、新穎性,已如前述,是依上
專利技術報告之相同理由,系爭專利即欠缺新穎性、進步
性。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回。並辯稱:
(一)引證一之滅火球殼體10內部填滿乾粉13,引線20由殼體外部
穿至殼體內部,位於殼體10內部所穿設的引線20外部設置引
線塑膠管21,該引線塑膠管21內部容置有爆藥劑,殼體外部
覆蓋塑膠膜。查系爭專利之引線3 位在內部腔室2 之一設定
區域形成捲繞組織35,以固定一包覆其內之火藥32等、和引
證一位於殼體10內部所穿設的引線20外部設置引線塑膠管21
,該引線塑膠管21內部容置有爆藥劑等相較,兩者構造不同
,引證一尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性

(二)又依引證一說明書第6 頁所載「具有適當長度的引線20,係
由半圓球體11外部穿至其內部,於半圓球體11內部設有引線
塑膠管21(其內部具有爆藥劑)」,其引線20貫穿半圓球體
11處為防止乾粉外洩幾呈封閉狀(引證一第一圖〔見本判決
附圖四〕),引線塑膠管21應為引線20由半圓球體11外部穿
至內部後再於半圓球體11內部設置,引線塑膠管21和引線20
應為不同之兩構件,引線塑膠管21內爆藥劑與引線20僅為接
觸,而引線塑膠管21(其內部具有爆藥劑)可於引線20上滑
動,引證一爆藥劑若可直接固接於引線20,則無需另行設置
引線塑膠管21;反觀,系爭專利引線3 位在內部腔室2 之一
設定區域形成捲繞組織35,以固定一包覆其內之火藥32等構
造特徵和引證一位於殼體10內部所穿設的引線20外部設置引
線塑膠管21,該引線塑膠管21內部容置有爆藥劑等相較,兩
者構造不同,引證一滅火球包覆爆炸火藥的塑膠管雖與引線
20接合,然其並非固接在殼體中央的引線上,在填充滅火材
料或配送的過程,塑膠管的預設位置易偏移滑動,拋入火場
時滅火原料無法平均地洩出擴散,系爭專利第2 圖(見本判
決附圖四)捲繞組織35係直接形成於腔室2 內部之引線3 上
,不會偏移,引爆時滅火材料20,可均勻洩出擴散等,此非
其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能
輕易完成者,據此引證一尚難證明系爭專利不具進步性。
(三)引證二之圓形殼體3 內,填充有乾粉等滅火材料8 ,並且在
接近殼體之中央處設置有雷管5 ,該雷管兩端之引線,分別
自殼體內向外延伸至殼體外部的兩對稱端。引證二雖為舉發
證據之一,然原告於訴願階段並未對原處分審認引證二不足
以證明系爭專利不具新穎性及進步性之理由不服而提起訴願
,因此,原告行政訴訟再援用已不爭執之引證二,係未經訴
願前置程序再行主張之證據,難稱適法。系爭專利之引線3
位在內部腔室2 之一設定區域形成捲繞組織35,以固定一包
覆其內之火藥32等、和引證二接近殼體之中央處雷管5 兩端
之引線,分別自殼體內向外延伸等相較,兩者構造不同,從
而,引證二尚難證明系爭專利不具新穎性。
(四)再者,系爭專利之捲繞組織35係直接形成於腔室2 內部之引
線3 上,捲繞組織35 並 無脫落之虞,此非為其所屬技術領
域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者,
因此,引證二尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進
步性。
(五)原告已明瞭引證一或引證二均不能證明系爭專利申請專利
圍第1 項不具進步性,在行政訴訟時始提出引證一組合引證
二之新事證,然引證一位於殼體10內部所穿設的引線20 外
部設置引線塑膠管21,該引線塑膠管21內部容置有爆藥劑。
引證二之圓形殼體3 內,填充有乾粉等滅火材料8 ,並且在
接近殼體之中央處設置有雷管5 ,該雷管兩端之引線,分別
自殼體內向外延伸至殼體外部的兩對稱端。惟在原告起訴理
由並未說明如何證明引證一組合引證二為其所屬技術領域中
具有通常知識者容易想到使用引線包覆火藥之具體技術理由
,僅籠統指摘系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性要件
,實無理由。況系爭專利捲繞組織35係直接形成於腔室2 內
部之引線3 上,捲繞組織35並無脫落之虞,且不會偏移,引
爆時滅火材料20可均勻洩出擴散,達到撲滅火勢之功效,均
未為引證一、二所揭露,縱使引證一組合引證二亦尚難完成
系爭專利之整體滅火彈結構,據此,系爭專利非為其所屬技
術領域中具有通常知識者依申請前引證一組合引證二之技術
顯能輕易完成者,尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不
具進步性。
(六)系爭專利申請專利範圍第2 至7項 均為直接或間接依附於第
1 項獨立項,自包含獨立項之所有技術特徵,再對於獨立項
各技術特徵進一步敘述,引證一或引證二既不能證明系爭
之第1 項獨立項不具新穎性及不具進步性,則引證一或引
證二亦不能證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎性,
亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2 至7 項不具進步性。
(七)原告雖主張:引證二滅火球球體內並無空隙、球體內引線等
不會移動,本院就此部分若仍有疑議,請指定鑑定機關鑑定
,藉以釐清事實云云。惟舉發附件五為引證一滅火球之新型
專利技術報告,經與舉發附件四(即引證二)比對結果為不
具新穎性或不具進步性。原處分已認定系爭專利之引線3 位
在內部腔室2 之一設定區域形成捲繞組織35,以固定一包覆
其內之火藥32,與引證二接近殼體之中央處雷管5 兩端之引
線,分別自殼體內向外延伸等相較,兩者構造不同,原告既
未對此部分提起訴願,應已肯認原處分無誤。至於原告所稱
原證一滅火彈實品依系爭專利所生產,竟無所謂「捲繞組織
」存在,完全抄襲原告所有引證二專利云云。惟原證一滅火
彈實品無「捲繞組織」存在,即非依系爭專利所生產之實物
,難以執引證二之實品(即原證二)與原證一滅火彈實品相
同,即謂系爭專利欠缺新穎性及進步性。且本件事證已臻明
確,引證二應無指定鑑定機關再予鑑定之必要。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並主張:
(一)陳述同被告。另原告於97年8 月時在大陸有提出無效的訴訟
,已經遭駁回。
(二)系爭專利的整個引線是包覆在整個捲繞組織裡面,捲繞組織
裡面有火藥,引線為何不動,是因為我在外面有膜體即第三
圖31包覆,所以不會有洩漏的問題,所謂的膜體即薄膜。
五、兩造之爭點為:(一)引證一、引證二是否可證明系爭專利不具
新穎性?(二)引證一、引證二或組合引證一、引證二是否可證
明系爭專利不具進步性?經查:
(一)按凡利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或裝置
之創作,而可供產業上利用者,得依法申請取得新型專利
為系爭專利核准時專利法第93條暨第94條第1項前段所規定
。惟新型若係「申請前已見於刊物或已公開使用者」,即不
得申請取得新型專利,為同法第94條第1項第1款所明定。又
「新型雖無第1項所列情事,但為其所屬技術領域中具有通
常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時,仍不得依本
法申請取得新型專利。」復為同法第94條第4項所明定。而
對於獲准專利權之新型,任何人認有違反專利法第93條至第
96條規定者,依同法第107條第2項規定,得附具證據,向
專責機關提起舉發。從而,系爭專利有無違反專利法規定
之情事而應撤銷其新型專利權,依法應由舉發人附具證據證
明之,倘其證據不足以證明系爭專利有違反專利法之規定者
,自應為舉發不成立之處分。
(二)系爭專利申請專利範圍(Claim)共7項,第1項為獨立項,
第2至7項為附屬項(其代表圖示如附圖一)。其申請專利
圍如下:
一種滅火彈結構改良,係包括一具有內部腔室的幾何形狀之
殼體;一填充在該內部腔室的粉狀物;使一引線通過該內部
腔室,係至少一端凸出殼體;其特徵係在於:至少使該引線
位在內部腔室之一設定區域形成捲繞組織,以固定一包覆其
內之火藥者。
依申請專利範圍第1項所述之滅火彈結構改良;其中,該捲
繞組織係可結合一棉絮單元者。
依申請專利範圍第2項所述之滅火彈結構改良;其中,該火
藥經由捲繞組織與棉絮單元包覆後,係可被一薄膜包覆者。
依申請專利範圍第1項所述之滅火彈結構改良;其中,該引
線的長度係大於殼體之直徑者。
依申請專利範圍第1項所述之滅火彈結構改良;其中,一紙
質材料係可選擇性的包覆在該火藥、捲繞組織與棉絮單元之
間者。
依申請專利範圍第1項所述之滅火彈結構改良;其中,該捲
繞組織係使該引線被分成複數條支線,使每一支線彼此可相
互交錯捲繞形成者。
依申請專利範圍第1項所述之滅火彈結構改良;其中,該引
線的捲繞組織係位在殼體腔室之中央位置者。
亦即Claim2.=Claim 1.+捲繞組織結合棉絮單元
Claim3.=Claim 2.+捲繞組織結合棉絮單元+一薄膜包覆
Claim4.=Claim 1.+引線長度大於殼體直徑
Claim5.=Claim 1.+捲繞組織結合棉絮單元+紙質材料
Claim6.=Claim 1.+引線分成複數條支線,彼此可相互交
錯捲繞
Claim7.=Claim 1.+引線捲繞組織係位於殼體腔室之中央
位置
(三)引證案之技術內容及特徵:
引證一之技術內容及特徵
本創作為94年2月1日公開之第93200211號案,係關於一種滅
火球,包括有殼體,殼體內部充填乾粉,引線由殼體外部穿
至殼體內部,位於殼體內部所穿設的引線外部設置引線塑膠
管,該引線塑膠管內部容置有爆藥劑,殼體外部覆蓋塑膠膜
,以組成一滅火球,該滅火球係可放置於電器箱或瓦斯桶上
預設位置處,或是當火災時,可將滅火球丟至火場,以爭取
第一時間滅火,具有容易操作、可發出警訊、重量輕、成本
低、易於使用、容易安裝、維修保養容易、安全性高的優點
(其代表圖示如附圖二)。
引證二之技術內容及特徵
本發明為美國2004年9月28日公告第6,796,382號專利案,係
一種滅火裝置,包括:一由低密度硬式塑膠發泡材料所製成
的易碎封填容器;容納於這個封填容器中的滅火材料;以及
一設置在封填容器中的爆破裝置,在啟動時,爆破裝置可使
封填容器爆破而播散滅火材料。發明目的是提供一種廉價和
容易使用,同時為爆炸式的滅火裝置,該裝置在啟動中不出
現任何嚴重的安全事故(其代表圖示如附圖三)。
(四)引證一、二是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新
穎性?引證一、二或組合引證一、二是否可證明系爭專利
專利範圍第1項不具進步性?
系爭專利之創作目的,係在於解決專利公告號第M256192 號
(即引證一)滅火球所產生的缺失:「…該包覆爆炸火藥的
塑膠管並無固接在殼體中央的引線上,在填充滅火材料或配
送的過程,容易使塑膠管的預設位置偏移」、「一個塑膠管
偏移的滅火球被擲入或拋入失火火場時,其引線在引爆火藥
後,已位移的塑膠管係造成填充在殼體腔室內的滅火材料洩
出不平均的情形,這會使所述滅火原料無法平均地洩出擴散
,造成滅火原料浪費,也大大降低滅火的功效。」(系爭
說明書第6 頁第11至17行)因此系爭專利所欲解決習知技
術(引證一)之缺失為:在填充滅火材料或配送的過程,
因包覆火藥的塑膠管無固接在殼體中央的引線上,因此易使
預設位置偏移。已位移的塑膠管造成填充在殼體腔室內的
滅火材料洩出不平均的情形。系爭專利申請專利範圍第1 項
為吉普森式寫法,並界定其特徵係在於:「至少使該引線位
在內部腔室之一設定區域形成捲繞組織,以固定一包覆其內
之火藥者。」而引證一之滅火球則為「一殼體,其內部設有
乾粉,引線係由殼體外部貫穿殼體內部,於殼體內部所設的
引線上設有引線塑膠管,該引線塑膠管內部設有爆藥劑」,
系爭專利與引證一之比較圖如附圖四所示。引證二之滅火裝
置,則係包括:一由低密度硬式塑膠發泡材料所製成的易碎
封填容器;容納於這個封填容器中的滅火材料;以及一設置
在封填容器中的爆破裝置,在啟動時,爆破裝置可使封填容
器爆破而播散滅火材料。
經查,引證一、二固揭露有與系爭專利之具內部腔室之殼體
、殼體內填充粉狀物、一引線通過殼體內部腔室且至少一端
突出殼體等相同之技術特徵,但系爭專利申請專利範圍第1
項係以捲繞組織包覆火藥,而引證一則將火藥置於塑膠管內
,引證二之爆破裝置是由火藥式雷管所構成,故系爭專利
引證一、二包覆火藥之構造不同,引證一及二尚難證明系爭
專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
次查,系爭專利主張引證一包覆爆炸火藥的塑膠管並無固接
在殼體中央的引線上,在填充滅火材料或配送的過程,容易
使塑膠管的預設位置偏移,已位移的塑膠管造成填充在殼體
腔室內的滅火材料洩出不平均的情形,因此系爭專利申請
範圍中之必要技術特徵應能使滅火材料洩出平均及包覆火
藥的構造係位在殼體腔室之中央位置。依系爭專利說明書第
7 頁:「…使引線3 的設定區域形成一捲繞組織35,在該捲
繞組織35外部進一步包覆一棉絮單元33。詳細而言,係使該
引線3 被分成複數條支線的使彼此可相互交錯捲繞,用以拘
留或結合該棉絮單元33;所述捲繞組織35和棉絮單元33係用
以包覆收容該爆破火藥32。」及第8 頁第2 至5 行:「請參
考第4 圖所示,在一較佳的衍生實施例中,在棉絮單元33表
面上,係可佈置一膠帶或包覆一薄膜31,用以輔助棉絮單元
33包覆的爆破火藥32不會洩出、擴散,除非被點燃。」之記
載,可知其捲繞組織為「被分成複數條支線的使彼此可相互
交錯捲繞」可用以拘留或結合棉絮單元,故屬有空隙之組織
,而該棉絮單元亦為有空隙之組織,因此於捲繞組織和棉絮
單元外,需再「佈置一膠帶或包覆一薄膜」,否則會有「洩
出、擴散」之情形,是以系爭專利藉上開技術手段已能解決
習知技術之缺失。又引證一、二固已揭露有系爭專利之具內
部腔室之殼體、殼體內填充粉狀物、一引線通過殼體內部腔
室且至少一端突出殼體等技術特徵,其不同處為系爭專利
專利範圍第1 項係以捲繞組織包覆火藥,而引證一則將火
藥置於塑膠管內,引證二之爆破裝置是由火藥式雷管所構成
。而以捲繞組織、棉紗等材質包覆火藥並非所屬技術領域中
具有通常智識者依引證一將火藥置於塑膠管內,以及依引證
二之火藥式雷管,或組合引證一及引證二等先前技術顯能輕
易完成,是以引證一、引證二不能證明系爭專利申請專利
圍第1 項不具進步性。
系爭專利申請專利範圍第2 至7 項均為直接或間接依附於第
1 項獨立項,自包含獨立項之所有技術特徵,再對於獨立項
各技術特徵進一步敘述,引證一、引證二或組合引證一及證
二既不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具新穎
性,則引證一、引證二或組合引證一及證二亦不能證明系爭
專利申請專利範圍第2 至7 項不具新穎性。又引證一、引證
二既不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步
性,則引證一、引證二亦不能證明系爭專利申請專利範圍第
2 至7 項不具不具進步性。
原告另主張:其曾就引證一申請專利技術報告,經被告引
據引證二,認定引證一欠缺新穎性及進步性,參加人自稱伊
就引證一改良所謂「捲繞組織」而成系爭專利,其餘皆與引
證一相仿,惟「捲繞組織」既欠缺進步性、新穎性,是依上
專利技術報告之相同理由,系爭專利即欠缺新穎性、進步
性。參加人就系爭專利亦曾申請專利技術報告,經被告引
據引證二,認定系爭專利不具進步性,被告於舉發審查竟罔
顧上情,認定系爭專利具有進步,不無誤會等語。按專利
發公眾審查制度係為防範專利專責機關審查之疏漏,乃藉由
公眾審查程序撤銷違法核准之專利,本件既經原告提起舉發
,被告自應依舉發理由重行審查,相較於申請程序為機關審
查,舉發制度是一種公眾審查制度,均為專利審查制度之一
環,被告自得因應不同之考量,而於公眾審查程序中採取與
機關審查程序不同之見解。而原告於舉發階段所舉之引證一
、二,其技術內容均與系爭專利之區別在於系爭專利「捲繞
組織」具有進步性、新穎性,已如上述,而專利審查係就個
案之申請專利範圍及其說明書作為准駁之依據,自無從以他
案之技術內容比附援引執為本件應准駁專利之有利論據,據
此引證二亦無指定鑑定機關再予鑑定之必要。是以原告所為
依上揭2 份專利技術報告之相同理由,系爭專利即欠缺新穎
性、進步性之主張,即無理由。
六、從而,引證一、引證二無法揭示系爭專利不具新穎性,引證
一、引證二或組合引證一、引證二亦無法證明系爭專利不具
進步性。被告認系爭專利並無核准時專利法第94條第1 項第
1 款及第4 項規定之不得申請取得新型專利之情形,所為「
舉發不成立」之處分,並無不法,訴願決定予以維持,亦無
不合,原告徒執前詞,聲請撤銷,為無理由,應予駁回。
七、本件判決基礎已經明確,兩造其餘主張或陳述,與判決結果
無影響,不再一一論述。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依智慧財產案件審理法第
1條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由(須按他造人數附繕本)。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補
提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 27 日
書記官 王月伶



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裁判字號:


97年行專訴字第74號



案由摘要:


新型專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 05 月 14 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 74 號
民國98年4 月23日辯論終結
原 告 鋐○實業股份有限公司
代 表 人 林○華
訴訟代理人 梁基暉 律師(兼送達代收人)
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 王○富
參 加 人 蘇○輝
上列當事人間因新型專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年10月8 日經訴字第09706113750 號訴願決定,提起行政訴訟,
並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟,本院判決如下

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:原告前於民國95年11月30日以「自行車之珠碗組
」向被告申請新型專利,經編為第95221116號進行形式審查
准予專利後,發給新型第M310857 號專利證書(下稱系爭
)。嗣參加人於96年6 月6 日以系爭專利有違專利法第94
條第4 項之規定,對之提起舉發。經被告審查,以97年6 月
9 日(97)智專三(三)05055 字第09720295100 號專利舉發審
定書為「舉發成立,應撤銷專利權」之處分。原告不服,提
起訴願,經經濟部97年10月8 日經訴字第09706113750 號訴
願決定駁回,遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結
果,將影響參加人之權利或法律上利益,依職權命參加人獨
立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。並主張:
(一)被告及原決定機關未盡應應斟酌全部陳述與調查事實之責,
原處分及訴願決定不無違反行政程序法第43條之規定:
原告於舉發答辯理由及訴願理由書中提出以下所述之陳述1
至5 ,但原處分及讓訴願決定均未提出任何反駁理由。
陳述1 :在系爭案請求項1 中描述外壁333 供珠軌32以其
內環面321 緊合地套在套環332 (原告誤載為33,按33應
係碗蓋)的外壁333 ;而證據2 的迫緊部530 並不具有供
軸承52緊合套在其外部的功能;系爭專利之外壁333 與證
據2 之迫緊部530 沒有對應關係。
陳述2 :證據2 的迫緊部530 是斜面壁結構,而本案套環
332的外壁333 是垂直壁結構。
陳述3 :證據2 的迫緊部530 係壓制在該軸承52內環部分
的頂端緣斜面上,證據2 的迫緊部530 與軸承52為壓制及
被壓制的關係;系爭專利的套環332 與珠軌32則為相對穿
套結合關係以及壓制和被壓制的關係。
陳述4 :證據2 之迫緊環54以其斜壁面的迫緊部54C 壓制
於防水蓋53的頂端緣斜面上,定位防水蓋53是其唯一功能
。系爭專利迫緊墊圈43是穿套在碗蓋33的心孔中,該迫緊
墊圈43以頂緣的錐度外壁43壓制於碗蓋33頂緣的斜面上;
系爭專利的迫緊墊圈43於底緣具有環狀凸緣44,該凸緣44
抵止於該碗蓋332 以及珠軌32的底端;所以,系爭專利
迫緊墊圈43具有定位碗蓋33以及珠軌32的雙重功能。
陳述5 :由證據3 第五圖可以明顯的看出,當上碗組70組
裝完成時,該迫緊件80已經被把手架管42以及蓋件72的壓
制作用而下移,鉤部86已經脫離軸承76,亦即當上碗組70
組裝完成後,該鉤部86即完全失去作用。但是,系爭專利
迫緊墊圈40的環狀凸緣44在整個上碗組組裝完成後其依然
擋止於珠軌32的底端,其作用在於將珠軌32定位在碗蓋33
內,保持迫緊墊圈40、珠軌32、碗蓋33三位一體之結合關
係。由是可知,系爭專利迫緊墊圈40與證據3迫緊件80 實
質上是不相同的。
原處分及訴願決定僅以「系爭專利申請專利範圍第1 項所界
定之碗座、鋼珠環、珠軌、碗蓋、心孔、套環、外壁及迫緊
墊構件,分別相對應於證據2 所揭示之置軸環、軸承外圈、
內圈部份、防水蓋及其中央鏤空、內圈部分,迫緊部及迫緊
環等構件;」、「證據2 之迫緊部與軸承等構件, 亦具有相
對穿套之結合關係,」、「證據2 之迫緊環元件與系爭專利
之迫緊墊圈元件同樣具有定位之功效」等語否定原告之上開
陳述,而未充分表達其理由,顯有未盡斟酌全部陳述以及調
查事實及證據之責,而違反行政程序法第43條之規定。
系爭專利之所有附屬項係直接或間接依附於申請專利範圍第
1 項,因此解釋系爭專利所有附屬項時應將申請專利範圍第
1 項之所有特徵要件一併考慮。因被告對於系爭專利申請
範圍第1 項與證據2 、證據3 之比對未盡斟酌全部陳述以
及調查事實及證據之責,故被告關於系爭專利各附屬項之回
應,亦不無違反行政程序法第43條之規定,應有重新調查之
必要。
(二)原處分及訴願決定違反行政程序法第9 條、第96條第1 項第
2 款之規定,而有理由不備之違法:
原告主張參加人所提證據2 及證據3 無法證明系爭專利不具
進步性,理由見於舉發答辯理由書第2 至5 頁、訴願書第2
至3頁。
證據2 之迫緊部不具有供軸承緊合套在其外部的功能,而系
專利申請專利範圍第1 項中具有外壁供珠軌以其內環面緊
合地套在套環的外壁;證據2 迫緊部與軸承為壓制及被壓制
的關係,系爭專利的套環與珠軌除了壓制和被壓制的關條外
尚有相對穿套結合關條;證據2 之迫緊環定位防水蓋是其唯
一功能,系爭專利的迫緊墊圈除具有定位碗蓋功能外尚有定
位珠軌的雙重功能。證據3 當上碗組組裝完成後,該鉤部即
完全失去作用,系爭專利鉤部不會完全失去作用,能將珠軌
定位在碗蓋內,保持迫緊墊圈、珠軌、碗蓋三位一體之結合
關係。故系爭專利依上開說明即應認為合於新型專利要件而
具有進步性,而上述系爭專利與證據2 、3 之差異,自屬影
響判斷系爭專利是否具備專利要件之重要爭點理由,乃原處
分對於系爭專利與證據2 、3 之不同功能、各個元件間不同
關係未予詳究,訴願決定亦未予糾正,自屬對當事人業已提
出之重要攻擊防禦方法漏未審酌,而屬理由不完備,難謂符
合訴願法第89條第1 項第3 款之規定,且有違反行政程序法
第9 條、第96條第1 項第2 款之規定。
(三)系爭專利所主張之「自行車之珠碗組」係包含「自行車易拆
組之無牙隱藏式車頭碗結構改良」及其他架構,且系爭專利
之「自行車之珠碗組」具有外壁供珠軌以其內環面緊合地套
在套環的外壁之功能、套環與珠軌相對穿套結合功能、迫緊
墊圈定位珠軌之功能及緊墊圈、珠軌、碗蓋三位一體之結合
功能,均係現有技術或舉發證據所未見。
(四)系爭專利僅屬較為基礎技術之新型專利
系爭專利係以請求為期僅10年之新型為專利保護標的,而非
為期長達20年,且須具備「高度技術思想」之發明專利,參
酌最高行政法院歷年來對新型保護客體「較低技術水平」的
相關判決,最高行政法院70年度判字第31號判決略謂「新型
專利所應用之手段,縱令在原理上並非前所未有之創作,而
係習用技術,若其空間型態係屬創新,並能產生某一新作用
或增進該物品某種功效時,即符合新型專利之要件」及「如
能較原有物品在型狀、構造、裝置上具有特殊之效能者,即
可認為合於實用之原則」,最高行政法院71年度判字第608
判決亦謂:「所用之原理相同,作用目的相同,惟若其構造
設計上有不同,仍不失其為新型」及「縱其所用之原理相同
,作用目的相同,然相對位置變更,在製造、維護上即有顯
著之不同」。可知即便原理及作用目的與先前技術相同,只
要構造設計,甚或空間型態有所不同,即為可專利之新型保
護客體,遑論系爭專利相對於先前技術已產生具體且相當程
度之功效增進。
系爭專利核准為新型專利依行為當時之專利法,係採形式審
查制,新型與發明專利均為利用自然法則技術思想之發明或
創作,兩者主要差別在於進步性之程度,現行法並依此將技
術層次較低之新型專利,修改為形式審查制。參酌審查核准
當時之專利審查基準彙編(2004年版),第二篇發明專利
體審查、第三章專利要件、3.進步性,3.4.2 進步性的輔助
性判斷因素,3.4.2.2 發明解決長期存在的問題:「申請
之發明解決先前技術中長期存在的問題者,得佐證該發明
並非能輕易完成。」(此為發明專利之標準,新型專利應具
較低標準);又參酌83年11月25日公告之專利審查基準,第
2-2-19頁,就新型專利之進步性判斷曾具體:「(二)先前技術
之組合部分應注意事項:2.『增進某種功效』,係指申請
之新型,其物品之形狀構造或裝置之改良,在效果上克服
先前技術中存在的問題點,具備好用或實用之條件者。例1.
在技術發展空間有限之領域中(in the field of the crow
ded art ),如在技術上有微小的改進,產生好用或實用的
效果,得視為具有增進某種功效。例2.在新型所屬之技術領
域中,新型能突破熟習該項技術者,長久根深蒂固存在之技
術或知識時,得視為具有產生某一新功效。」,系爭專利
揭露之技術解決了長久以來「自行車頭碗組」結構穩固性、
組配穩定性以及自動調整對正中心等問題,而明顯有所改進
,產生好用及實用的效果,而符合新型專利之進步性要求。
新型重在型之創新,雖其所用之原理相同,作用目的相同,
惟其構造設計上有所不同,仍不失其為新型,此參酌上揭最
高行政法院判決更足資證明。是以本件「在技術發展空間有
限之領域中(in the field of the crowded art ),如在
技術上有微小的改進,得視為具有顯然的進步,是以被告就
本案實有再予審究之必要。
(五)證據2、3與系爭專利申請專利範圍第2至6項 :
既然系爭專利申請專利範圍第1 項具進步性,則依附於系爭
專利申請專利範圍第1 項之申請專利範圍第2 至6 項自然亦
應具備進步性。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回。並抗辯:
(一)起訴狀理由欄第一項陳述1 主張:「系爭專利之外壁333 與
證據2 之迫緊部530 沒有對應關係。」、陳述2 主張:「證
據2 的迫緊部530 是斜面壁結構,而本案(即指系爭專利
套環332 的外壁333 是斜面壁結構」、陳述3 主張:「系爭
專利的套環332 與珠軌32則為相對穿套結合關係以及壓制和
被壓制的關係」、陳述4 主張:「系爭專利的迫緊墊圈40具
有定位碗蓋33以及珠軌32的雙重功能」、陳述5 主張:「系
專利之迫緊墊圈40與證據3 迫緊件80實質上是不相同」云
云。惟系爭專利申請專利範圍第1 項並未載明「外壁333 是
斜面壁結構、系爭專利的套環332 與珠軌23則為相對穿套結
合關係以及壓制和被壓制的關係」,且由證據2 與系爭專利
申請專利範圍第1 項比較:系爭專利之碗座11可對應證據2
之置軸環51,系爭專利之鋼珠環12可對應證據2 之軸承52外
圈部分,系爭專利之碗蓋33可對應證據2 之防水蓋53,系爭
專利之心孔331 可對應證據2 之防水蓋53中央鏤空部分,系
專利之套環332 可對應證據2 之防水蓋53內圈部分,系爭
專利之珠軌32可對應證據2 之軸承52固定圈部分,系爭專利
之外壁333 可對應證據2 之迫緊部530 ,系爭專利之迫緊墊
圈40可對應證據2 之迫緊環54。是以系爭專利之主要構件結
構特徵均已被證據2 所揭露,兩案差別僅在於系爭專利尚具
有「迫緊墊圈之底緣外壁設環狀凸緣44抵止於該珠軌的底端
」之構造特徵,惟其已被揭露於證據3 之迫緊件80的鉤部86
,故系爭專利係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請
前之先前技術顯能輕易完成,依據證據2 和證據3 之組合可
證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。另證據2 之
迫緊部530 與軸承52亦有相對穿套之結合關係,該迫緊環54
亦具有定位防水蓋53以及軸承52固定圈部分的雙重功能,與
系爭專利之迫緊墊圈40具有相同定位功能,證據3 之鉤部86
與系爭專利之凸緣44形狀構造相同。
(二)起訴狀理由欄第二項主張:「原告認為系爭專利之所有附屬
項係直接或間接依附於請求項1 ,因此解釋系爭專利之所有
附屬項時應將請求項1 之所有特徵要件需一併考慮。」云云
,然被告審定書理由(五)所述為附屬項延伸部分之特徵,系爭
專利申請專利範圍第2 項「該碗蓋之心孔的頂緣具錐狀斜面
,該迫緊墊圈的頂緣具有由下而上漸向外擴的錐度外壁,以
契合於該錐狀斜面」,其技術特徵已為證據2 之防水蓋53所
揭露,不具進步性。系爭專利申請專利範圍第3 項「該迫緊
墊圈的頂緣設至少一縱向的剖溝」、第4 項「該迫緊墊圈的
底緣設至少一縱向的剖溝」之技術特徵已為證據3 之迫緊件
80的缺口81所揭露,不具進步性。系爭專利申請專利範圍第
5 項「該迫緊墊圈是以塑料射出成型」、第6 項「該迫緊墊
圈是以金屬加工成型」之特徵已被揭露於證據2 之迫緊環54
或證據3 之迫緊件80的結構,又塑料、金屬為一般迫緊墊圈
習知的選用材料,故亦不具進步性。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並陳述:除舉發理由及
證據外,引用被告答辯理由。
五、兩造之爭點為:舉發證據2 、3 之組合得否證明系爭專利
具進步性?茲析述如下:
(一)系爭專利申請專利範圍共6 項,其中第1 項為獨立項,第2
至6 項為附屬項。其代表圖示如附件1所示。
系爭專利申請專利範圍第1 項:
一種自行車之珠碗組,包含:一碗座;一鋼珠環,設於該碗
座中;一碗蓋,具有一心孔,沿該心孔週緣向該碗蓋內部軸
向地延伸一套環;一珠軌,以其內緣面緊合地套在該套環的
外壁,該碗蓋套蓋於該碗座上,該珠軌壓住該鋼珠環;一迫
緊墊圈,為一環狀結構,其底緣外壁設環狀凸緣;該迫緊墊
圈設於該碗蓋的心孔中,該凸緣抵止於該珠軌的底端。
系爭專利申請專利範圍第2項:
如申請專利範圍第1 項所述自行車之珠碗組,其中,該碗蓋
之心孔的頂緣具錐狀斜面,該迫緊墊圈的頂緣具有由下而上
漸向外擴的錐度外壁,以契合於該錐狀斜面。
(亦即申請專利範圍第2 項=申請專利範圍第1 項+ 碗蓋心
孔頂緣具錐狀斜面+ 迫緊墊圈頂緣具漸向外擴的錐度外壁)
系爭專利申請專利範圍第3項:
如申請專利範圍第2 項所述自行車之珠碗組,其中,該迫緊
墊圈的頂緣設至少一縱向的剖溝。
(亦即申請專利範圍第3 項=申請專利範圍第2 項+ 迫緊墊
圈頂緣設至少一縱向的剖溝)
系爭專利申請專利範圍第4項:
如申請專利範圍第3 項所述自行車之珠碗組,其中,該迫緊
墊圈的底緣設至少一縱向的剖溝。
(亦即申請專利範圍第4 項=申請專利範圍第3 項+ 迫緊墊
圈底緣設至少一縱向的剖溝)
系爭專利申請專利範圍第5項:
如申請專利範圍第4 項所述自行車之珠碗組,其中,該迫緊
墊圈是以塑料射出成型。
(亦即申請專利範圍第5 項=申請專利範圍第4 項+ 迫緊墊
圈以塑料射出成型
系爭專利申請專利範圍第6 項:
如申請專利範圍第4 項所述自行車之珠碗組,其中.該迫緊
墊圈是以金屬加工成型。
(亦即申請專利範圍第6 項=申請專利範圍第4 項+ 迫緊墊
圈以金屬加工成型)
(二)依系爭專利之說明書所記載,其與裝配於自行車之珠碗組有
關,特點是具有組裝穩固性以及自動調整對正中心之功能。
系爭專利之主要目的,是為了改進自行車之珠碗組之結構穩
定性及組配穩固性的問題,所要達成之功效是該珠碗組具有
良好的結構穩固性、組配穩定性以及自動調整對正中心之功
能。關於結構穩固性,主要在於該迫緊墊圈由塑料製成,具
有成型品安定、良好的硬度、抗拉強度、抗裂強度、彎曲彈
性、重量輕等基本特性,可以一次成型的方式確定其軸向長
度、形成上述的錐度外壁、凸緣等結構,並且容易被組裝入
該碗蓋之心孔,並以該凸緣使該珠軌被軸向定位於該碗蓋中
。關於裝配穩定性,主要因該迫緊墊圈結構穩定性佳,可確
實定位該珠軌以及該鋼珠環,而使整體的組配穩固性得以提
昇。而該迫緊墊圈亦可輔助相對樞穿的組件(例如:自行車
的前叉豎管樞穿於自行車之前管中)自動調整對正中心。系
專利強調其珠碗組之優點可由結構穩定性及組配穩固性加
以說明。關於結構穩定性,主要在於該迫緊墊圈40是由塑料
射出成型,具有成型品安定、良好的硬度、抗拉強度、抗裂
強度、彎曲彈性、重量輕等基本特性,可以一次成型的方式
確定其軸向長度、形成錐度外壁、凸緣等結構,並且容易被
組裝入該碗蓋之心孔,並以該凸緣使該珠軌被軸向定位於該
碗蓋中。關於組配穩定性之表現,主要因該迫緊墊圈結構穩
定性佳,可確實定位該珠軌以及該鋼珠環,而使整體的組配
穩固性得以提昇。
(三)證據2、證據3之技術內容及特徵:
證據2之技術內容及特徵(其代表圖示如附件2所示)
證據2 為89年1 月21日公告之第87220537號「自行車易拆組
之無牙隱藏式車頭碗結構改良」,係一種自行車易拆組之無
牙隱藏式車頭碗結構改良,其車頭碗組之置軸環於車頭管內
徑處設有凹陷的承部,並由承部周緣向外平伸出靠緣以頂靠
於車頭管頂緣,於承部內容置有軸承,再以一防水蓋於承部
之開口處壓制住軸承,並配合迫緊環相互壓制形成一無牙式
之車頭碗結構,並使軸承可確實的隱藏於車頭管內,更可藉
由置軸環之設置,使軸承於其中若有損害,可直接更換,且
車頭管與前叉相對之結構均無需另外作特殊的加工,而達到
整體之高實用性,更符合經濟的效應者。
證據2 申請專利範圍第1 項為一種自行車易拆組之無牙隱藏
式車頭碗結構改良,車頭管內徑處穿過前叉之前叉直管,而
其前叉直管頂部穿出車頭管並供把手直管套置,再於頂部設
結合裝置,結合裝置之結合栓頂部擴大處壓制於把手直管頂
部並下壓車頭管與前叉直管間之車頭碗組,結合栓螺入迫緊
體,並藉由周緣彈性擴大卡住前叉直管內徑,以形成高穩定
度之卡制結合狀態;而其特徵係在於:其車頭管頂底部之車
頭碗組主要具有置軸環,並於其置軸環內容置有軸承,而其
軸承外部再行蓋設有防水蓋,於車頭管頂部之車頭碗組上方
與把手直管壓貼處另設有迫緊環;車頭碗組之置軸環係相對
於車頭管端緣處設有平壓於其端緣處之靠緣,而相對於車頭
管內徑處另設有凹陷之承部,以供軸承直接置入,而於防水
蓋與軸承相對處另設有導斜之迫緣與迫緊部,而迫緊環亦相
對設置迫緊部,藉無牙相關之迫緊結構,即可確實的一體壓
緊結合者。
證據3之技術內容及特徵(其代表圖示如附件3所示)
證據3 為92年8 月1 日公告之第90115223號「車頭碗組」
,係一種車頭碗組,包含有一頭管,一前叉管穿設於該頭
管中並供一把手架管套設於頂端,一鎖固裝置設於該前叉管
頂端並可壓抵於該把手架管,一下碗組與一上碗組分別設於
該頭管之頂、底端,以及一迫緊件設於該上碗組之蓋件與軸
承之間,以提供該前叉管與該頭管間之樞滑作用,其中該迫
緊件呈環狀而具有一錐部,一直壁與一鉤部,藉以使該車頭
碗組具有結構穩固、組裝簡便等之優點。
證據3 申請專利範圍第1 項為一種車頭碗組,係設於一自行
車類之車體上,該車體前方設有一前管,用以供一前叉直管
穿設,該前叉直管下方延伸有一前叉,上方則供一把手架管
套設,該前管頂端設有一上環槽,該車頭碗組則包含有:一
上軸承,係呈環狀而容設於該前管之上環槽中,該上軸承並
以其外緣貼抵於該前管之內緣,該上軸承之內緣頂端設有一
錐面;一上迫緊件,係呈環狀且具有一缺口,乃套設於該前
叉直管外,該上迫緊件包含有一直壁部,一嵌卡部由該直壁
部頂端向外延伸而出,一抵頂部由該直壁部中段向外延伸而
出,以及一鉤持部由該直壁部底端向外延伸而出,其中,該
抵頂部設有一對應錐面與該上軸承之錐面貼抵,該鉤持部係
鉤抵於該上軸承之底緣,藉以將該上迫緊件與該上軸承結合
在一起,該直壁部之內緣則貼抵於該前叉直管之外緣;以及
一蓋件,係呈環狀,套設於該前叉直管外且位於該上迫緊件
與該上軸承之上方,其頂端並貼抵於該把手架管之底端,該
蓋件之內緣設有一嵌槽,用以供該上迫緊件之嵌卡部嵌入,
藉以將該蓋件與該上迫緊件結合在一起。
(四)組合證據2 、3 可證明系爭專利不具進步性;
組合證據2 、3 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進
步性:
原告主張系爭專利所主張之「自行車之珠碗組」係包含「自
行車易拆組之無牙隱藏式車頭碗結構改良」及其他架構,且
系爭專利之「自行車之珠碗組」具有外壁供珠軌以其內環面
緊合地套在套環的外壁之功能、套環與珠軌相對穿套結合功
能、迫緊墊圈定位珠軌之功能及緊墊圈、珠軌、碗蓋三位一
體之結合功能,均係現有技術或舉發證據所未見等語。被告
則辯稱:證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項比較:系爭
專利之碗座11可對應證據2 之置軸環51,系爭專利之鋼珠環
12可對應證據2 之軸承52外圈部分,系爭專利之碗蓋33可對
應證據2 之防水蓋53,系爭專利之心孔331 可對應證據2 之
防水蓋53中央鏤空部分,系爭專利之套環332 可對應證據2
之防水蓋53內圈部分,系爭專利之珠軌32可對應證據2 之軸
承52固定圈部分,系爭專利之外壁333 可對應證據2 之迫緊
部530 ,系爭專利之迫緊墊圈40可對應證據2 之迫緊環54。
是以系爭專利之主要構件結構特徵均已被證據2 所揭露,兩
案差別僅在於系爭專利尚具有「迫緊墊圈之底緣外壁設環狀
凸緣44抵止於該珠軌的底端」之構造特徵,惟其已被揭露於
證據3 之迫緊件80的鉤部86,故系爭專利申請專利範圍第1
項係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技
術證據2 和證據3 之組合顯能輕易完成,從而依據證據2 、
3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性等
語。
經查:
系爭專利申請專利範圍第1 項與證據2 之剖面比較圖,如附
件4所示;系爭專利申請專利範圍第1項與證據2之構造比對
表、比較圖,分別如附表1 、附件5 所示。承上可知,系爭
專利申請專利範圍第1 項之構件包含:碗座30、鋼珠環31、
具有一心孔之碗蓋33、沿該心孔週緣向該碗蓋內部軸向地延
伸一套環332 、珠軌32、迫緊墊圈40等構件,惟系爭專利
專利範圍第1 項之上揭構件已對應揭露於證據2 之置軸環
51、軸承52、防水蓋53、迫緊部530 、迫緊環54,且兩者之
組構關係亦相同,不同處僅在於系爭專利之「迫緊墊圈其底
緣外壁設環狀凸緣44」。
惟查,系爭專利申請專利範圍第1 項上揭「迫緊墊圈其底緣
外壁設環狀凸緣44」之構造,已揭露於證據3 之鉤部86(見
附件3 第五圖)。且組合證據2 、3 亦具有系爭專利之具有
良好的結構穩固性、組配穩定性以及自動調整對正中心等功
效,系爭專利較之組合證據2 、3 並未產生不可預期之功效
,因此系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具
有通常知識者依組合證據2 、3 之先前技術顯能輕易完成,
不具進步性。
組合證據2 、3 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進
步性:
系爭專利申請專利範圍第2 項之附加技術特徵「該碗蓋之心
孔的頂緣具錐狀斜面,該迫緊墊圈的頂緣具有由下而上漸向
外擴的錐度外壁,以契合於該錐狀斜面」,已揭露於證據2
第2 及3 圖(見附件2 )中,因此系爭專利申請專利範圍第
2 項之技術特徵已為證據2 所揭露,參以系爭專利申請專利
範圍第2 項係依附於申請專利範圍第1 項,而關於系爭專利
申請專利範圍第1 項係為其所屬技術領域中具有通常知識者
依申請前之先前技術證據2 和證據3 之組合顯能輕易完成,
已如前揭理由欄五之(四)之1 所述,故系爭專利申請專利範圍
第2 項較之組合證據2 、3 並未產生不可預期之功效,因此
系爭專利申請專利範圍第2 項乃為其所屬技術領域中具有通
常知識者組合證據2 、3 之先前技術顯能輕易完成,是以系
專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
組合證據2 、3 可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進
步性:
系爭專利申請專利範圍第3 項之附加技術特徵「該迫緊墊圈
的頂緣設至少一縱向的剖溝」,已揭露於證據3 申請專利
圍第4 項「一迫緊件,係呈環狀而具有一缺口」中,因此系
專利申請專利範圍第3 項之上開技術特徵已為證據3 所揭
露,參以系爭專利申請專利範圍第3 項係依附於申請專利
圍第2 項,而關於系爭專利申請專利範圍第2 項係為其所屬
技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據2 和證
據3 之組合顯能輕易完成,已如前揭理由欄五之(四)之2 所述
,故系爭專利申請專利範圍第3 項較之組合證據2 、3 並未
產生不可預期之功效,且證據2 、3 與系爭專利同屬自行車
珠碗組之技術領域,因此系爭專利申請專利範圍第3 項乃為
其所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據2 、3 之先前
技術顯能輕易完成,從而系爭專利申請專利範圍第3 項不具
進步性。
組合證據2 、3 可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進
步性:
系爭專利申請專利範圍第4 項之附加技術特徵「該迫緊墊圈
的頂緣設至少一縱向的剖溝」,已揭露於證據3 申請專利
圍第4 項「一迫緊件,係呈環狀而具有一缺口」中,因此系
專利申請專利範圍第4 項之技術特徵已為證據3 所揭露,
參以系爭專利申請專利範圍第4 項係依附於申請專利範圍第
3 項,而關於系爭專利申請專利範圍第3 項係為其所屬技術
領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據2 和證據3
之組合顯能輕易完成,已如前揭理由欄五之(四)之3 所述,故
系爭專利申請專利範圍第4 項較之組合證據2 、3 並未產生
不可預期之功效,且證據2 、3 與系爭專利同屬自行車珠碗
組之技術領域,因此系爭專利申請專利範圍第4 項乃為其所
屬技術領域中具有通常知識者依組合證據2 、3 之先前技術
顯能輕易完成,從而系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步
性。
組合證據2 、3 可證明系爭專利申請專利範圍第5 、6 項不
具進步性:
系爭專利申請專利範圍第5 項之附加技術特徵為「該迫緊墊
圈是以塑料射出成型」,申請專利範圍第6 項之附加技術特
徵則為「該迫緊墊圈是以金屬加工成型」,惟查上開特徵皆
為材料及加工成型之簡易改變,依專利審查基準進步性的審
查第2-3-25頁:「…惟若置換技術特徵之發明僅是以先前技
術中具有相同功能之手段予以等效置換,而未產生無法預期
的功效,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。」由於上
揭材料改變後之構造及功效並未產生無法預期的功效,而僅
為相同功能之等效置換,因此系爭專利申請專利範圍第5、6
項之上開附加技術特徵不具進步性,參以系爭專利申請專利
範圍第5 、6 項皆依附於申請專利範圍第4 項,而關於系爭
專利申請專利範圍第4 項係為其所屬技術領域中具有通常知
識者依申請前之先前技術證據2 和證據3 之組合顯能輕易完
成,已如前揭理由欄五之(四)之4 所述,故系爭專利申請專利
範圍第5 、6 項較之組合證據2 、3 並未產生不可預期之功
效,且證據2 、3 與系爭專利同屬自行車珠碗組之技術領域
,因此系爭專利申請專利範圍第5 、6 項乃為其所屬技術領
域中具有通常知識者依組合證據2 、3 之先前技術顯能輕易
完成,從而系爭專利申請專利範圍第5 、6 項亦不具進步性

(五)又原告行政訴訟起訴狀主張其於舉發答辯理由及訴願理由書
中所為陳述1 至5 ,原處分及訴願決定並未提出任何反駁理
由,有未盡應斟酌當事人全部陳述與調查事實之情形,實有
違反行政程序法第43條之規定,亦難謂符合訴願法第89條第
1 項第3 款之規定,且有違反行政程序法第9 條、第96條第
1 項第2 款之規定等語。惟按在舉發案中就系爭專利與引證
案比對時,引證案之專利說明書全部內容均可以成為引證範
圍,而系爭專利部分,僅能以系爭專利申請專利範圍為基礎
,合先敘明。又依系爭專利說明書所載,其創作目的及功效
主要在增加結構穩定性及組配穩固性,結構穩定性主要在於
該迫緊墊圈40是由塑料射出成型,關於組配穩定性之表現,
主要因該迫緊墊圈結構穩定性佳,可確實定位該珠軌以及該
鋼珠環。查:
原告上開陳述1 係主張在系爭專利申請專利範圍第1 項中描
述外壁333 供珠軌32以其內環面321 緊合地套在套環332 的
外壁333 ;而證據2 的迫緊部530 並不具有供軸承52緊合套
在其外部的功能;系爭專利之外壁333 與證據2 之迫緊部53
0沒有對應關係云云。然查,證據2 說明書第9 頁第5 至8行
已敘明:「防水蓋53與軸承52相對處另設有導斜之迫緣520
與迫緊部530 ,而迫緊環54亦相對設置迫緊部540 ,使藉由
無牙相關之迫緊結構,即可確實的一體壓緊結合者」,因此
系爭專利申請專利範圍第1 項中描述外壁333 供珠軌32以其
內環面321 緊合地套在套環的外壁333 之技術特徵已為證據
2 所揭露,故原告上開陳述1 所述,即非可採。
原告上開陳述2 固主張證據2 的迫緊部530 是斜面壁結構,
而系爭專利套環332 的外壁333 是垂直壁結構云云。惟查,
依系爭專利申請專利範圍,有關套環332 及外壁333 部分僅
敘述「一碗蓋33,具有一心孔331 ,沿該心孔週緣向該碗蓋
內部軸向地延伸一套環332 ;一珠軌32,以其內緣面緊合地
套在該套環的外壁,該碗蓋33套蓋於該碗座30上,該珠軌32
壓住該鋼珠環31」(見附件6 ),因此原告上開陳述2 所述
之「套環332 的外壁333 是垂直壁結構」並未於申請專利
圍中界定,且碗蓋33是否具外壁,亦未界定於系爭專利申請
專利範圍中。又證據2 之防水蓋迫緊部530 ,依其專利說明
書圖式第二圖(見附件2 、附件6 ),該迫緊部於斜面壁外
,亦延伸有垂直壁結構,因此即使系爭專利申請專利範圍揭
示有「套環332 的外壁333 是垂直壁結構」,該構造亦已揭
露於證據2 第二圖,故原告上開陳述2所述,亦不足採。
原告上揭陳述3 雖主張證據2 的迫緊部530 係壓制在該軸承
52內環部份的頂端緣斜面上,即迫緊部530 與軸承52為壓制
及被壓制的關係;系爭專利的套環332 與珠軌32則為相對穿
套結合關係以及壓制和被壓制的關係云云。查原告雖陳稱「
系爭專利的套環332 與珠軌32則為相對穿套結合關係以及壓
制和被壓制的關係」,惟系爭專利套環332 僅為於碗蓋「沿
該心孔週緣向該碗蓋內部軸向地延伸」,而「碗蓋33的外壁
是垂直壁結構」並未於系爭專利申請專利範圍中界定,因此
系爭專利尚難主張具有相對穿套結合關係,故原告上開陳述
3 所述,並非可採。
原告上開陳述4 係主張證據2 之迫緊環54以其斜壁面的迫緊
部540 壓制於防水蓋53的頂端緣斜面上,定位防水蓋53是其
唯一功能;系爭專利的迫緊墊圈43是穿套在碗蓋33的心孔中
,該迫緊墊圈43以頂緣的錐度外壁43壓制於碗蓋33頂緣的斜
面上,系爭專利的迫緊墊圈43於底緣具有環狀凸緣44,該凸
緣44抵止於該碗蓋33以及珠軌32的底端。所以,系爭專利
迫緊墊圈43具有定位碗蓋33以及珠軌32的雙重功能云云。惟
由於證據2 已揭露迫緊環54定位防水蓋之功能,且被告亦於
審定書理由中說明:「…兩案差別僅在於系爭專利之『迫緊
墊圈之底緣外壁設環狀凸緣44抵止於該珠軌的底端』,惟其
已被揭露於證據3 之迫緊件80的鉤部86」,因此系爭專利
緊墊圈43具有定位碗蓋33以及珠軌32之功能,亦已分別揭露
於證據2 、3 中,故原告上開陳述4 所述,為不足採。
原告上揭陳述5 主張由證據3 第五圖可以明顯的看出,當上
碗組70組裝完成時,該迫緊件80已經被把手架管42以及蓋件
72的壓制作用而下移,鉤部86已經脫離軸承76,亦即當上碗
組70組裝完成後,該鉤部86即完全失去作用。但是,系爭
迫緊墊圈40的環狀凸緣44在整個上碗組組裝完成後其依然
擋止於珠軌32的底端,其作用在於將珠軌32定位在碗蓋33內
,保持迫緊墊圈40、珠軌32、碗蓋33三位一體之結合關係。
由是可知,本案之迫緊墊圈40與證據3 之迫緊件80實質上是
不相同的等語。然查,證據3 專利說明書第6 頁敘明:「該
迫緊件80係呈環狀而具有一缺口81,包含有一錐部82對應該
上碗組70軸承76之錐面78,一直壁84由該錐部82向下延伸且
平行該軸承76之內緣,以及一鉤部86設於該直壁84之底端且
可鉤抵該軸承76之底緣。」、「…且由於該迫緊件80可藉其
鉤部86與該軸承76結合在一起,故於製造廠組裝時,可先將
該迫緊件80與該軸承76結合成一體,再置入該蓋件72與該承
環74之間即可,組裝簡便迅速」等語,因此原告所為證據3
之「當上碗組70組裝完成後,該鉤部86即完全失去作用」之
主張,並不可採,蓋證據3之鉤部86已揭露系爭專利之迫緊
墊圈40的環狀凸緣44可擋止於珠軌32的底端以供定位之功能

另參加人係主張組合證據2 、3 可證明系爭專利申請專利
圍第1 項不具進步性,而非主張構件或連結關係是否相同,
而組合證據2 、3 已揭露系爭專利之技術特徵,亦即組合證
據2 、3 可證明系爭專利不具進步性,已如前述。
承上,原告主張原處分及訴願決定違反行政程序法第43條之
規定,亦難謂符合訴願法第89條第1 項第3 款之規定,且有
違反行政程序法第9 條、第96條第1 項第2 款之規定,均為
不可採。
六、綜上所述,原告起訴所為主張均不可採。從而,被告所為本
件「舉發成立,應撤銷專利權」之處分,揆諸首揭法條之規
定及前揭說明,並無不法,訴願決定予以維持,亦無不合。
原告徒執前詞,訴請撤銷,為無理由,應予駁回。
七、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無
涉,爰毋庸一一論列,又原告雖於98年3 月9 日當庭聲請傳
喚其研發部門開發經理到庭說明,惟原告並未陳報證人姓名
年籍、住址及其待證事項,致證人無從傳喚,且原告已委任
訴訟代理人到庭可就系爭專利為說明,因此並無傳喚上開證
人之必要,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依智慧財產案件審理法第
1條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 14 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由(須按他造人數附繕本)。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補
提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 14 日
書記官 王月伶



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裁判字號:


97年行專訴字第75號



案由摘要:


有關專利事務



裁判日期:


民國 98 年 05 月 18 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 75 號
原 告 日商日本巴○○○○股份有限公司
代 表 人 小○駿(代表取締役)
訴訟代理人 吳○山
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 林○結
上列當事人間因有關專利事務事件,原告不服經濟部中華民國97
年11月12日經訴字第09706116090 號訴願決定,提起行政訴訟,
本院不經言詞辯論,判決如下:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:
原告前於民國91年9 月25日以「金屬材料表面處理劑及以該
處理劑處理之鍍鋁、亞鉛系之鋼板」向被告申請發明專利
經編為第91121951號審查,以93年5 月18日(93)智專二(
六)01075 號第09320459360 號專利核准審定書為「本案應
專利」之審定,並於同年6 月21日公告。旋公告期滿,被
告乃於同年10月2 日以(93)智專一(一)字第0937179825
0 號函通知原告於文到次日起30日內繳納專利證書費及第1
年年費,以憑核發證書,惟原告並未於前開期限內繳納年證
費,復未於限期後6 個月內加倍補繳,遲至97年6 月13日始
申請繳費領證,被告遂於同年6 月27日以(97)智專一(一
)13 004字第09741081550 號函以第91121951號專利案已逾
繳費期限,其專利權自始不存在,請檢還收據憑辦退費,而
為實質否准之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部同年11
月12日經訴字第09706116090 號決定駁回,遂向本院提起行
政訴訟,聲明訴願決定及原處分均撤銷。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。並主張:
(一)被告所發之93年10月2 日(93)智專一(一)字第0937179825
0 號函,原告確未收悉,郵政機關送達重要文書,為何不請
管理員代收?若管理員不願代收,為何不請管理員打電話告
知?管理員若不願意代為電話告知,為何郵務人員不按大門
口之對講機?大門口之對講機若故障或沒人接聽,為何不直
接至原告訴訟代理人之處所按門鈴?若當天沒人,為何不黏
貼掛號領取通知或告知鄰居?本件縱有行政程序法第74條第
一項規定之適用,應請郵政機關提供拍照存證之照片。今訴
願機關未詳查被告是否確實有依行政程序法第72條及73條之
規定送達,僅1 紙被告之送達證書即逕行作成「專利權自始
不存在」之決定,顯有違法。
(二)系爭文件送達而造成「訴願駁回」,係不可歸責於原告及其
代理人,依專利法第17條規定,原告得以書面敘明理由向
專責機關申請回復原狀。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯:
(一)本案業經被告於93年5 月18日以(93)智專二(六)01075
字第09320459360 號函審定應予專利,於同年6 月21日公告
,並於同年10月2 日以(93)智專一(一)字第0937179825
0 號函通知該專利案已公告期滿審查確定。原處分書經被告
依原告訴訟代理人於本案發明專利申請書上所列地址,交由
郵務機關於同年月11日寄存於臺北縣永和市福和郵局。是本
件送達應合於行政程序法第74條第1 項及第2 項規定,業已
發生合法送達之效力。惟原告逾限未繳費領證,其專利權自
始不存在。
(二)原告訴訟代理人係被告登錄在案之代理人,具專利代理人之
專業知識,原告自承已於93年5 月20日收受本案核准審定書
,原告訴訟代理當可依其專業知識,計算公告期滿日,並於
公告期滿後自行主動來電查詢有無他人提起異議或有無異議
成立之情形,更不至容認延宕數年毫無進展之情形發生。況
被告93年10月2 日之繳費領證通知函既依行政程序法規定合
法送達在案,揆諸修正前專利法第70條第2 項規定意旨,逾
限未繳費領證者,其專利權自始不存在,本不待處分即依法
發生。原告遲至97年6 月13日始申請繳費領證,被告乃函復
專利案已逾證書繳費期限,專利權自始不存在,請檢還收
據憑辦退費,故被告所為上開處分並無違誤。
四、查系爭專利係於93年5 月18日審定准予專利,係於專利法92
年1 月3 日修正、93年7 月1 日施行前已審定之專利申請案
,關於繳費領證程序仍適用修正前之規定。是兩造之爭點為
被告93年10月2 日智專一(一)字第09371798250 號之繳費
領證通知函(下稱系爭繳費領證通知函)是否合法送達予原
告?經查:
(一)關於送達之法律規範:
按發明專利年費自公告之日起算,第1 年應於專利權審查
確定後,由專利專責機關通知申請人限期繳納,第2 年以
後應於屆期前繳納之;又發明專利年費之繳納,任何人均
得為之,未於應繳納專利年費之期間內繳費者,得於期滿
6 個月內補繳之,但其年費應按規定之年費加倍繳納;又
第1 年專利年費及證書費,未於補繳期限屆滿前繳納者,
專利權自始不存在,修正前專利法第85條第1 項、第86
條、第70條第2 項分別定有明文。
次按行政程序之代理人受送達之權限未受限制者,送達應
向該代理人為之;送達,於應受送達人之住居所、事務所
或營業所為之;於應送達處所不獲會晤應受送達人時,得
將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處
所之接收郵件人員,行政程序法第71條第1 項、第72條第
1 項及第73條第1 項分別定有明文。
復按(第1 項)送達,不能依行政程序法第72條及第73條
規定為之者,得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關
,並作送達通知書兩份,一份黏貼於應受送達人住居所、
事務所、營業所或其就業處所門首,另一份交由鄰居轉交
或置於該送達處所信箱或其他適當位置,以為送達;(第
2 項)前項情形,由郵政機關為送達者,得將文書寄存於
送達地之郵政機關,行政程序法第74條第1 項及第2 項定
有明文。
依行政程序法第74條規定所為之送達者,無論應受送達人
實際上於何時受領文書,均以寄存之日期,視為其收受送
達之日期,而發生送達之效力(最高行政法院91年度裁字
第845 號裁定參照)。
(二)原告於91年9 月25日向被告提出系爭專利申請案,並於發明
專利申請書上載明專利代理人為「吳○山(即原告訴訟代理
人)」,其地址為「○○縣○○市○○路○號○樓之○」,
且檢附委任狀,由原告委任吳○山代收有關一切書證或物件
。經被告於93年5 月18日以(93)智專一(二)01075 字第
09320459360 號專利核准審定書為應予專利之審定,公告於
同年6 月21日出版之專利公報,嗣於公告期滿審查確定後,
被告依修正前專利法第85條第1 項及第86條規定,於同年10
月2 日以(93)智專一(一)字第09371798250 號函(即系
爭繳費領證通知函)通知原告於文到次日起30日內繳納專利
證書費及第1 年年費,以憑核發專利證書,並於說明事項載
明未於指定期限內繳納年費,復未於限期後6 個月內加倍補
繳者,依修正前專利法第70條第2 項規定其專利權自始不存
在。此有發明專利申請書、被告同年5 月18日專利核准審定
書、同年10月2 日繳費領證通知函在卷可稽(見原處分卷第
1 至3 、7 、8 、10、11頁)。
(三)系爭繳費領證通知函將原告代理人吳○山列為應受送達人,
並以○○縣○○市○○路○號○樓之○為應受送達處所,交
由郵政機關永和福和郵局送達,郵務人員於93年10月11日,
以寄存送達方式為之,並製作送達證書,此有經濟部智慧財
產局送達證書在卷可證(見原處分卷第12頁)。
(四)原告至97年6 月13日始申請繳費領證,被告於同年6 月27日
以(97)智專一(一)13004 字第09741081550 號函以系爭
專利案已逾繳費期限,其專利權自始不存在,自93年6 月21
日起當然消滅,請原告檢還收據憑辦退費。此有申領專利
書及申請延緩公告申請書、被告97年6 月27日函附卷足憑(
見原處分卷第20、23頁)。
(五)原告於系爭專利申請階段即已委任吳○山為代理人,並授予
吳○山有代收關於本案之一切書證或物件之權限。是被告93
年10月2 日繳費領證通知函以吳○山為應受送達人,並以所
陳報之地址(○○縣○○市○○路○號○樓之○)為應受送
達處所,交由郵務機關永和福和郵局送達,於法並無不合。
(六)經本院函詢永和福和郵局有關系爭繳費領證通知函之送達情
形,經永和福和郵局於98年2 月23日函覆稱:臺北縣○○市
○○路○號○樓之○係屬集合式之封閉性大樓,郵件統由大
樓接收郵件人員收轉,於93年間吳○山要求將其收之附送達
證書掛號郵件作寄存送達辦理,永和福和郵局遂將系爭繳費
領證通知函寄存於永和福和郵局,並作送達通知書2 份,1
份黏貼於應受送達人信箱上,另1 份置於受送達處所信箱,
以為送達;嗣吳○山又再要求依原方式送達,致將寄交之經
濟部訴願決定書於97年11月13日投交收件地址所屬華○興大
樓之接收郵件人員收轉等語(見本院卷第56頁)。而原告訴
訟代理人吳○山於本院審理時自陳:(提示中華郵政股份有
限公司板橋郵局98年2 月23日函)過程是如函所示沒有錯,
當時確實由於大樓管理員無法正確收受送達通知書,甚至有
延誤之虞,故萬一大樓管理員無法接收時,我請郵務士通知
我有郵件,並張貼在我的信箱處,以便我能即時支領送達之
文件等語(見本院卷第59頁)。足見永和福和郵局郵務人員
確實依據原告訴訟代理人之要求,按其指示直接以寄存送達
方式處理應送達之附送達證書掛號郵件。
(七)職是,永和福和郵局郵務人員於93年10月11日,按原告訴訟
代理人先前指示,就應送達系爭繳費領證通知函寄存於永和
福和郵局,並製作送達通知書2 份,1 份黏貼於原告訴訟代
理人之信箱上,另1 份置於原告訴訟代理人之信箱,即屬合
法,並發生合法送達之效力。至原告訴訟代理人質疑郵務人
員未通知,並要求永和福和郵局提出照片以為證明云云,然
就送達通知書之黏貼或處理情形為拍照,並非行政訴訟法第
73條所要求之法定要件。永和福和郵局郵務人員業於經濟部
智慧財產局送達證書載明將送達證書之處理情形,且經永和
福和郵局於98年2 月23日出具公文加以確認,足認上開送達
情形為可信。而原告並未提出任何具體事證證明郵務人員所
為之寄存送達不符合行政程序法規定,僅空言主張送達不合
法云云,委無足採。
(八)系爭繳費領證通知函於93年10月11日因寄存送達而發生合法
送達之效力,則原告應於送達翌日起30日內(即同年11月11
日前)繳納系爭專利證書費及第1 年年費,或於94年5 月10
日前加倍繳納第1 年年費。惟原告並未於指定期限屆滿前繳
費,復未於限期後6 個月內加倍補繳,依修正前專利法第70
條第2 項之規定,其專利權自始不存在。原告遲至97年6 月
13日始申請繳費領證,於法自有不合。從而,被告以本案已
逾證書繳費期限,其專利權自始不存在,所為請原告檢還收
據憑辦退費之實質否准處分,參照首揭法條規定及說明,於
法並無不合。訴願決定予以維持,亦無違誤。原告請求撤銷
訴願決定及原處分,依其所訴之事實,在法律上顯無理由,
本院得不經言詞辯論,逕以判決駁回之。
至原告主張本案因文件送達問題而造成專利權消滅,係不可
歸責於原告及其代理人,而屬於可申請回復原狀之事由乙節
,無論依修正前專利法第18條第2 項規定,或修正後第17條
第2 項規定,申請回復原狀者,應向專利專責機關即被告為
之,並非本件行政訴訟所得審究,要難執為原處分及訴願決
定應予撤銷之論據,併此述明。
五、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無
涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1
條,行政訴訟法第107 條第2 項、第98條第1 項前段,判決如主
文。
中 華 民 國 98 年 5 月 18 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由(須按他造人數附繕本)。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補
提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 18 日
書記官 林佳蘋

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裁判字號:


98年行專訴字第7號



案由摘要:


新型專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 05 月 27 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 98 年度行專訴字第 7 號
民國 98 年 5 月 7 日辯論終結
原 告 楊張○瓊
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 吳○豐
參 加 人 經濟部工業局
代 表 人 杜○軍(局長)
訴訟代理人 曾信嘉 律師
上列當事人間因新型專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年11月19日經訴字第09706116230 號訴願決定,提起行政訴訟,
本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:
緣財團法人自行車工業研究發展中心(下稱自行車研發中心
)前於民國81年10月13日以「自行車後花轂之改良構造」向
被告中央標準局(88年1月26日改制為智慧財產局)申請新
專利,經被告編為第81213783號審查,准予專利,於依法
繳納規費後,發給新型第80746號專利證書(下稱系爭專利
專利權期間:自82年3月11日至92年3月10日止),旋自行
車研發中心申請核准將專利權讓予參加人。嗣因參加人未依
限繳納年費,系爭專利專利權自91年3 月11日起當然消滅
。其後,原告於96年6 月21日以系爭專利有違核准時專利
第15條、第38條第2 項、第3 項、第100 條第2 項、第21條
、第22條、第99條第2 項、第3 項、第2 條第2 款、第5 款
及第1 條之規定,不符發明專利要件,對之提起舉發。案經
被告審查,以97年5 月12日以(97)智專三(三)05051 字第
09720243170 號專利舉發審定書為「舉發駁回」之處分,原
告不服,提起訴願,經遭決定駁回,遂向本院提起行政訴訟

二、原告之主張:
(一)系爭專利之申請日為81年10月13日,核准日(公告日)為82
年3 月11日,專利權期間為82年3 月11日至92年3 月10日,
惟因未繳納年費,故專利權消滅日期為91年3 月11日,而舉
發證據第82204612號「自由輪轂」專利(下稱第82204612號
新型專利),申請日為79年8 月1 日,核准日(公告日)為
86 年10 月21日,專利權期間為86年10月21日至91年10月20
日,二案以時效相比,僅能表示舉發人是任何人,惟利害關
係人對於專利權之撤銷需具有可回復之法律上利益者,始得
專利權當然消滅後提起舉發,惟系爭專利專利權人依照
專利法規定,二年內再繳納規費即可恢復已中止之專利,原
處分機關應就本案為實質之審理,並作成舉發成立或不成立
之處分。
(二)中央標準局以80年3 月6 日(80)台專(參)22509 字第10
9412號核駁申請號第79106373號發明專利申請案,又於82年
3 月9 日以台專(參)0525字第107969號再核駁上開發明
申請案,嗣原告於82年4 月7 日主張以79年8 月1 日為申
請日改請新型專利,惟中央標準局違反專利法第100 條消滅
第79106373號發明申請案18年。
(三)依多數國家的專利法規定,任何專利都必須遵循發明單一性
(或稱一發明一申請)的原則,即一件申請只能涉及一項發
明,如果申請案中記載2項以上發明,專利局就將予以駁回
,此時申請人可採取一個補救辦法,即把這項申請案,分成
二件或二件以上的申請案,中華民國專利法第21條、第22
條有相同規定,原告提出第79106373號發明專利申請案後,
依中央標準局指示提供樣品,樣品于80年4 月5 日已呈送中
央標準局,是要協助審查委員對專利申請進行實質審查,經
過很長的期間該局以沒發現三種樣品及零組件為由,而依照
專利法第22條分案之理由駁回,自80年4 月5 日至86年10月
21日止,第79106373號發明專利申請案與樣品同時消失。
(四)舉發者的時效,非必與舉發者有相關聯繫,專利法並沒有規
定因時效喪失而令舉發者必須放棄人權的權利,憲法保障人
民的訴訟權、財產權。原告所有第82204612號新型專利於91
年10月19日到期日前,於90年2 月15日就系爭專利提出舉發
,斯時兩造專利權利均存續中,被告以91年10月24日(91)
智專三(三)05018 字第09189002390 號專利舉發審定書(
被舉發案號數081213783NO2)為舉發不成立審定,惟在NO2
審定書應重點說出專利侵權是屬侵害專利權或占有剽竊,並
據以說明理由。過去數十年期間,中央標準局或智慧財產局
,是系爭專利代理答辯機關,除引用系爭專利範圍外,另外
對系爭專利在內外殼裝置還特別說明,系爭專利之結構僅由
四列鋼珠來達成結構體旋轉之目的,內殼及鋼珠係設計於外
殼裝設飛輪齒座之下方,當鏈條帶動飛輪齒片傳動時,花轂
結構之鋼性較佳,具增進功效,惟系爭專利所利用技術大都
如公告第147620號專利,其是將斜向棘齒設於外殼之內孔中
,復於內殼之一側設摯子,用以和斜向棘齒產生單向傳送作
用力,系爭專利自行車後花轂之改良,係將第147620號專利
設於外殼內孔中之斜向棘齒及其相對摰子,位移至其花轂之
內孔中,因此系爭專係利用他人專利,取用他人專利之組合

(五)系爭專利專利權人未對原告提出專利侵權或損害賠償訴訟
,原告即未侵害系爭專利專利權,自無可回復之法律上利
益可言,這是被告及訴願決定書部分理由說明,在第8121
3783NO2 核駁之引證案,是專利權人的舉發案,舉發日期為
90年2 月15日,核駁日期為91年10月24日,本件舉發案係原
告於96年6 月21日提起舉發,距系爭專利消滅日已逾5 年餘
,原告對提出對於系爭專利之撤銷有可回復之法律上利益之
證明,因系爭專利核准日為82年3 月11日,舉發證據為第
82204 612 號新型專利案,其公告日86年10月21日晚於系爭
專利申請日,惟舉發證據應是已申請的79106373號發明申請
案,因此案號82204612號是被告移轉標的物掩飾的案號而已
,被告應恢復第79106373號發明專利權。
(六)並聲明:訴願決定及原處分均撤銷。被告機關應就第81
213783NO3號舉發事件作成舉發成立之處分。訴訟費用由
被告負擔。
三、被告之主張:
(一)系爭專利專利權期間為82年3月11日至92年3月10日,專利
權消滅日期為91年3月11日,而引證4「自由輪轂」專利(即
第130170號)為79年8 月1 日申請,核准日為86年10月21日
專利權期間為86年10月21日至91年7 月31日止,專利權消
滅日期為91年8 月1 日,合先敘明。
(二)系爭專利專利權消滅日期為91年3月11日,引證3第812137
83N02號舉發案係於90年2月15日申請舉發,而被告於91年10
月24日審定該舉發案,係基於該第81213783N02號舉發案係
於系爭專利專利權仍在存續中所受理的舉發申請案。反觀
本件舉發案原告於96年6月21日提起舉發,距系爭專利消滅
日已逾5年餘,原告又未提出對於系爭專利之撤銷有可回復
之法律上利益之證明,被告以欠缺權利保護要件,自無專利
法第108條準用第68條之適用為由,駁回原告之舉發申請,
應為適法之處分,據此,原告起訴理由不足採。
(三)引證6 為第79106373號發明專利案初審不予專利審定書,該
案申請再審查仍不准專利,嗣再改請為新型專利申請案,並
於再審查獲准新型專利(即引證4 ),此理由與原告對於系
專利之撤銷是否有法律上可回復之利益無涉,原告之訴核
無理由。
(四)引證1為原告於92年7月8日向經濟部詢問專利法相關規定之
函文;引證5為系爭專利專利說明書;引證11為前中央標
準局於87年5月1日函復訴願人關於其所有第82204612號專利
案(引證4 )之專利權期間及樣品保密相關問題;引證12為
中央標準局於87年7 月14日函復原告關於引證4 之審查期間
及樣品收件後如何列管等相關問題;引證13為第79106373號
發明專利案改請為新型專利案之申請書;引證14為本案專利
舉發審定書;引證15為本案舉發理由書;引證16為引證4 之
專利證書影本;引證17為原告所稱彭鑒托君著之專利說明書
撰寫第17頁至第20頁;引證18為經濟部工業局所有之第7921
0177號「自行車後花轂飛輪組合改良裝置」新型專利案(公
告號為第147620號)物品之外觀型式圖片一紙。前揭證據或
為有關原告詢問專利法相關法律問題之函文,或為被告答覆
原告有關其第82204612號專利申請案件樣品保密相關問題,
或為系爭專利之說明書,或為其他專利案之專利公報... 等
,均與證明原告對系爭專利權之撤銷是否有法律上可回復之
利益無涉。
(五)並聲明:原告之訴駁回;訴訟費用由原告負擔。
四、參加人之主張:
(一)按「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者
,得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發」。為我國專利
第108 條準用第68條所明定。其立法理由,係以「專利權期
滿後原則上不得為舉發之標的,惟專利權存續期間所形成之
法律效果不因其期滿消滅者,當事人因該專利權之撤銷有可
回復之法律上利益時,仍應准其提起舉發或續行舉發程序,
以資公允」云云。所謂有可回復之法律上利益,是一種直接
確定之利益,而不是一種期待之間接利益。在實務上此種直
接確定利益,係指專利法上之利益,即於專利期間,若當事
人之產銷行為違反專利,構成仿冒,自有侵害專利,而後負
擔同法之民、刑事之法律責任。反之,即無侵害專利。故當
事人對於核准之專利權,認為有不應核准而給予專利時,於
專利存續期間可依法提出異議,縱使於專利期滿後,為撤銷
不當發給之專利,亦可依專利法第68條規定提起舉發,以保
護因誤發專利而受害之當事人,藉以排除違法專利所受之不
法侵害。本法所規定之宗旨,於專利期滿後,因該專利之誤
發,而遭受不法侵害之當事人,得依法提起舉發,以撤銷不
當核准之專利權,回復專利法上應有之保障,此為83年修法
本意,此一「可回復之法律上利益」,應包括專利法上請求
或免除民事上損害賠償與刑事上追訴仿冒的刑事責任,以及
訴訟法上的請求賠償和追訴刑罰之權益而言。
(二)按財團法人自行車工業研究中心前於81年10月13日以「自行
車後花轂之改良構造」向中央標準局(88年1 月26日改制為
智慧財產局)申請新型專利,經該局編號為第81213783號審
查,准予專利,於依法繳納規費後,發給新型第80746 號
證書(專利權期間:自82年3 月11日至92年3 月10日止)
,旋自行車研發中心經申准將專利權讓予參加人。嗣因參加
人未限繳納年費,系爭專利權自91年3 月11日起當然消滅。
是以,系爭專利於原告於96年6 月21日提起舉發時,已確定
為一「當然消滅」之專利,依大法官會議釋字第213 號解釋
第3 項,及最高行政法院77年判字第1049號判例,76年7 月
份庭長評事聯席會議決議,係指專利權存續期間所形成之法
律效果,因專利權之撤銷,對於專利權之核准認定有爭議的
利害關係人,有回復其法律上之利益而言。而「可回復之法
律上利益」,應包括專利法上請求或免除民事上損害賠償與
訴訟法上的請求賠償和追訴刑罰之權益而言。原告必須提出
其對於系爭專利權之撤銷有「專利法上請求或免除民事上損
害賠償與刑事上追訴仿冒的刑事責任,以及訴訟法上的請求
賠償和追訴刑罰之權益」等可回復之法律上利益之相關證據
資料,以資證明。
(三)按原告於原舉發階段所提引證1 至13及訴願階段所提引證14
至19等證據資料,其中:(1)引證4為第82204612號「自由
輪轂」新型專利案之專利公報;引證6為引證4改請前之第79
106373號發明專利申請案初審不予專利審定書;引證7為為
引證4改請前之第79106373號發明專利申請案再審查不予
審定書;引證8為引證4初審不予專利審定書。惟前揭證據
資料為原告所有第82204612號「自由輪轂」新型專利案之
公報,及該專利初審不予專利審定書及改請前第79106373
號發明專利申請案之初審及再審查不予專利之審定書,前揭
審定書不予專利之理由,均未引據系爭專利作為證明該案不
專利之理由,且原告最終亦已取得第82204612號「自由輪
轂」新型專利,是以,系爭專利存否與原告所有第82204612
號「自由輪轂」新型專利案及改請前第79106373號發明專利
申請案並無關連,該等資料自不足證明原告提起本件訴訟具
有法律上可回復之利益。(2)引證10為原告對系爭專利
發案(N01)所提之行政訴訟起訴狀影本;引證2為原告對前
揭案件所提行政訴訟再審之訴後,被告機關就再審之訴所為
之答辯書;引證3為原告就系爭專利N02舉發案審定書。查前
揭系爭專利N01及N02舉發案,原告係提出其所有第82204612
號「自由輪轂」新型專利案作為舉發證據之一,對系爭專利
提出舉發,無論該舉發案結果為何,對原告所有第82204612
號「自由輪轂」新型專利案效力均不生影響,且查無第三人
援引系爭專利對原告所有第82204612號「自由輪轂」新型
案提出舉發,則系爭專利權應否撤銷,對原告法律上既有
之權利或利益尚難認有影響。(3 )引證9-2 為原告於83年
3 月17日發給張○輝、吳○文、陳○柏等3 人之存證信函影
本;引證9-1 為自行車研發中心於83年3 月25日對引證9-2
回覆之存證信函影本。經查前揭二文件均為原告發給第三人
之存證信函,參加人或第三人既未就系爭專利向原告主張
侵權訴訟或提出違反專利法之刑事告訴,難謂原告有提起
本件訴訟之法律上利益。(4)至於原告所提之其他引證證
據資料,與原告提起本件訴訟須提出其對於系爭專利權之撤
銷有「專利法上請求或免除民事上損害賠償與刑事上追訴仿
冒的刑事責任,以及訴訟法上的請求賠償和追訴刑罰之權益
」等可回復之法律上利益之相關證據資料,均無關連。
(四)綜上所述,原告所提之引證資料,均不足證明原告就已當然
消滅之系爭專利所提之本件訴訟,具有可回復之法律上利益

(五)並聲明:原告之訴駁回;訴訟費用由原告負擔。
五、本院查:
(一)按「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者
,得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」為專利法第10
8條準用第68條所明定,次按,依專利審查基準第五篇第一
章第3.2. 2之規定:「所謂可回復之法律上利益,例如:
權倘因有專利法第66條所定情事而消滅,因專利權消滅係
在時間上向後生效,其消滅前專利權存續期間仍存在一定法
律效果,若舉發人於專利權存續期間曾受侵權訴訟之不利益
判決,在仍可行使訴訟救濟權以推翻所受不利判決時,則應
認為其具有可回復之法律上利益。舉發人依專利法第68條規
定提起舉發時,應檢附相關資料以為佐證。又主張可回復之
法律上利益,係以形式上之主張而定,不以事後結果有利或
不利為據。因此,於專利權期滿或當然消滅後提起舉發者,
舉發人必須提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益
之相關資料,以資證明,若不能證明有可回復之法律上利益
,該舉發案不予受理。」,因此利害關係人對於專利權之撤
銷有可回復之法律上利益者,得於專利權期滿或當然消滅後
提起舉發,惟舉發人須提出其對於專利權撤銷有可回復之法
律上利益之相關資料,以資證明。查系爭專利係於81年10月
13日申請專利,經前經濟部中央標準局於82年3 月11日公告
核准,發給第80746 號新型專利專利權期間自82年3 月11
日起至92年3 月10日止,惟於91年3 月11日因參加人未依限
繳納年費,系爭專利專利權自91年3 月11日起當然消滅,
此有91年11月8 日(91)智專一(一)權字第56022165號函可參(
見本院卷第81頁),嗣原告於96年6 月21日始以系爭專利
違核准時專利法第15條、第38條第2 項、第3 項、第100 條
第2 項、第21條、第22條、第99條第2 項、第3 項、第2 條
第2 款、第5 款及第1 條之規定,對之提起舉發,依首揭說
明,自應由原告提出其對於專利權撤銷有可回復之法律上利
益之相關資料,以資證明。
(二)本件舉發證據共13件,引證1係經濟部法規會轉智慧局函;
引證2係中央標準局於86年行政法院訴訟答辯書;引證3係被
告91年10月24日第081213783NO2 專利舉發審定書;引證4係
79年8月1日申請,86年10月21日公告之第82204612號「自由
輪轂」專利案;引證5係系爭專利說明書;引證6係第791063
73號專利案初審不予審定書;引證7係第79106373號專利
再審不予審定書;引證8係引證4(即由第79106373 號發明
案改請為第82204612號新型專利案)之初審不予審定書;引
證9之1係83年3月25日財團法人自行車研究發展中心回覆引
證9之2函之存證信函;引證9之2係原告於83年3月17日通知
張○輝等3 人專利侵權之存證信函;引證10係原告於行政法
院答辯狀影本;引證11、12係87年5 月1 日及87年7 月14日
中央標準局答覆原告有關第82204612號專利樣品列管問題之
書函;引證13係第79106373號專利案改請為新型專利案之申
請書。
(三)本件原告雖主張被告應恢復第79106373號發明專利權等語,
然查原告係於79年8 月1 日向前經濟部中央標準局申請第79
106373號發明專利,經該局於80年3 月6 日專利審定書審定
不予專利(見引證6 ),於82年3 月9 日再審查仍不予專利
(見引證7 ),旋經原告於82年4 月7 日申請改請新型專利
,仍以79年8 月1 日為申請日,申請號為82204612號(見本
院卷第83、84頁),嗣於86年10月21日公告核准為第318467
號「自由輪轂」專利(見引證4 ),惟第79106373號發明
申請案經初審不予專利之理由為其構造特徵已公開於77年
6 月16日號專利公報第100473號「自行車飛輪花鼓組之改良
結構」專利案,而不符合發明專利要件(見舉發卷第30頁)
,嗣經再審查不予專利之理由則為該發明專利在觀念、原理
與構造上均無創新之處,亦無增進功效之理由,而徒增製造
輪轂之麻煩,不具產業上利用價值,而不符發明專利之要件
(見舉發卷第28頁),經核均與系爭專利無涉,況原告亦已
取得第82204612號「自由輪轂」新型專利,是以系爭專利
撤銷與原告請求被告恢復改請前第79106373號發明專利申請
案並無關連,自不足證明原告提起本件訴訟具有法律上可回
復之利益。
(四)至其他形式上與對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之
證據,僅有引證9之2原告於83年3月17日通知張○輝、吳○
文、陳○柏等訴外人的存證信函,及訴外人(財團法人自行
車工業研究發展中心)於83年3月25日對於引證9之1存證信
函之回函,惟查,引證9之2之存證信函內容係原告以其79年
8月1日申請尚未核准之第82204612號新型專利為由,指稱系
專利侵害其專利權,然查,原告所有之第82204612號新型
專利係於86年10月21日始公告核准,原告於83年3 月17日既
尚未取得第82204612號新型專利權,自無因該專利受侵害而
遭受損害之可能,此外,原告並未提出任何事證證明其曾於
系爭專利權存續期間因侵害系爭專利而受有不利益判決,是
以上開該等資料亦不足證明原告提起本件訴訟具有法律上可
回復之利益。
六、綜上所述,原告並未提出對於系爭專利之撤銷有可回復之法
律上利益之證明,其對系爭專利提起舉發,即無專利法第68
條之適用,被告所為舉發駁回之處分,核無違誤,訴願決定
予以維持,亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定,並
命被告為舉發成立之審定,核無理由,應予駁回。
七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結
果不生影響,故不逐一論述,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依行政訴訟法第98條第1
項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 27 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
上為正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後
20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 27 日
書記官 周其祥

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裁判字號:


97年行專訴字第88號



案由摘要:


新型專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 05 月 07 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 88 號
民國98年4 月2 日辯論終結
原 告 華○電腦股份有限公司
代 表 人 施○棠(董事長)
(送達代收人 李○蘭
訴訟代理人 翁○滉
複 代 理人 莊○超
被 告 經濟部
代 表 人 尹○銘(部長)
訴訟代理人 劉○祐
參 加 人 林○勝
上列當事人間因新型專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年10月27日經訴字第09706113610 號訴願決定,並經本院命參加
人獨立參加被告之訴訟,提起行政訴訟。本院判決如下:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項:
參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場,亦未提出任何書
狀為聲明或答辯。
二、事實概要:
原告前於民國92年1 月17日以「可收納於筆記型電腦其PCMC
IA插槽之無線遙控器」向原處分機關經濟部智慧財產局申請
新型專利,經編為第92200894號進行形式審查准予專利後,
發給新型第M242791 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣參加
人於94年3 月9 日以系爭專利違反專利法第94條第4 項規定
,對之提起舉發。原告於95年8 月4 日提出說明書及申請
範圍更正本,經原處分機關審查認為應可更正,並通知參
加人表示意見,參加人於95年9 月27日提出舉發補充意見,
經原處分機審查,於97年2 月1 日以(97)智專三(一)04
080 字第09720074520 號專利舉發審定書為「舉發不成立」
之處分。參加人不服,提起訴願,經被告同年10月27日經訴
字第09706113610 號為「原處分撤銷,由原處分機關另為適
法之處分」之決定。原告不服,遂向本院提起行政訴訟。
三、原告聲明求為判決撤銷訴願決定,並主張:
(一)系爭專利揭露一種能控制筆記型電腦螢幕畫面進行前後翻頁
之無線遙控器。其中無線遙控器為一卡片型裝置,能收納於
該筆記型電腦之PCMCIA插槽中,並在前端位置上,有一雷射
指示模組,用以發出雷射光束而產生指示功能。系爭專利
增進之功效在於使用者只需攜帶並操作單一的遙控裝置,就
可以方便的遙控筆記型電腦進行螢幕畫面的切換,並同時提
供雷射光筆的指示功能。再加上系爭案中無線遙控器可直接
收納於筆記型電腦的PCMCIA插槽中,使用者攜行筆記型電腦
外出進行會議簡報或研討時,並不需要額外攜帶雷射光筆與
遙控器。
(二)西元2000年8 月29日公開之日本特開2000-236789 號專利
下稱引證1 )所揭露之紅外線遙控器,完全未揭露可整合雷
射指示模組,而其所具備多達15個的功能按鍵,不可能有額
外空間容納雷射指示模組。且系爭專利是應用無線技術進行
遙控,而非適用引證1 之紅外線技術。
(三)民國96年11月11日公告之我國第320303號「具簡報指示功能
之滑鼠」新型專利(下稱引證2 )所揭露之無線滑鼠裝置,
雖具雷射指示功能,但受制於機械結構,不可能製作成薄片
型無線遙控器結構,亦無法有效的縮小體積與厚度,使其能
收納在筆記型電腦的PCMCIA插槽。
(四)96年2 月11日公告之我國第298355號「遙控器之結構改良」
新型專利(下稱引證3 )所揭露的遙控器,由於其主要的技
術特點在於其圓柱狀的按鍵15、導電體152 、與對應接點14
2 ,因此,該遙控器也不可能製造成薄片型無線遙控器結構
,亦無可能收納於PCMCIA插槽中。
(五)引證2 及引證3 之組合基礎在於兩案同時提到滑鼠功能,故
熟習該項技術者不會想去除滑鼠功能,依引證1 亦不會想到
要將整體作成卡片狀而收納於PCMCIA插槽中或變更為無線技
術。
(六)系爭專利申請專利範圍第2 至5 項為第1 項之附屬項,第6
項為獨立項,然熟習該項技術領域者之多達3 個引證案內容
組合仍無法達成構成與系爭專利相同的解決方案:
系爭專利申請專利範圍第2 項係在該無線遙控器上表面具
有「前一頁」、「下一頁」、與「跳出」3 個按鈕,能提
供使用者控制該螢幕畫面切換之用」,在第1 項之技術特
徵已具有進步性的前提下,此功能與結合引證1 至3 之結
果所獲得的功能亦不相同。
系爭專利申請專利範圍第3 項、第4 項在第1 項之技術特
徵已具有進步性的前提下,分別具體地說明無線遙控器之
尺寸、雷射指示模組包括雷射光頭及「發光」按鈕等構造
特徵。第5 項在第1 項之技術特徵已具有進步性的前提下
,更具體地說明如何將無線遙控器穩固地收納於PCMCIA插
槽中,均具有進步性。
系爭專利申請專利範圍第6 項之筆記型電腦,除包括與第
1 項所述相同之卡片型遙控器外,尚包括「一接收器,位
於該筆記型電腦之主機板上,用以接收由該無線遙控器發
出之該控制訊號,以切換所述螢幕畫面」,即使以引證2
結合引證3 ,再結合引證1 ,仍無法得到具有相同特徵的
筆記型電腦,故第6 項應具有進步性。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯:
(一)系爭專利申請專利範圍第1 項:
引證1 已揭露「可收納於筆記型電腦中PCMCIA插槽的卡片
型遙控器」之技術;引證2 則揭露將傳統雷射指示筆與無
線滑鼠(即遙控器之一種)整合成「具簡報指示功能之滑
鼠」之技術,可提供簡報時更便利之使用性;引證3 揭露
「遙控器之結構改良」之技術,係於無線遙控器內置雷射
發射元件,藉由按鍵的操控,使該元件發射光點信號以指
示標的物。故系爭專利在引證1所揭示可收納於筆記型電
腦之PCMCIA插槽中之無線遙控器上裝置一雷射光發射模組
,使其具有產生雷射光束指示功能,實屬習知技術既有元
件於安排、配置或相互關係上之簡易變換或拼湊組合,並
未因此產生無法預期之新功效,為其所屬技術領域中具有
通常知識者依引證1 、2 及3 所揭露之先前技術顯能輕易
思及完成者,不具進步性。
況系爭專利僅單純敘述「可收納於筆記型電腦中PCMCIA插
槽的無線遙控器」具有一「雷射指示模組」,並未說明其
如何將雷射指示模組整合於「可收納於PCMCIA插槽之無線
遙控器」(即小體積之卡片型遙控裝置),並未揭示其實
現整合之技術手段,亦未說明其整合之技術手段有何突破
或創新之處。因此,系爭專利申請專利範圍第1 項實僅為
習知技術之簡易組合。
紅外線實為一無線傳輸模式,因此引證1 事實上已有揭露
「可收納於筆記型電腦中PCMCIA插槽的無線遙控器」之技
術。又雖然紅外線為短距離無線傳送,其傳輸效能不如其
他無線通訊標準如WLAN、Bluetooth 等,但在WLAN與
Bluetooth 等無線通訊標準制定後,均已為習知技術,系
專利亦未特別界定其遙控器所使用的無線傳輸模式為何
種規格,尚難以此作為系爭專利具進步性之論據。
(二)系爭專利申請專利範圍第2 至5 項均為第1 項之附屬項,僅
係就第1 項之遙控器上所應具有之各種按鈕及功能、遙控器
之大小及遙控器之收納鎖固方式等予以描述限定,仍未說明
其如何將雷射指示模組整合於可收納於PCMCIA插槽之無線遙
控器,並未見揭示其實現整合之技術手段,僅為習知技術之
簡易組合,為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證1、2
及3 所揭露之先前技術顯能輕易思及完成者。
(三)系爭專利申請專利範圍第6 項中,該筆記型電腦「具有接收
器,能以無線遙控進行螢幕畫面切換,並具有PCMCIA插槽可
收納無線遙控器」,係屬習知技術。例如引證1 及引證2 中
所揭示之筆記型電腦,均可用無線遙控方式,對電腦螢幕進
行畫面切換控制。且引證1 之筆記型電腦並具有PCMCIA插槽
可收納無線遙控器。而第6 項其餘技術內容所述之「卡片型
無線遙控器」,則與系爭專利申請專利範圍第1 項相同,第
1 項不具進步性,已如前述。因此,系爭專利申請專利範圍
第6 項亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證1 、2
及3 所揭露之先前技術顯能輕易完成,不具進步性。
四、查系爭專利係原處分機關經形式審查後於93年7 月7 日審定
准予專利,是系爭專利有無撤銷之原因,應以核准審定時有
效之92年2 月6 日修正公布之專利法(即現行專利法)為斷
。兩造之爭點為系爭專利有無違反專利法第94條第4 項進步
性規定,經查:
(一)按利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或裝置之
創作,且可供產業上利用者,得依專利法第93條、第94條第
1 項規定,申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中
具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時,不得
申請取得新型專利,同法第94條第4 項定有明文。而新型有
違反同法第94條第4 項規定者,任何人得附具證據,向專利
專責機關舉發之(同法第107 條第2 項規定參照)。準此,
系爭專利有無違反同法第94條第4 項所定情事而應撤銷其新
專利權,依法應由舉發人(即參加人)附具證據證明之,
倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定,自應為
舉發成立之處分。
(二)系爭專利之技術內容:
關於創作目的:
系爭專利係以習用之簡報工具為改良對象,由於一般使用
筆記型電腦進行簡報時,須同時握持雷射光筆與遙控器,
或是不停地更換雷射光筆與遙控器,始能利用雷射光筆的
投射光點,進行輔助說明之餘,操作遙控器進行翻頁動作
。此外,由於使用者在攜帶筆記型電腦外出進行簡報或會
議時,必須同時攜帶雷射光筆與遙控器,使用上並不方便
(見本院卷第1 冊第290 至292 頁之創作說明)。是以系
專利之創作目的,在提供一種能控制筆記型電腦螢幕畫
面進行前後翻頁之無線遙控器,此無線遙控器係為一卡片
型裝置,能收納於該筆記型電腦之PCMCIA插槽中,且能發
出雷射光束而產生指示功能,並能以無線遙控進行螢幕畫
面之切換,可以遙控器或透過鍵盤控制器,切換螢幕畫面
。其功效在於提供無線遙控器與相關的收納設計,因同時
將雷射指示器之功能整合於無線遙控器中,使用者僅須握
持單一的遙控裝置,即可方便地遙控筆記型電腦進行螢幕
畫面之切換,且提供雷射光筆之指示功能;此外,由於無
線遙控器可直接收納於筆記型電腦之PCMCIA插槽中,使用
者無須額外攜帶雷射光筆與遙控器,除可增加對無線遙控
器之保護功能外,亦可避免使用者遺忘之困擾(見本院卷
第1 冊第295 頁之創作說明)。
原告於95年8 月4 日更正申請專利範圍,經原處分機關准
許並公告在案,故本件應依更正後之申請專利範圍為審查
。系爭專利之申請專利範圍共6 項,第1 、6 項為獨立項
,第2 至5 項為第1 項之附屬項(見本院卷第1 冊第297
至298 頁之新型專利說明書)。其中第1 項:「一種能控
制筆記型電腦螢幕畫面之無線遙控器,該無線遙控器係為
一卡片型裝置,能收納於該筆記型電腦之PCMCIA插槽中,
該無線遙控器並具有一雷射指示模組,用以產生雷射光束
指示功能。」第6 項:「一種能以無線遙控進行螢幕畫面
切換之筆記型電腦,該筆記型電腦至少包括:一卡片型無
線遙控器。可收納於該筆記型電腦之PCMCIA插槽中,該無
線遙控器並可由該PCMCIA插槽中取出,而以無線方式發出
控制訊號,以控制該筆記型電腦之螢幕畫面切換,其中一
接收器,位於該筆記型電腦之主機板上,用以接收由該無
線遙控器發出之該控制訊號,以切換所述螢幕畫面,其中
上述卡片型無線遙控器更包括一電路板,能將使用者按壓
按鈕所產生的觸發信號,加以編碼而形成一控制訊號,一
發射模組,連結於該電路板,能將該控制訊號發送給該筆
記型電腦之該接收器,而對該螢幕畫面進行前、後翻頁功
能,以及一雷射指示模組,位於該卡片型無線遙控器的前
端部份,能發出雷射光束而產生指示功能。」(相關圖式
見附圖1 )
(三)本件之引證案:
參加人提出引證案共3 項:引證案1 為西元2000年8 月29
日公開之日本特開2000-236789 號專利案(見本院卷第1
冊第50至61頁);引證2 為民國86年11月11日公告之我國
第320303號「具簡報指示功能之滑鼠」新型專利(見本院
卷第1 冊第63至71頁);引證3 為86年2 月11日公告之我
國第298355號號「遙控器之結構改良」新型專利(見本院
卷第1 冊第72至83頁)。
被告於訴願決定係以引證1 、引證2 及引證3 之結合認定
系爭專利申請專利範圍第1 至6 項均不具進步性為由,而
為「原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分」之決定
(見訴願卷61至67第至頁)。嗣經被告於本院審理時再度
確認(見本院卷第1 冊第188 頁)。
引證1 之技術內容:
引證1 揭示遙控器1 具有個人電腦2 之PCMCIA(Personal
Computer Memory Card International Association)所
制定之標準PC卡的形狀,可插入PC卡插槽21。遙控器1 構
成包含發光二極體11由LED (Light Emitting Diode)驅
動器14供給電力,發射紅外線訊號以控制相對應的機器。
按鍵輸入部12,具有複數個按鍵,各按鍵對應輸出的控制
訊號由微處裡器13提供(見本院卷第1 冊第50、54頁。相
關圖式見附圖2 )。
引證2 之技術內容:
引證2 係一種具簡報指示功能之滑鼠,係包含有一與電腦
搭配使用之滑鼠本體及一雷射指示器單元,其主要特徵於
:該雷射指示器單元包括有一雷射指示器電路、一雷射發
射器及一控制開關,其中該雷射指示器係安裝在上述滑鼠
本體內,復藉由該控制開關控制該雷射指示器電路透過該
雷射發射器發射雷射指示光束;藉此將傳統雷射指示筆與
滑鼠,而提供簡報時更便利之使用性(見本院卷第1 冊第
64頁。相關圖式見附圖3 )。
引證3 之技術內容:
引證3 係一種遙控器之結構改良,係設有由上、下蓋組成
之本體,以供置入電子電路及雷射發射元件,並於上蓋表
面設有多數按鍵,使該等按鍵於按壓時,藉由其底部所設
之導電體與電路板的接觸,達到操控作用,其特徵在於:
本體上方設有一圓形按鍵,該按鍵為一圓柱狀橡膠體,其
前方延伸一片狀體,按鍵周緣之內、外側設有適當深度之
凹槽,使按鍵周緣構成一彎折部,按鍵底部中心設有一突
柱,以供嵌套於電路板之固定孔,而形成一中心支點,且
由該突柱向外側周緣呈適當向上之斜度,並於底部外側沿
周緣環繞貼設對稱排列之導電體,俾當按鍵經由不同方向
按壓時,該貼設於底部之導電體,得以分別觸及電路板之
接點,達到如滑鼠之螢幕指標功能(見本院卷第1 冊第73
至74頁。相關圖式見附圖3 )。
(四)系爭專利不具進步性:
申請專利範圍第1 項部分:
系爭專利申請專利範圍第1 項之主要特徵在於「具產生
雷射光束指示功能之可收納於筆記型電腦中PCMCIA插槽
的無線遙控器」。引證1 揭示一具有個人電腦之PCMCIA
規定的標準PC卡形狀之遙控器,該卡片型遙控器可遙控
個人電腦,並可插入PCMCIA之PC卡插槽,業已揭示系爭
專利申請專利範圍第1 項之技術特徵「無線遙控器」、
「卡片型裝置,能收納於該筆記型電腦之PCMCIA插槽中
」。引證2 則揭示一具有雷射指示器單元之滑鼠,將傳
統雷射指示筆與無線滑鼠(即遙控器之一種)整合成「
具簡報指示功能之滑鼠」之技術,可提供簡報時更便利
之使用性。另引證3 揭示一具有雷射元件且可達到如滑
鼠之螢幕指標功能之遙控器,揭露「遙控器之結構改良
」之技術,係於無線遙控器內置雷射發射元件,藉由按
鍵之操控,使該元件發射光點信號以指示標的物。引證
2 及3 已分別揭露可在各種遙控器上裝置一雷射光發射
模組,使其具有產生雷射光束指示功能,以提供簡報時
更便利之使用,此遙控器與雷射光發射模組之整合,即
系爭專利申請專利範圍第1 項另一技術特徵「雷射指示
模組」。
關於實現整合之技術手段:
系爭專利僅單純敘述「可收納於筆記型電腦中PCMCIA
插槽的無線遙控器」具有一「雷射指示模組」,並未
具體說明其實現將雷射指示模組整合於「可收納於PC
MCIA插槽之無線遙控器」(即小體積之卡片型遙控裝
置)之技術手段。而引證1 、2 及3 亦未直接揭示如
何將「可收納於筆記型電腦中PCMCIA插槽的卡片型遙
控器」與「雷射光發射模組」予以整合。
惟如引證2 之專利說明書第6 頁第13行所載「雷射指
示器電路21係為習知技術」(見本院卷第1 冊第67頁
),於系爭專利92年1 月17日申請當時,雷射指示模
組係屬習知且臻於成熟之技術,故系爭專利將已相當
成熟且小型化之雷射指示模組整合於其他裝置中,僅
屬一般之習知技術手段。況其雷射指示模組為一獨立
運作之功能模組,僅有電源與遙控器共用。此外,系
專利說明書僅空泛概述其功效在於將雷射指示器之
功能整合於無線遙控器中,及其相關的收納設計(可
直接收納於筆記型電腦之PCMCIA插槽中),使用者僅
須握持單一的遙控裝置即可操控進行螢幕畫面之切換
及指示功能,且無須額外攜帶雷射光筆與遙控器(見
本院卷第1 冊第295 頁之創作說明),並未說明其實
現整合之技術手段有何突破或創新之處。
綜上,系爭專利僅組合一般PCMCIA之PC卡插槽、控制
器、雷射指示模組等習知技術,且僅具各自原始之功
效。因此,系爭專利申請專利範圍第1 項所揭示者,
僅為習知技術之簡易組合,為其所屬技術領域中具有
通常知識者依引證1、 引證2 及引證3 所揭露之先前
技術顯能輕易思及完成者。
原告另主張系爭專利係應用無線技術進行遙控,而引證
1 所揭露之紅外線遙控器,完全未揭露可整合雷射指示
模組,而其所具備多達15個的功能按鍵,不可能有額外
空間容納雷射指示模組云云。然引證1 所揭露「可收納
於筆記型電腦中PCMCIA插槽的卡片型遙控器」雖係以紅
外線作為無線通訊之媒介,惟紅外線實為無線傳輸模式
之1 種,亦即引證1 實已隱含「可收納於筆記型電腦中
PCMCIA插槽的『無線』遙控器」之技術。系爭專利復未
特別界定其無限遙控器係使用何種規格之無線傳輸模式
,亦未揭露如何於其無線遙控器整合雷射指示模組,持
此難認系爭專利申請專利範圍第1 項具有進步性。
綜上,引證1 業已教示揭示將遙控器製成PCMCIA卡而能
收納於筆記型電腦相對應之PCMCIA卡插槽中之重要技術
特徵,則該所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易將
引證2 或引證3 之「雷射指示模組」安排或配置組合於
該PCMCIA卡式遙控器中,使其具有產生雷射光束指示功
能,系爭專利申請專利範圍第1 項並未因此產生無法預
期之新功效,故不具進步性。
雖系爭專利之獨立項(即申請專利範圍第1 項)的技術特
徵已為引證1 、引證2 及引證3 所揭露,而不具進步性,
然由於依附於該獨立項之各附屬項(即申請專利範圍第2
至5 項)具有所依附之第1 項以外之技術特徵,未必不具
進步性,仍應再就各附屬項之附屬特徵作進一步之審查,
此即逐項審查之原則。
申請專利範圍第2 項部分:
系爭專利申請專利範圍第2 項為依附於第1 項獨立項之附
屬項,除包含第1 項所有之技術特徵之外,第2 項進一步
限縮界定其中「在該無線遙控器上表面具有『前一頁』、
『下一頁』、與『跳出』三個按鈕,能提供使用者控制該
螢幕畫面切換之用」(見本院卷第1 冊第297 頁)。惟上
開3 按鈕均為螢幕畫面遙控器上所應具有之基本按鈕,且
系爭專利說明書第5 頁第2 段「先前技術」亦提及在筆記
型電腦設計中另外提供1 個遙控器,供使用者控制螢幕畫
面前、後翻頁動作(見本院卷第1 冊第291 頁),故系爭
專利申請專利範圍第2 項之無線遙控器上該等按鈕的技術
特徵,僅具與習知技術相同之切換功效,且所依附之系爭
專利申請專利範圍第1 項不具進步性,則系爭專利申請
範圍第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者,依引
證1 、引證2 及引證3 所揭露之先前技術顯能輕易完成,
不具進步性。
申請專利範圍第3 項部分:
系爭專利申請專利範圍第3 項為依附於第1 項獨立項之附
屬項,除包含第1 項所有之技術特徵之外,第3 項進一步
限縮界定其中「在上述無線遙控器上表面具有一『發光』
按鈕,當使用者按壓時,可啟動該雷射指示模組,並由該
無線遙控器前端中央之雷射光頭發出光束以供標示之用」
(見本院卷第1 冊第297 頁)。惟引證2 與引證3 皆揭示
有可按壓之按鈕以便發出雷射光束,故系爭專利申請專利
範圍第3 項之按壓發射雷射光的技術特徵,僅具與習知技
術相同之按壓發射功效,且所依附之系爭專利申請專利
圍第1 項不具進步性,則系爭專利申請專利範圍第3 項為
其所屬技術領域中具有通常知識者,依引證1 、引證2及
引證3 所揭露之先前技術顯能輕易完成,不具進步性。
申請專利範圍第4 項部分:
系爭專利申請專利範圍第4 項為依附於第1 項獨立項之
附屬項,除包含第1 項所有之技術特徵之外,第4 項進
一步限縮界定其中「上述無線遙控器長度約為84.5~85.
0mm,寬度約為54.0~55.0mm,高度約為5.4~5.5mm 」(見
本院卷第1 冊第297 頁)。
本院依職權調閱PCMCIA網頁中關於PCMCIA卡之規格資料
,依智慧財產案件第8 條第1 項規定,提示予兩造辯論
,經兩造均稱無意見(見本院卷第1 冊第189 頁),故
上開資料自得採為裁判之基礎。
查PCMCIA卡係由Personal Computer Memory Card Inte
rnational Association 所制定之規範,其實體規格共
分3 種規格:TypeⅠ、TypeⅡ及TypeⅢ,長度均為85.6
mm,寬度均為54 mm ,僅高度有所差異:TypeⅠ為3.3m
m ,TypeⅡ為高5 mm,TypeⅢ為10.5 mm (見本院卷第
1 冊第189 頁之PCMCIA卡之規格資料)。系爭專利申請
專利範圍第4 項所請之無線遙控器,係可收納於筆記型
電腦PCMCIA插槽之卡片型裝置,此觀申請專利範圍第1
項自明。且其所揭露無線遙控器之長度、寬度及高度,
合於PCMCIA卡之TypeⅡ規格的範圍內,原告於本院審理
時亦自陳系爭專利之PCMCIA卡之規格係屬第2 種規格(
TYPEⅡ)(見本院卷第1 冊第188 頁)。至PCMCIA卡插
置後,其一端為外露於筆記型電腦,故其長度並不影響
插置功能。而引證1 即已揭露符合PCMCIA規範而可插置
於PCMCIA插槽中之遙控器,故系爭專利申請專利範圍第
4 項之無線遙控器之長度、寬度及高度的技術特徵,僅
為PCMCIA卡與習知技術相同之規格,為PCMCIA卡長、寬
、高之一般規範,使其具插置之功效相同。且所依附之
系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性,則系爭專利
申請專利範圍第4 項為其所屬技術領域中具有通常知識
者,依引證1 、引證2 及引證3 所揭露之先前技術顯能
輕易完成,不具進步性。
申請專利範圍第5 項部分:
系爭專利申請專利範圍第5 項為依附於第1 項獨立項之附
屬項,除包含第1 項所有之技術特徵之外,第5 項進一步
限縮界定其中「在上述PCMCIA插槽的側邊,並具有一推柄
, 當該無線遙控器沿著該PCMCIA插槽推入時,可藉由該推
柄加以鎖固」(見本院卷第1 冊第297 頁)。惟一般PCMC
IA插槽之標準設計為其側邊具有一推柄,可以鎖固所插入
之PCMCIA卡,故系爭專利申請專利範圍第5 項所請僅為PC
MCIA插槽之標準設計,具與習知技術相同之收納鎖固功效
。且所依附之系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性,
則系爭專利申請專利範圍第5 項為其所屬技術領域中具有
通常知識者,依引證1 、引證2 及引證3 所揭露之先前技
術顯能輕易完成,不具進步性。
申請專利範圍第6 項部分:
系爭專利申請專利範圍第6 項(獨立項)之主要技術內
容為「卡片型無線遙控器」,及該筆記型電腦「具有接
收器,能以無線遙控進行螢幕畫面切換,並具有PCMCIA
插槽可收納無線遙控器」。前者與系爭專利申請專利
圍第1 項相同,而不具進步性,已如前述。至後者亦屬
習知技術,如後所述。
引證1 揭示一種具有PCMCIA規定的標準PC卡形狀的遙控
器之個人電腦,其圖1 (見附圖2 )即顯示一筆記型電
腦,該遙控器可插入PCMCIA之PC卡插槽,且其具按鍵輸
入部,具有複數個按鍵,各按鍵對應輸出之控制訊號由
微處理器提供,且其發射紅外線訊號以控制相對應之機
器(見本院卷第1 冊第54頁)。與系爭專利相較,業已
揭露系爭專利申請專利範圍第6 項之「卡片型無線遙控
器」、「發射模組」、以無線遙控方式對電腦螢幕進行
畫面切換控制、該筆記型電腦並具有PCMCIA插槽可收納
無線遙控器等技術特徵。
引證2 揭示一種配備有具簡報指示功能之滑鼠之電腦30
,其第1 圖(見附圖3 )即顯示一筆記型電腦,其具有
滑鼠電路12,並於外殼體11上頂面前緣設有數個滑鼠控
制鍵13,該滑鼠電路12更包含一無線發射器14,得將滑
鼠之操作指令透過無線發射器14遞送至電腦30之無線接
收器31;另具有一雷射指示器單元20,安裝於滑鼠本體
10內,按壓控制開關23' 可產生雷射光束(見本院卷第
1 冊第66至67頁)。與系爭專利相較,業已揭露系爭
申請專利範圍第6 項之「電路板」、「發射模組」、
「雷射指示模組」、以無線遙控方式對電腦螢幕進行畫
面切換控制等技術特徵。
引證3 揭示當按鍵經由不同方向按壓時,該貼設於底部
之導電體,得以分別觸及電路板之接點,達到如滑鼠之
螢幕指標功能,且本體之末端係設有一容置室,使雷射
元件得以套置於容置室,並連接於電路板,使按鍵按壓
時,能開啟該雷射元件構成光點之發射(見本院卷第1
冊第78頁)。與系爭專利相較,業已揭露系爭專利申請
專利範圍第6 項之「電路板」、「雷射指示模組」等技
術特徵。
綜上,引據1 所揭示之一種具有PCMCIA規定的標準PC卡
形狀的遙控器之筆記型電腦,組合引證2 、引證3 之「
雷射指示模組」,且在「電路板」與「發射模組」等為
一般遙控器所原已具有之技術特徵,系爭專利申請專利
範圍第6 項之一種能以無線遙控進行螢幕畫面切換之筆
記型電腦,其「卡片型無線遙控器」及該遙控器包含之
「電路板」、「發射模組」、「雷射指示模組」等技術
特徵,僅為一般之習知技術之組合,且組合後亦僅具有
其各自原始之功效,而為其所屬技術領域中具有通常知
識者依引證1 、引證2 及引證3 所揭露之先前技術顯能
輕易完成者,不具進步性。
五、從而,經整體技術特徵比對,系爭專利之結構與技術已為引
證1 、引證2 及引證3 所揭示,而為所屬技術領域中具有通
常知識者顯能輕易完成者,不具有進步性。故原處分機關以
系爭專利未違反專利法第94條第4 項規定,而為「舉發不成
立」之處分,參照首揭法條規定及說明,於法不合。訴願決
定因此為「原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分」之
決定,即無違誤。原告主張前詞,請求撤銷訴願決定,為無
理由,應予駁回。
六、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無
涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1
條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 7 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由(須按他造人數附繕本)。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補
提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 7 日
書記官 林佳蘋



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裁判字號:


97年行專訴字第78號



案由摘要:


發明專利申請



裁判日期:


民國 98 年 05 月 07 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 78 號
民國98年4 月2 日辯論終結
原 告 美商森○克公司(Ce○○○, Inc.)
代 表 人 唐○尼(K○○○ Dow)(Secretary of the
Commonwealth)
訴訟代理人 何愛文 律師
陳長葳 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 莊○慧
林○茂
上列當事人間因發明專利申請事件,原告不服經濟部中華民國97
年10月20日經訴字第09706113430 號訴願決定,提起行政訴訟,
本院判決如下:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要:
原告前於民國90年11月7 日以「抗-雙整聯蛋白抗體,組成
物,方法及用途」向被告申請發明專利,經被告編為第9011
9437號審查,不予專利。原告不服,申請再審查。經被告再
審查後,先以96年8 月17日(96)智專三(四)15141 字第
09620454240 號審查意見通知函,將系爭專利應不予專利
理由通知原告。嗣原告於同年11月7 日提出系爭專利申請
範圍修正本,被告審查後准予修正,惟認修正後內容仍應
不予專利,乃以97年6 月5 日(97)智專三(四)15150 字
第09720290750 號專利再審查核駁審定書為「系爭專利應不
專利」之處分。原告不服,提起訴願,經經濟部同年10月
20日經訴字第09706113430 號決定駁回,遂向本院提起行政
訴訟。
二、原告聲明求為判決:(一)撤銷訴願決定及原處分。(二)被告應就
第90119437號「抗-雙整聯蛋白抗體,組成物,方法及用途
」發明專利申請案(下稱系爭專利)為准予專利之審定。並
主張:
(一)系爭專利非屬特別限制條件之單株抗體,且為所屬領域中具
有通常知識者易於獲得之生物材料:
系爭專利係關於「抗-αV 整聯蛋白抗體」,並具有如申
專利範圍所界定之重鍵及輕鍵互補決定區(下稱CDR )
及可變區域,其涉及將基因選殖入載體而得到重組載體,
所屬技術領域具有通常知識者應可理解,而依例行之程序
進行如基因之選殖等實驗製得,雖可能涉及機率之篩選,
卻非屬需過度實驗方可完成者。
由系爭專利申請案申請專利範圍第1 項、第2 項之技術內
容觀之,所請之抗體係以胺基酸序列加以界定,而非以「
特定偶合常數之親和力」予以特定,非屬「特別限制條件
」。又由於所有抗體皆具有特定的胺基酸序列,才能針對
個別抗原予以作用,因此該胺基酸序列不能謂為「特殊限
制條件」,否則所有抗體均須寄存。
系爭專利在世界各國申請中或已獲准專利之對應案,均未
聞有任何國家之專利主管機關或認定系爭專利生物材料應
寄存,亦證被告對於本件生物材料是否為「所屬技術領域
中具有通常知識者易於獲得」之事實認定有誤。況我國基
因工程科技水準已得與世界先進國家並駕齊驅,被告時無
需違反國際標準而認定系爭專利生物材料非屬該領域中具
有通常知識者易於獲得之理。
(二)系爭專利申請之專利說明書已充分揭露,無違反專利法第26
條第2 項規定:
系爭專利係關於抗-αV 整聯蛋白抗體,具有如申請專利
範圍所界定之CDR 或可變區域。系爭專利說明書業已提供
該抗體之序列,及詳述發明所屬技術領域中具有通常知識
者應如何利用揭露之序列即已知之重組技術製被所請抗體
的資訊,如說明書第35至37頁闡述「構築核酸之基因重組
方法」、「核酸篩選及單離方法」及「構築核酸之合成方
法」,及說明書第45頁中「與人類雙整聯蛋白結合及含有
經界定之重或輕鏈可變區域之抗體之製備」等相關說明及
參考文獻。據此,相關領域中具有通常知識者,參酌系爭
專利說明及申請時既有之表現載體技術技術或知識,均可
輕易製造相對應之抗體,並據以實施系爭專利
使用融合瘤技術僅屬實施系爭發明專利申請案之一具體例
,根據系爭發明專利申請案所揭露之胺基酸序列,所屬領
域中具有通常知識者利用習知基因工程技術亦可輕易製得
系爭發明專利申請案所請之抗體。使用製造系爭專利申請
案所請抗體之融合瘤細胞並非製造系爭發明專利申請案所
請抗體之唯一方法。
系爭專利申請案申請時之技術水準,核酸之化學合成已可
完成數百甚至更多鹼基長度核酸序列之合成(參系爭專利
申請案說明書第37頁第18至20行所述)。惟被告未詳查系
專利申請時之技術水準,逕認DNA 之化學合成法僅能製
得約100 個鹼基之序列,並藉此推論以表現載體技術製備
系爭專利申請案所請之抗體尚須揭露連接之操作方式、連
接點之選擇、連接分子之鑑定等方能令所屬領域中具有通
常知識者據以實施,其認事用法顯有違誤。
被告未具體指明為何系爭專利說明書之揭露程度不足以具
有通常知識者據以實施之理由,亦未指明系爭專利何以必
須自行透過實驗設計,且有憑機率的篩選步驟。訴願決定
復以系爭專利未依專利法第30條第1 項規定,使系爭專利
說明不符合充分說明而可據以實施,而有違專利法第26條
第2 項規定。然依專利審查基準第11章第4 點,生物材料
之發明依法律規定而有寄存之必要時,其寄存事項始為
說明書應記載之事項,不得僅以說明書為記載生物材料
寄存相關事項,即謂有違反專利法第26條第2 項充分揭露
之規定。
再者,被告於93年6 月21日之初審意見書,完全未表示本
案發明內容有任何未符「充分揭露而可據以實施」要件之
情形存在,反而認屬「熟習該項技術者所能輕易完成」,
被告於初審階段顯已肯認系爭發明專利申請案無庸寄存。
惟被告於再審查時卻以系爭專利不符合專利法第26條第2
項規定,前後見解顯有自相矛盾。
(三)系爭專利得依專利法第30條第1 項但書規定,不須寄存製造
單株抗體之融合瘤細胞:
使用融合瘤技術僅屬實施系爭發明專利申請案之一具體例
,根據系爭發明專利申請案所揭露之胺基酸序列,所屬領
域中具有通常知識者利用習知表現載體技術亦可輕易製得
系爭發明專利申請案所請之抗體。
若編碼完整基因之DNA 或胺基酸序列已被公開於文獻刊物
,則將該基因殖入於適當之載體及系統對所屬領域中具有
通常知識者係極為簡單且直接者。
被告並未要求以噬菌體展示技術製造抗體之其他專利案應
予寄存,是以系爭專利自無寄存之必要。又被告既陳稱使
用噬菌體展示技術製造抗體之專利案非關過度實驗因而無
需寄存,則以同具可預期之篩選步驟的融合瘤技術生產抗
體之系爭專利自應無需寄存,遑論所屬領域中具有通常知
識者尚可藉表現載體技術實施本發明。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯:
(一)系爭專利屬特別限制條件之單株抗體,非所屬領域中具有通
常知識者易於獲得之生物材料:
系爭專利之申請專利範圍所請範圍包括單株抗體及其相關之
細胞、載體等,屬於專利法第30條第1 項所述之申請生物材
料或利用生物材料之發明專利。系爭專利所請之抗體係以特
殊序列、親和力來界定,屬於「特別限制條件」之單株抗體
,依據系爭專利說明書的揭露程度,無法使所屬技術領域中
具有通常知識者依據說明書之揭露內容即可據以實施,必須
自行透過實驗設計及不斷的嘗試錯誤方能獲得該分子產物,
此為必須憑藉機率篩選才可憑運氣獲得者,係屬需過度實驗
方能完成之發明。故系爭專利所請之生物材料非屬易於獲得
之生物材料,應辦理寄存。
(二)系爭專利申請之專利說明書未充分揭露,而違反專利法第26
條第2 項規定:
系爭專利在申請人並未寄存融合瘤細胞情形下,所屬領域
中具有通常知識者若欲依據實施例方法製備所請抗體及其
相關之細胞、載體等,將無法順利完成。
系爭專利初審經檢索前案發現引證案WO0031248 ,已於系
專利申請日前揭示與系爭專利相同功效之單株抗體,即
一種抗αV β3 與αV β5 之雙整聯蛋白之抗體,且該單
株抗體的親合力與系爭專利所請者類似,然因未見系爭
所請者具有熟悉該項技術者無法預期之有利效果,故系
專利所揭示之單株抗體不具進步性。原告不服提出再審
查申請,被告考量原告的主張,在有相似功效的引證案WO
0031248 前提下,除從功效角度外,並就「物質特徵」的
角度來考量,故認定所請物質具有新穎性及進步性。惟若
依此邏輯則必須考量此一「具特定胺基酸序列」的物質是
否能依據說明書據以製造或使用時,經審酌說明書所揭露
程度及所請物質之特性,結論出若未寄存融合瘤細胞,則
所請抗體將難以獲得。是以,再審查核駁理由與初審核駁
理由不同,實乃基於原告於再審查理由書主張所請具有特
殊胺基酸序列,所產生的結果,並無如原告指謫有矛盾之
情事。
由於系爭專利所請抗體界定特殊序列、親和力,屬於「特
別限制條件」之單株抗體,必須由特定融合瘤細胞才能製
得,而融合瘤細胞屬於專利法第30條第1 項所界定的生物
材料範圍,而原告未寄存該生物材料,視為揭露不充分,
違反專利法第26條第2 項規定。
原告雖主張系爭專利說明書35至37頁、45頁已提供該抗體
之序列,及詳述發明所屬技術領域中具有通常知識者應如
此利用揭露之序列及已知之重組技術製備所請抗體的資訊
云云。然利用基因工程技術製備所請「具特定胺基酸序列
」的抗體分子,需要有板模(template),則所請「具特
定胺基酸序列」抗體分子的板模要從何而來?如無該融合
瘤細胞,即無法從其RNA 製備板模或庫(library )。又
說明書第37頁第2 段所描述的合成方法,許多製備關鍵條
件均未揭露,遠不足以達到教示所屬技術領域中具有通常
知識者可據以實施之程度。另說明書第45頁所描述是利用
噬菌體展示(phage display )來製備抗體之技術,此為
一種不同於融合瘤細胞技術的抗體製備技術,亦非系爭
所舉之技術,且對於要篩選到與所請限定抗原結合區(
CDR )特定序列的抗體分子,將是憑藉機率才可能憑運氣
篩選獲得。僅以說明書第45頁簡單描述,無其他進一步教
示或指引,實非所屬技術領域中具有通常知識者可據以實
施。
(三)系爭專利不適用專利法第30條第1 項但書規定,應寄存製造
單株抗體之融合瘤細胞:
一般利用融合瘤細胞技術製備單株抗體流程:在生產單株
抗體之融合瘤細胞篩選過程中,雖有例行性的步驟,例如
:免疫老鼠,測效價(如步驟1 ),取脾細胞,與癌細胞
進行融合(如步驟2 )、分盤、HAT medium放大培養(如
步驟3 )等,但亦有非例行性的特殊限定條件的篩選工作
,即從每一批的篩選工作中至少數百株融合瘤細胞,必須
每一孔盤逐一測試,才能篩選出符合特殊限定條件的融合
瘤細胞(如步驟4 )。若欲進一步操作此一特殊限定條件
抗體,就需分別定序其輕鏈及重鏈分子(如步驟5 ),所
定出的每一單株抗體序列都是唯一的,如原告於再審查理
由書理由四(3 )的說明,同一標的抗原具相同功效抗體
存在有「許許多多不同可能之序列」,若欲重複實施步驟
1-5 ,製備所請「具特定胺基酸序列」抗體分子,由於免
疫老鼠可誘發出辨識各種「抗原決定基」之免疫球蛋白,
本係非常多樣化,必須從「許許多多不同可能之序列」中
,憑藉機率篩選才可憑運氣獲得相同序列的抗體。因此,
界定明確序列的抗體,若以融合瘤細胞技術製備,是極度
特殊條件之限定。一旦具有編碼DNA 分子後,其應用及改
質的工作(如步驟5 ),將容易進行。一般而言,執行步
驟1-3 或步驟5-6 ,應是屬易於獲得;執行步驟3-4 或步
驟3-5 是非屬易於獲得。
系爭專利以αV β3 免疫老鼠,進行融合等例行性的步驟
1-3 後。若欲取得步驟5 的產物,篩選條件須符合(1 )
同時可專一性結合αV β3 與αV β5 之抗- 雙雙整聯抗
體的融合瘤細胞株,須強調的是,以αV β3 免疫老鼠,
要獲得結合非原始抗原的抗- αV β5 之融合瘤細胞株並
非容易,是有困難的,必須憑藉不具再現性之篩選等方法
才可獲得者。此外,尚需由上述融合瘤細胞株中再進一步
測試(2 )有特定偶合常數之親和力者;最後,還得選殖
高親和力之抗-雙雙整聯抗體的DNA 分子,經定序後,才
能確認與申請專利範圍所請之抗體的特徵(3 )限定抗原
結合區(CDR )特定序列是否相符。確實必須憑藉不具再
現性之篩選等方法才可獲得CDR 特定序列相符者,其過程
確屬過度實驗。系爭專利經一連串篩選工作也才選殖出一
株GenO95.9 .2 融合瘤是符合申請專利範圍所請。若未寄
存該融合瘤,將無法使熟習此技藝人士可易於獲得。
系爭專利之單株抗體界定了特殊序列、親和力,屬於具有
「特別限制條件」之單株抗體,依據系爭專利說明書的揭
露程度,無法使所屬技術領域中具通常知識者依據說明書
揭露可據以實施,必須自行透過實驗設計及不斷的嘗試錯
誤方能獲得分子產物,其為必須憑藉不具再現性之篩選等
方法才可獲得者,屬需過度實驗方能完成之發明,故應予
寄存製造該單株抗體之融合瘤細胞。
四、查系爭專利申請案係於97年6 月5 日為再審查核駁書不予
,是系爭專利申請案應否准許,應以核駁審定時有效之92
年2 月6 日修正公布之專利法(即現行專利法)為斷。故兩
造之爭點為(一)系爭專利是否屬特別限制條件之單株抗體?抑
或為所屬領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料?(二)系
專利申請之專利說明書是否未充分揭露,而違反專利法第
26條第2 項規定?(三)系爭專利得否依專利法第30條第1 項但
書規定,不須寄存製造單株抗體之融合瘤細胞?(見本院卷
第129 頁)經查:
(一)按專利法第25條第1 項規定:「申請發明專利,由專利申請
權人備具申請書、說明書、必要圖式,向專利專責機關申請
之。」第26條第1 項規定:「前條之說明書,應載明發明名
稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」第2 項規定:「發
明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通
常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」第30條第1 項
規定:「申請生物材料或利用生物材料之發明專利,申請人
最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國
內寄存機構,並於申請書上載明寄存機構、寄存日期、及寄
存號碼。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易
於獲得時,不須寄存。」又違反第26條、第30條第1 項規定
者,應為不予專利之審定,同法第44條亦有明文。
(二)有關生物材料或利用生物材料之發明,若生物材料本身為申
專利之發明不可或缺之部分,且該生物材料亦非該發明所
屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時,通常無法藉說明
書記載之技術內容讓該發明所屬技術領域中具有通常知識者
,能暸解並可據以實施。故生物材料寄存的目的係為補充發
明說明之記載內容,以利該寄存機構於專利核准公告後提供
該生物材料予大眾以實施相關發明。如未寄存該生物材料者
,除有專利法第30條第1 項第1 項但書所定情形外,應視為
說明書之揭露不充分,而不符同法第26條第2 項規定。
(三)次按專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依
職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定,屬於
行政規則(行政程序法第159 條第1 項參照)。基於行政自
我拘束原則,為專利審查機關自應受其拘束(最高行政法院
96年度判字第1552號判決參照)。而於審酌專利審查機關即
被告就系爭專利申請案所為核駁處分是否合法,即應以之為
判斷標準。
(四)再按被告所訂定之生物相關發明審查基準(即專利審查基準
2007年版第二篇第十一章「生物相關發明」)4.1.1 規定:
「4.1.1 充分揭露而可據以實施
發明說明揭露申請專利之發明,必須明確且充分,使該
發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容,並
可據以實施。發明說明之記載,應使該發明所屬技術領
域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式
三者整體之基礎上,參酌申請時的通常知識,無須過度
實驗,即能瞭解其內容,據以製造或使用申請專利之發
明,解決問題,並且產生預期的功效。
申請專利之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件之
情形,包括:
a.該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明
所揭露之內容,須過度實驗始能『製造』申請專利
發明者。這種情況包括發明不具再現性,其達成必須
靠機率,發明無法重複實施之,例如由自然界篩選特
定微生物之方法,多因外在環境及客觀條件之變異而
無法重複實施者,... 」
準此,該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據發明說明
所揭露之內容,須過度實驗始能「製造」申請專利之發明者
,即不符充分揭露而可據以實施之要件。而所謂過度試驗,
係指「所述方法獲得的結果不能重複,或者按照說明書的描
述,本領域內技術人員不能輕易地再現所述方法獲得相同的
結果」,包含該發明所屬技術領域中具有通常知識者需要大
量地嘗試錯誤或複雜實驗,始能實現該發明之方法,而超乎
該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍者即
屬之。
(五)生物相關發明審查基準4.3.3 規定:
「4.3.3 屬於該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲
得之生物材料
專利法第30條第1 項但書有關『該發明所屬技術領域中
具有通常知識者易於獲得』而無須寄存之生物材料,包
括在申請日前已符合下列情事之一者:... (c )該發
明所屬技術領域中具有通常知識者根據發明說明之揭露
而無須過度實驗即可製得之生物材料。例如,將基因選
殖入載體而得到之重組載體等生物材料,若該發明所屬
技術領域中具有通常知識者根據發明說明之揭露而無須
過度實驗即可製得,則無須寄存。反之,藉由不具再現
性之篩選、突變等方法所得到之生物材料則須寄存。
...。
有寄存生物材料之必要者,茲舉例說明如下:... (c
)有關單株抗體等之發明,若該發明所屬技術領域中具
有通常知識者無法根據發明說明之揭露而須過度實驗方
可製得時,則應寄存製造單株抗體之融合瘤。一般而言
,若申請專利之發明為具有特定限制條件之單株抗體,
例如單株抗體係界定為對抗原A 有特定偶合常數之親和
力者,則用於製造該單株抗體之融合瘤因其獲得不易,
應予寄存。」
(六)系爭專利申請案之技術內容:
系爭專利申請案之發明特徵為一種經單離之人類抗-雙整
聯蛋白抗體,相關之經單離之核酸、核酸載體、宿主細胞
、製造抗-雙整聯蛋白抗體之方法、組成物、抗-個體基
因型抗體或片段、治療或診斷細胞、組織、器官或動物中
與雙整聯蛋白相關的狀況之方法、醫藥用裝置、供人類製
藥或診斷用途之製造要件等(見第90119437號申請卷002
《下稱申請卷第2 冊》第187 至194 頁之系爭專利專利
明書之「中文發明摘要」、「發明說明」中「發明背景」
及「發明概述」)。
原告於96年11月7 日修正申請專利範圍,故本件應依修正
後之申請專利範圍為審查。系爭專利之申請專利範圍共27
項,其中第1 、2 、11、13、16至19、22至25 、27 項為
獨立項,其餘為附屬項。其中第1 項:「一種經單離之人
類抗-雙整聯蛋白抗體,其專一性結合至人類αV β3 及
αV β5 整聯蛋白,其包括(i )SEQ ID NO :1 、2 、
與3 之所有重鏈互補決定區域(CDR )胺基酸序列;及(
ii)SEQ ID NO :4 、5 、與6 之所有輕鏈CDR 胺基酸序
列。」第2 項:「一種經單離之人類單株抗-雙整聯蛋白
抗體或其抗原結合部分,其專一性結合至人類αV β3 及
αV β5 整聯蛋白,包括選自SEQ ID NO :7 及8 之重鏈
及輕鏈可變區域。」(見第90119437號申請卷003 《下稱
申請卷第3 冊》第155 至162 頁)
(七)系爭專利所請係屬特別限制條件之單株抗體,並非所屬領域
中具有通常知識者易於獲得之生物材料:
系爭專利係揭示至少一種抗-雙整聯蛋白抗體,包含經單
離之編碼至少一種抗-雙整聯蛋白抗體之核酸、雙整聯蛋
白、載體、基因轉殖動物或植物,其製造方法及用途,包
含治療用組成物、方法及裝置(見申請卷第2 冊第194 頁
之系爭專利專利說明書之「中文發明摘要」)。系爭專利
申請專利範圍各請求項所請內涵為單株抗體及其相關之細
胞、載體等,具體界定所請單株抗體具有3 項與抗原結合
之特定限制條件:同時可專一性結合αV β3 與αV β
5 之抗體,故稱為抗-雙integrin抗體;有特定偶合常
數之親和力者;及限定抗原結合區(CDR )特定序列。
故此屬生物相關發明審查基準4.3.3 (c )所稱「特別
限制條件」之單株抗體。
原告雖主張系爭專利所請抗體,僅須依說明書所揭露之內
容加以執行即可製得,無需過度實驗云云。然查:
系爭專利說明書固提供多樣習知技術以供參考,以為製
備系爭專利技術內容之參考,惟雙抗原特異性抗體之重
組製造乃基於兩對免疫球蛋白重鏈-輕鏈之共同表現,
其中2 個重鏈具有不同的特異性。由於免疫球蛋白重鏈
與輕鏈之隨機分配,其融合瘤產生10種不同抗體分子之
潛在混合物,其中僅有一者具有正確的雙抗原特異性結
構。此正確分子之純化,通常利用親和性層析法進行,
其步驟相當麻煩,且產率低。
製備融合瘤之技術係一周期長、高度連續性試驗技術,
現雖發展成熟,惟欲製備一具有特定性質之抗體,仍須
進行特定之製備步驟及條件,始能獲得該抗體。於單株
抗體生產融合瘤細胞篩選過程中,包含多項例行性步驟
及非例行性篩選工作,前者例如系爭專利專利說明書所
述以αV β3 免疫老鼠,取脾細胞,進行融合等;後者
則如由至少數百株融合瘤細胞逐一測試,篩選符合同時
可專一性結合αV β3 與αV β5 之抗-雙整聯蛋白抗
體的融合瘤株,每一批篩選工作必須就至少數百株融合
瘤細胞,每一孔盤逐一測試,欲篩選符合上開條件之融
合瘤株,有其困難性。且因系爭專利所請單株抗體,具
有如上所述3 項與抗原結合之特定限制條件,必須使用
不具再現性之篩選等方法始可能獲得。
此外,依第項所得融合瘤株,尚須進一步測試有無特
定偶合常數之親和力,藉由篩選方法以取得具高親和力
之融合瘤株。其後,再選殖高親和力之抗-雙整聯蛋白
抗體的DNA 分子,經定序後,始能確認與系爭專利申請
專利範圍所請之抗體的特徵「限定抗原結合區(CDR )
特定序」是否相符。上述一系列篩選工作必須憑藉不具
再現性之篩選等方法,始可獲得CDR 特定序相符者。亦
即系爭專利所請之單株抗體,乃須經由過度實驗始可製
得之生物材料,而非易於獲得。
綜上,原告主張僅須依專利說明書所揭露之技術內容加
以執行,即可製得所請抗體云云,要無足取。
(八)系爭專利申請之專利說明書未充分揭露,且本件無專利法第
30條第1 項但書規定之適用:
如前所述,欲獲得系爭專利所請之單株抗體,其篩選工作
繁複困難,必須經由過度實驗始可製得。且經由繁複之篩
選程序後所得結果,亦僅選殖出一株GenO95.9.2融合瘤符
合系爭專利申請專利範圍所請。是以依系爭專利說明書之
揭露,所屬該項技術領域中具有通常知識者尚須經過度實
驗,始能據以實施相關發明,如未寄存該融合瘤,將使熟
習該項技術者無法易於獲得而據以實施該發明。故系爭
所請之生物材料並非所屬技術領域中具有通常知識者易
於獲得者,原告應依專利法第30條第1 項本文規定,最遲
應於申請日將製造單株抗體之融合瘤細胞予以寄存,並於
申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼,惟原告不
僅未予寄存,且所提出之系爭專利發明說明不符「充分說
明而可據以實施」之要件,違反同法第30條第1 項本文及
第26條第2 項規定。
至原告所舉系爭專利之美國對應案、歐洲對應案及其他國
家之專利案均無須寄存生物材料之例,經核各國法制互異
,尚難比附援引執為系爭專利亦無須寄存生物材料之有利
論據。
另原告主張原處分並未具體指明何以系爭專利說明書之揭露
程度不足以使具有通常知識者具已實施之理由,亦未指明系
專利何以必須自行透過實驗設計,且有憑機率的篩選步驟
云云。經查被告於96年8 月17日第09620454240 號再審查意
見通知函(見申請卷第3 冊第102 至116 頁),及同年6 月
5 日第09720290750 號再審查審定書(見申請卷第3 冊第18
1 至185 頁),業已指明依系爭專利說明書之揭露,仍須自
行透過實驗設計及不斷的嘗試錯誤方能獲得所請範圍,屬需
過度實驗方能完成之發明。且被告於本院審理時並已具體說
明系爭專利無法據以實施之理由,故原告此部分主張尚有未
洽。
(十)另原告所指被告初審委員意見與再審查委員意見不符云云,
按再審查時,專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查
人員審查,並做成審定書,專利法第47條定有明文。是再審
查程序乃原審查程序之再開,具有復審之性質,且專利專責
機關尚須指定未曾審查原案之專利審查人員審查,故於再審
查程序,得重行審查,且不以初審審定所引據之資料為限,
倘再審查之審查人員經重新檢索,發現初審階段未依據之前
案資料,自得據以核駁專利之申請。故系爭專利申請案之初
審理由雖與再審查理由有別,無礙於再審查處分之合法性。
五、從而,被告以系爭專利申請案有違專利法第26條第2 項及第
30條第1 項規定,而為「系爭專利應不予專利」之處分,參
照首揭法條規定及說明,於法並無不合。訴願決定予以維持
,亦無違誤。原告主張前詞,請求撤銷訴願決定及原處分,
並命被告就系爭專利申請案為准予專利之審定,為無理由,
應予駁回。
六、本件事證已明,兩造其餘主張或答辯,已與本院判決結果無
涉,爰毋庸一一論列,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1
條,行政訴訟法第98條第1 項前段,判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 7 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由(須按他造人數附繕本)。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補
提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 5 月 7 日
書記官 林佳蘋

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裁判字號:


97年行專訴字第81號



案由摘要:


新型專利異議



裁判日期:


民國 98 年 04 月 30 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 81 號
民國98年4 月9 日辯論終結
原 告 王○聖
訴訟代理人 陳啟舜 律師
複代理人 錢師風 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 吳○豐
參 加 人 元○科技股份有限公司
代 表 人 陳○榮
訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師
複代理人 賴蘇民 律師
上列當事人間因新型專利異議事件,原告不服經濟部中華民國97
年11月18日經訴字第09706116350 號訴願決定,提起行政訴訟,
並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟,本院判決如下

主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告應為撤銷第90223199號「散熱風扇」新型專利之審定。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要:參加人於民國90年12月27日以「散熱風扇」向被
告申請新型專利,經編為第90223199號審查,准予專利(下
稱系爭專利),原告於系爭專利公告期間以其有違核准審定
專利法第98條第2 項規定,不符新型專利要件,對之提起
異議。案經被告審查,於93年4 月1 日以(93)智專三(三)05
051 字第09320301610 號專利異議審定書為「異議成立,應
不予專利」之處分。參加人不服,訴經經濟部以94年2 月14
日經訴字第09406122190 號訴願決定認定異議附件三之美國
第4949022 號專利案並未揭露系爭案修正前申請專利範圍第
2 項、第3 項及第4 項附屬項之技術特徵,且該等特徵具進
步性,而將原處分撤銷,責由被告另為適法之處分。被告重
行審查期間,參加人於94年8 月1 日提出系爭案專利說明書
、圖式及申請專利範圍修正本,經被告依該修正本審查,以
94年9 月14日(94)智專三(三)05051 字第09420846410 號專利
異議審定書為「異議不成立」之處分。案經原告再次提起訴
願,經經濟部以95年5 月11日經訴字第09506168130 號訴願
決定認為被告前揭處分並未就組合系爭案專利說明書所載之
習知技術及異議附件二之美國第4,553,075 號專利案、附件
三之美國第4,949,022 號專利案,得否證明系爭案修正後申
專利範圍不具進步性予以論究,有漏未審酌之違法,為「
原處分撤銷,由原處分機關另為適法之處分」之決定。復經
被告依經濟部前揭訴願決定之意旨,重行審查,以95年9 月
18 日 (95)智專三(三)05051 字第09520759730 號專利異議
審定書為「異議不成立」之處分。原告復不服,訴經經濟部
以96 年5月1 日經訴字第09606066430 號訴願決定書,以本
件新型專利異議案於經濟部95年5 月11日經訴字第09506168
130 號訴願決定書撤銷被告94年9 月14日(94)智專三(三)0505
1 字第09420846410 號專利異議審定書後,在法律上已回復
原異議程序,然被告於95年9 月18日重為處分時,既已明知
原告於94年10月14日訴願書提出美國第3,680,977 號專利
主張為系爭案申請前公開之技術,並未予以論究,原處分即
有「漏未審酌」之違誤,復為「原處分撤銷,由原處分機關
另為適法之處分」之決定。再經被告依經濟部前揭訴願決定
之意旨重行審查,以97年1 月18日(97)智專三(三)05051 字
第097200 41010號專利異議審定書為「異議不成立」之處分
。原告不服,提起訴願,經經濟部97年11月18日經訴字第09
70611635 0號訴願決定駁回,原告仍不服,遂向本院提起行
政訴訟。本院認本件判決之結果,將影響參加人之權利或法
律上利益,依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決:(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)命被告
對第09223199號新型專利案應為異議成立之處分。而主張:
(一)系爭專利修正說明書及申請專利範圍違法:
系爭專利說明書修正本之否准屬程序事項,應適用93年版
審查基準規定
系爭專利說明書修正本之否准屬程序事項,參加人既係於
94 年8月1 日提出系爭專利說明書及申請專利範圍之修正
本,依「程序從新」之法理,該修正本否准之審查自應以
「修正時」之專利審查基準(即93年版專利審查基準)為
據,始為正確。
至於現行專利法第136 條第1 項之規定,乃為因應92年修
正後專利法刪除異議程序,故明確規定有關「異議程序」
法律適用之必要,此有被告編印之97年8 月版專利法逐條
釋義「本條為『異議程序』過渡期間之規定…一、因92年
修正已刪除異議程序,修正施行前已提出之異議案尚未審
查確定者,仍適用本法修正施行前『有關異議』之規定辦
理」之記載,足證現行專利法第136 條第1 項僅針對異議
案件之「異議程序」始例外排除「程序從新」原則之適用
,並未規定異議案件之「所有程序」均應適用舊法。
本案所爭議者並非「異議程序」之法規適用,而係爭執「
系爭專利說明書修正本合法性」之審查依據,故與專利
第136 條第1 項之規定無涉。訴願決定機關不察,誤以
法第136 條第1 項為據,認定應適用89年7 月版及90年
1 月版相關專利審查基準,該法律見解明顯違背「程序從
新」之基本原則,亦錯誤解讀專利法第136 條第1 項之適
用射程,顯不可採。因此,系爭專利94年8 月1 日說明書
修正本之審查,應以93年版專利審查基準為斷。
與原「公告本」相較,系爭專利說明書修正本所作修正為:
刪除公告本說明書第6 頁第16行之「該弧緣336 之最大直
徑大於該外框32之入風口321 直徑」等文字。
刪除公告本說明書第7 頁第8 行至第9 頁第4 行止之「對
於該第八、九、十圖之敘述內容」。
刪除圖式第8至10圖。
修正公告本說明書第6 頁倒數第3 行「且該弧緣336 之最
大直徑大於該外框32入風口321 直徑」之內容為「且該固
定框334 之直徑D1大於該外框32入風口321 直徑D2」。
修正系爭專利申請專利範圍,將第2 、3 項併入第1 項中
,第4 項改為依附第1 項,其餘項目均刪除。
系爭專利申請專利範圍公告本第4 項原係附屬於第3 項,該
第3 項又附屬於第1 項,因此,系爭專利申請專利範圍公告
本第4 項之技術內容應僅包括有:「第1 項、第3 項及第4
項」之全部技術內容。系爭專利申請專利範圍修正本第1 項
已如被告所認定包括有「第1 項、第2 項及第3 項」之全部
技術內容,如此,系爭專利申請專利範圍修正本第2 項之技
術內容即應包括有:「第1 項、第2 項、第3 項及第4 項」
之全部技術內容,並非如被告所認定僅係將第4 項改為依附
第1 項而已。核該技術內容已變更附屬項的依附關係,導致
該請求項改變了原來技術特徵的結合關係。再且,系爭專利
之修正並非僅係「申請專利範圍」之修正,而係「說明書及
圖式」之修正。又依系爭專利審定核准時專利法第103 條第
2 項規定,由於原說明書所記載之限制條件遭到刪除,系爭
專利申請專利範圍將因此變廣,核該項修正已與審定時專利
法之規定有違。系爭專利將「且該弧緣336 之最大直徑大於
該外框32入風口321 直徑」之內容,修改為「且該固定框33
4 之直徑D1大於該外框32入風口321 直徑D2」之內容,其比
對基礎已有所變更,而該項比對基礎,於原說明書公告本並
未記載,是系爭專利之該項修正亦與專利法「不得變更申請
案之實質」之規定有違,被告認定系爭專利未變更實質,應
屬違誤,是系爭專利修正本已實質變更,於法不合。
臺北高等行政法院97年度訴字第00673 號判決對第91218055
號新型專利於96年5 月22日提出申請專利範圍更正本認定:
「更正後版本,若僅將原申請專利範圍第5 項併入申請專利
範圍第1 項,而刪除其他原附屬項,似為申請專利範圍之縮
減;但申請專利範圍第2 項是將原申請專利範圍第6 、7 項
均併入原申請專利範圍第1 項,將兩個各自區隔的附屬項結
合在一起,增加的彼此原先所沒有的技術特徵,就不是申請
專利範圍之縮減,而是技術特徵之增加,況並非原申請專利
範圍第7 項之單純併入,而是技術結構之修正,以原申請
範圍第7 項之肩部,用以形成原申請專利範圍第6 項之擴
張部,這是技術特徵之重組,已經變更申請專利範圍之實質
內容,自不符合專利法第64條所規定之要件」。核該案之更
正情節與系爭案修正本相同,依同一標準,系爭專利說明書
之修正本自屬變更申請專利範圍之實質內容,被告認定系爭
專利說明書之修正未變更實質,應違反「經驗法則」與「論
理法則」。
況且,關於修正是否變更實質,其認定標準應力求一致,不
應因不同版本之審查基準而反覆變動。訴願決定機關僅以核
准審定時之專利審查基準未記載與93年版專利審查基準相同
之內容,即認系爭案未變更實質,其認定亦有害法律解釋之
一致性,實非可採。
(二)縱然容認系爭專利說明書所作修正,該修正本亦不具進步性

系爭專利申請專利範圍修正本第1項不具進步性:
被告處分理由(五)已肯認引證1 「風扇及馬達之組合構造10
係包含一轉子11及一定子12,該轉子11設有一環形永久磁
鐵14,該磁鐵14係固設於一固定環16上,該固定環16係具
有L 型模斷面,數個葉片17則由該固定環16向內徑向延伸
至一中央輪轂19」。
被告處分理由(六)亦肯認引證2 之「環槽部實對等於系爭案
之固定框,且引證2 葉片上、下端均未突出於環槽部之上
下二凸緣,此與系爭案之葉片上、下端均未突出於固定框
之結構固屬相同之技術特徵」。
被告處分理由(七)肯認引證3 「一殼座,具有一框接部、複
數磁極、一電路板,及一出風口;一外框,與該殼座相連
接並具有一入風口,該入風口之周緣形成有環形唇緣」為
習知技術。
引證4 第5 圖或第7 圖已揭示:「該扇葉3 之上、下端不
突出於該固定框4 (4');該固定框4 (4')之直徑大於
該管套5 之入風口直徑,且該固定框4 (4')之上端形成
喇叭口狀之弧緣。」等片斷技術。而該片斷技術即為被告
所認定系爭案之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑
」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」等技術特徵。
組合引證1 、2 及4 或組合引證1 、3 及4 可以證明系爭
專利申請專利範圍修正本第1 項不具進步性:
系爭案之「一殼座,具有一樞接部、複數磁極、一電路
板,及一出風口;一外框,與該殼座相連接並具有一入
風口,該入風口之周緣形成有環形唇緣;一扇輪,設置
在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀
葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框,及一設置在該
固定框上的永久磁鐵;該輪轂包括一樞接部,且藉由該
樞接部與該殼座之樞接部相連接」等技術內容為習知技
術,且經被告肯認與引證1 或引證3 相同。
被告處分理由(六)認定:系爭專利申請專利範圍第1 項具
有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定
框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵與引證2 完
全不同。惟引證2 第2 圖所示之固定環16之上端亦形成
喇叭口狀之弧緣,即系爭專利之固定框334 之上端形成
喇叭口狀之弧緣336 ,該結構特徵已被引證2 所公開,
因此被告該處分理由亦與事實相悖。
組合引證1 及2 或組合引證2 及3 與系爭專利相較,系
專利僅該固定框334 之直徑大於該外框之入風口321
直徑之結構特徵未被引證1 、2 或3 所公開。惟引證4
已教示:該扇葉3 之上、下端不突出於該固定框4 (4'
),該固定框4 (4')之直徑大於該管套5 之入風口直
徑,且該固定框4 (4')之上端形成喇叭口狀之弧緣等
技術手段。
因此,組合引證1 、2 及4 或組合引證2 、3 及4 已足
以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1 項不具進步性

被告雖認定:系爭專利係為散熱風扇,而引證4 為加框
推進器係應用於航空器螺旋槳領域,兩者之作動手段與
應用領域不同。惟引證4 之螺旋槳與系爭專利之扇輪既
同為驅動氣體流動,該螺旋槳與扇輪之技術領域即屬相
同,且所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易將引證
4 所教示之技術手段轉用於系爭專利。因此,被告該認
定理由顯然違反「經驗法則」與「論理法則」。
承上,組合引證1 、2 及4 或組合引證2 、3 及4 已足
以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1 項不具進步性

系爭專利申請專利範圍修正本第2 項不具進步性,違反核准
審定時專利法第98條第2 項規定:
系爭專利申請專利範圍修正本第2 項係其獨立項(第1 項
)之附屬項,該附屬項之技術內容應與獨立項之技術內容
一併考慮,既該申請專利範圍修正本第1 項之技術內容不
具進步性已如前述,以下僅再就該附屬項之技術手段是否
具進步性加以說明。
系爭專利申請專利範圍修正本第2 項揭示:「該外框32之
唇緣323 係向下延伸形成有與該固定框334 之弧緣336 具
有相同弧度之弧凸面」。而引證2 亦揭示「定子12(即系
爭案外框32)之唇緣亦係向下延伸形成有與該固定環16具
有相同弧度之弧凸面」之技術手段。因此,系爭專利申請
專利範圍修正本第2 項(附屬項)亦不具進步性。被告認
定系爭專利申請專利範圍修正本第1 項具進步性,其附屬
項亦當然具「進步性」之處分,亦屬違誤。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回。並抗辯:
(一)系爭專利申請日為90年12月27日,被告於91年8 月21日審定
核准專利,原告於91年12月19日提出異議,從而系爭專利
正內容是否違法,應依90年10月24修正公布之專利法及89年
7 月版及90年1 月版相關專利審查基準為斷。
(二)原告主張參照2004年版專利審查基準第2-6-23頁有「從說明
書中刪除某些內容,刪除後之內容超出原說明書或圖式所揭
露之範圍者」,為不允許的補充、修正之規定,而指稱系爭
專利原說明書經修正有使申請專利範圍變廣之虞,惟89年7
月版及90年1 月版相關專利審查基準並無此規定,且系爭
說明書修正本係將核准之說明書或圖式之內容,經由補充
修正而揭露更為充足明確,不構成實質變更。又原告指稱系
專利申請專利範圍之修正已變更實質內容云云,然系爭
申請專利範圍修正本,係將原申請專利範圍第2 、3 項併
入第1 項,第4 項改為依附第1 項,其餘項目均刪除,與90
年12月27日之公告本比較,未變更實質內容,且為申請專利
範圍過廣之修正,符合專利法第136 條第1 項應適用修正施
行前專利法第102 條之1 第3 項第1 款之規定。至於原告另
據臺北高等行政法院97年訴字第00673 號判決,指稱該更正
情節與系爭專利修正相同乙節,惟前揭判決為更正案,其與
系爭專利之修正相異,適用之專利審查基準亦不同,難以比
附援引。故原告以非適法之專利審查基準指系爭專利修正說
明書、圖式及申請專利範圍違反專利法規定,顯不足採。
(三)經被告審查以引證1 至3 之組合或引證4 或引證1 及4 之組
合均無法證明系爭專利不具進步性部分,原告已不再爭執。
(四)原告於行政訴訟階段始提出新事證,以引證1 、2 及4 之組
合或引證2 、3 及4 之組合主張系爭專利申請專利範圍修正
本第1 、2 項不具進步性云云。
引證1 、2 及4 之組合與系爭專利申請專利範圍第1 項比較

引證1 之L 型固定環16略高於每一葉片17,且葉片17下側
緣是突伸於固定環16下方,與系爭專利申請專利範圍第1
項獨立特徵之葉片之上、下端不突出於該固定框等相較,
兩者之構造及技術手段不同。系爭專利葉片之上、下端不
突出於固定框,扇輪旋轉時,葉片所驅動之氣流能照預先
設計之方向流動而不會產生側向散逸之情形,亦不會與殼
座之內壁面產生風切噪音。
引證2 之環槽部實對等於系爭專利之固定框,且引證2 葉
片上、下端均未突出於環槽部之上下二凸緣,此與系爭
之葉片上、下端均未突出於固定框之結構固屬相同之技
術特徵。惟系爭專利申請專利範圍第1 項具有「固定框之
直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇
叭口狀之弧緣」之結構特徵與引證2 比較完全不同。引證
2 之環狀殼體係由擴大開口之弧形外緣逐漸內縮至圓環,
而其環槽部之上緣係在圓環之下方,顯然引證2 之環槽部
直徑小於殼體之弧形外緣入風口直徑,且其上端緣亦未形
成一喇叭口,由於系爭案固定框之結構特徵使得轉子旋轉
時,葉片所導入的氣流完全不會由葉片之頂、底緣作側向
逸散,而致使外殼與殼座發生風切問題。反觀,引證2 在
殼體下緣之圓環與環槽部頂緣之間有一間隙存在,致使氣
流可能由該間隙側流入殼座內部,而產生局部之風切問題

系爭專利為散熱風扇,而引證4 為加框推進器係應用於航
空器螺旋槳領域,兩者之作動手段與應用領域本屬不同。
系爭專利之永久磁鐵335 亦未揭露於引證4 ,兩案的結構
與空間形態不同。引證4 係在管套內緣壁上開設有一溝槽
以容納環件,藉此環件可以與管套內緣壁等齊或甚至深入
管套內側,以減少縫隙的產生,而系爭案係利用「葉片33
3 之上、下端不突出於該固定框334 」,以解決亂流與噪
音的問題。承上,系爭專利申請專利範圍第1 項之整體技
術非為熟習該項技術者運用申請前引證1 、2 及4 之組合
技術所能輕易完成。
引證2 、3 及4 之組合與系爭專利申請專利範圍第1 項比較

引證3 (即系爭專利及其專利說明書第2 圖所示之習知前
案)係用以證明系爭專利所揭示「一殼座,具有一樞接部
、複數磁極、一電路板,及一出風口;一外框,與該殼座
相連接並具有一入風口,該入風口之周緣形成有環形唇緣
」之技術為習知技術。又引證2 之環槽部實對等於系爭
之固定框,且引證2 葉片上、下端均未突出於環槽部之
上下二凸緣,此與系爭專利之葉片上、下端均未突出於固
定框之結構固屬相同之技術特徵。惟系爭專利申請專利
圍第1 項具有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」
及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵,與
引證2 比較為不相同,引證2 之環狀殼體係由擴大開口之
弧形外緣逐漸內縮至圓環,而其環槽部之上緣係在圓環之
下方,顯然引證2 之環槽部直徑小於殼體之弧形外緣入風
口直徑,且其上端緣亦未形成一喇叭口,由於系爭案固定
框之結構特徵使得轉子旋轉時,葉片所導入的氣流完全不
會由葉片之頂、底緣作側向逸散,而致使外殼與殼座發生
風切問題。引證2 在殼體下緣之圓環與環槽部頂緣之間有
一間隙存在,致使氣流可能由該間隙側流入殼座內部,而
產生局部之風切問題。系爭專利係為散熱風扇,而引證4
為加框推進器係應用於航空器螺旋槳領域,兩者之作動手
段與應用領域本屬不同;系爭專利之永久磁鐵335 亦未揭
露於引證4 ,二者之結構與空間形態不同。引證4 係在管
套內緣壁上開設有一溝槽以容納環件,藉此環件可以與管
套內緣壁等齊或甚至深入管套內側,以減少縫隙的產生,
而系爭專利係利用「葉片333 之上、下端不突出於該固定
框334 」以解決亂流與噪音的問題。綜上,系爭專利申請
專利範圍第1 項之整體技術特徵非為熟習該項技術者運用
申請前引證2 、3 及4 之組合技術所能輕易完成者,引證
2 、3 及4 之組合技尚難證明系爭專利申請專利範圍第1
項不具進步性。
(五)系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1 項,為第1
項獨立項技術內容再加限制描述,包括所依附項目之全部技
術內容及其所依附項目之技術特點,引證1 、2 及4 之組合
或引證2 、3 及4 之組合技術未能證明系爭專利申請專利
圍第1 項獨立項不具進步性,則亦難證明其附屬項即系爭
申請專利範圍第2 項不具進步性。
四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯:
(一)參加人於系爭專利異議程序中向被告所提出94年8 月1 日修
正本之准否,依現行專利法第136 條第1 項規定應適用修正
施行前即90年10月24日公布之專利法第102 條之1 第3項 之
規定。原告卻主張應適用搭配現行專利法之93年版專利審查
基準云云,顯有違誤。
(二)參加人於異議程序所提之系爭專利申請專利範圍修正本是否
應核准,為關乎異議時審查系爭專利是否具可專利性之實體
問題之前題,故絕非單純僅涉及程序問題,而屬亦涉及維持
系爭專利專利性要件之實體問題,基於「從新從優」之基
本法理,亦可導出本件修正問題自應適用舊法及舊基準之相
同結論,毫無疑問。且原告當不至反對系爭專利於異議程序
中就專利要件如新穎性或進步性之認定應適用系爭專利核准
時之專利法(即舊專利法)與其配套之審查基準,何以原告
就作為可專利性認定前題之專利範圍修正本准否,卻反而要
求適用新法及新審查基準,其恣意割裂法律而選擇有利於己
之方式適用之主張,要無可採。
(三)系爭專利修正內容純屬針對「申請專利範圍過廣」與「不明
瞭之記載」,既未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍
,亦未變更實質內容,符合審定當時專利法第102 條之1第3
項第1 款及第3 款之規定。
(四)縱如原告主張應依現行專利審查基準對於「更正」審查原則
來判斷系爭專利修正本的修改內容,系爭專利之修正本亦符
合其規定。
(五)原告於行政訴訟階段方提出引證案新組合方式即引證1 、2
及4 或引證1 、3 及4 之組合,亦不能否定系爭專利之進步
性:
上述引證案之組合並非原告於異議階段時所主張之理由,而
是救濟階段始提出之新主張,自難由被告加以審查,故被告
所為系爭專利確具進步性之審定,並無違法之處,合先敘明
。又依智慧財產案件審理法第33條第1 項:「關於撤銷、廢
止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論
終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法
院仍應審酌之。」之規定,容許在行政訴訟中仍得補提關於
同一撤銷、廢止理由之新證據,故僅就組合引證1 、2 及4
或組合引證1 、3 及4 與系爭專利修正後之請求項1 相比較

原告認為系爭專利修正後請求項1 之主要技術特徵在於:
葉片333 之上、下端不突出於該固定框334 ;固定框334
的直徑D1是大於該外框32之入風口321 直徑D2;固定框33
4 之上端形成喇叭口狀之弧緣336 。然引證2 之環槽部44上
端緣既未形成有喇叭口,又與殼體12下緣之圓環間存在著間
隙,致使空氣容易流入間隙而產生風切問題,反觀系爭專利
會因為固定框334 之上端形成有喇叭口狀之弧緣336 ,所以
空氣流動時會被弧緣336 所導引,而不會產生側向散逸與風
切噪音的問題。承上,系爭專利能有效解決側向散逸與風切
噪音等缺點。
系爭專利之固定框334 與引證4 之環件4'乃實質上完全不同
的兩種組成元件,自難謂引證4 教示了任何有關系爭專利
固定框334 的結構設計。再者,引證4 主要是在管套5 內緣
壁上開設有一溝槽8 以容納該環件4',藉此該環件4'可以與
該管套5 內緣壁等齊或甚至深入該管套5 內側,以減少縫隙
而避免擾流,反觀系爭專利卻是為了解決風切噪音問題所設
計,結構設計上本來就欠缺了管套,所以自然也不會有擾流
問題。
因此,即使引證1 或引證3 揭露了系爭專利部分技術特徵,
但是對於系爭專利之主要技術特徵皆未見揭於引證2 中,對
於熟悉該項技術者亦無法依據不同技術領域之引證4 而予以
完成,因此,系爭專利修正後申請專利範圍第1 項相較於引
證1 、2 及4 之組合或引證1 、3 及4 之組合,確具進步性
。系爭專利修正後申請專利範圍第2 項是直接依附於修正後
申請專利範圍第1 項,並對外框32的唇緣323 予以進一步界
定其形態。引證1 、2 及4 之組合或引證1 、3 及4 之組合
既然無法證明系爭專利修正後申請專利範圍第1 項所載新型
不具進步性,在此一事實基礎上,系爭專利修正後申請專利
範圍第2 項所載新型自亦具進步性。
五、兩造之爭點為:(一)系爭專利94年8 月1 日之申請專利範圍及
說明書之修正是否應予准許?(二)引證1 、2 、4 之組合或引
證2 、3 、4 之組合技術得否證明系爭專利申請專利範圍第
1 項(獨立項)不具進步性?(三)引證1 、2 、4 之組合或引
證2 、3 、4 之組合技術得否證明系爭專利申請專利範圍第
2 項(附屬項)不具進步性?茲析述如下:
(一)系爭專利94年8 月1 日之申請專利範圍及說明書之修正是否
應予准許:
按「本法中華民國92年1 月3 日修正施行前,已提出之異議
案,適用修正施行前之規定。」現行專利法第136 條第1 項
定有明文。次按專利專責機關於審查新型專利時,得依職權
或依申請通知申請人或異議人限期為補充或修正說明書或圖
式之行為,復為90年10月24日修正公布之專利法(下稱90年
專利法)第102 條之1 第1 項第3 款所明定。而「依第1 項
第3 款所為之補充或修正,不得變更申請案之實質。於審定
公告後提出之補充、修正,並須有下列各款情事之一始得為
之:一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭
之記載。」90年專利法第102 條之1 第3 項第3 款亦有明文

次按立法院於92年1 月3 日三讀通過專利法修正案已廢除異
議制度,因此附隨異議案所提出之公告後修正,依現行專利
法第136 條第1 項規定應適用修正施行前之規定,而90年
法就新型專利部分於同法第102 條之1 有公告後修正之規
定,已如上述,系爭專利於異議期間尚未取得專利權,於該
期間所提之修正,自無法適用現行專利法64條(取得專利
後之更正)之規定,自應適用90年專利法,因此亦應配套適
用89年7 月10日公告之第二篇第七章「異議、舉發、依職權
審查」及89年12月14日公告之第二篇第四章「說明書及圖式
之補充修正、更正」審查基準。
經查,參加人於94年8 月1 日所提之申請專利範圍修正本部
分,係將原申請專利範圍第2、3項附屬特徵併入第1項,第4
項改為依附第1 項,其餘申請專利範圍則刪除,其中原申請
專利範圍第2 項「根據專利申請範圍第1 項所述之散熱風扇
,其中,該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑。」、原
申請專利範圍第3 項「根據專利申請範圍第1 項所述之散熱
風扇,其中,該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣。」,其
附屬特徵皆為原申請專利範圍第1 項固定框之詳細描述,而
非屬附加技術特徵,因此將原申請專利範圍第2 、3 項附屬
特徵併入申請專利範圍第1 項,並未額外增加構件、技術特
徵或改變連結關係,因此修正本申請專利範圍第1 項與原90
年12月27日公告本請求項1 「一種散熱風扇,包含:一殼座
,具有一樞接部、複數磁極、一電路板,及一出風口;一外
框,與該殼座相連接並具有一入風口,該入風口之周緣形成
有環形唇緣;一扇輪,設置在該殼座中且具有一輪轂、複數
與該輪轂連設的輻射狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定
框,及一設置在該固定框上的永久磁鐵;該輪轂包括一樞接
部,且藉由該樞接部與該殼座之樞接部相連接,並令該等葉
片之上、下端不突出於該固定框。」比較,係對固定框直徑
及固定框上端型狀作進一步詳細描述,系爭專利修正本申請
專利範圍第2 項與原90年12月27日公告本申請專利範圍第4
項比較,亦為對固定框直徑及固定框上端型狀作進一步詳細
描述,皆未變更實質內容,均符合90年專利法第102 條之1
第3 項第1 款「申請專利範圍過廣」之修正。
次查,系爭專利說明書修正本因應原申請專利範圍之修正,
除將原申請專利範圍第2 、3 項附屬特徵併入申請專利範圍
第1 項、申請專利範圍第4 項改為申請專利範圍第2 項外,
並刪除申請專利範圍第5 項,而將配合申請專利範圍第5 項
所繪製之第八、九、十圖及該實施例之說明、元件標號對照
部分,亦一併刪除,經核亦符合90年專利法第102 條之1 第
3 項第3 款「不明瞭之記載」之修正。至於系爭專利說明書
刪除第6 頁第2 段倒數第1 至2 行:「該弧緣336 之最大直
徑大於該框32之入風口321 直徑。」之記載,由於該部分原
已載明於第6 頁第3 段倒數第2 行,而該固定框(334 )之
直徑(D1)大於該外框(32)入風口(321 )直徑(D2)之
修正部分,亦可由系爭專利說明書配合圖式第六圖而得到支
持,因此系爭專利修正本未變更系爭專利之實質內容,且符
專利法第102 條之1 第3 項第3 款「不明瞭之記載」之修
正。
綜上,系爭專利94年8 月1 日之申請專利範圍及說明書修正
本應准予修正。從而系爭專利修正後之申請專利範圍共2 項
,第1 項為獨立項,第2 項為附屬項。其申請專利範圍第1
項為:「一種散熱風扇,包含:一殼座,具有一樞接部、複
數磁極、一電路板,及一出風口:一外框,與該殼座相連接
並具有一入風口,該入風口之周緣形成有環形唇緣;一扇輪
,設置在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射
狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框,及一設置在該固
定框上的永久磁鐵;該輪轂包括一樞接部,且藉由該樞接部
與該殼座之樞接部相連接,並令該等葉片之上、下端不突出
於該固定框;再者,該固定框之直徑大於該外框之入風口直
徑,且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣。」、申請專利
範圍第2 項則為:「根據專利申請範圍第1 項所述之散熱風
扇,其中,該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧
緣具有相同弧度之弧凸面。」其代表圖示如附圖一。至於引
證1 為美國第4,553,075 號「Simple brushless DC fan
motor with reversing field」專利案,其代表圖示如附圖
二;引證2 為美國第4,949,022 號「SOLID STATE DC FAN
MOTOR 」專利案,其代表圖示如附圖三;引證3 為系爭專利
專利說明書及第二圖所示之習知前案(公告第382412號),
其代表圖示如附圖四,係一種散熱扇之改良構造,由基板之
底板設軸,由軸支持扇輪定位旋轉,底板上可設有驅動電路
控制件,以驅動扇輪轉動,基板設數極柱,極柱上套有絕緣
體及纏繞有線圈,由扇輪之葉片外端邊結合一磁鐵環,磁鐵
環可與繞有線圈之極柱互為吸斥感應使扇輪旋轉;引證4 則
為美國第3,680,977 號「FRAMED IMPELLER 」專利案,其代
表圖示如附圖五。
(二)引證1 、2 、4 之組合或引證2 、3 、4 之組合技術可證明
系爭專利申請專利範圍第1 項(獨立項)不具進步性:
引證1 、2 、4 之組合技術可證明系爭專利申請專利範圍第
1 項(獨立項)不具進步性:
被告於異議審定時係將引證1 、2 、4 各別與系爭專利比對
其不同處後,認定縱使各證據相加,系爭專利修正後申請
範圍第1 項仍非系爭專利說明書所揭示之習知前案(即引
證3 )、引證1 及引證2 之組合技術相加可輕易完成,並於
行政訴訟答辯理由中,分別指出引證1 、2 、4 與系爭專利
不同處,卻未論述組合引證1 、2 、4 所揭露系爭專利技術
特徵,是否可證明系爭專利為運用申請前既有之技術或知識
,而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效,實有
未洽。
經查,系爭專利之「一殼座,具有一樞接部、複數磁極、一
電路板,及一出風口;一外框,與該殼座相連接並具有一入
風口,該入風口之周緣形成有環形唇緣;一扇輪,設置在該
殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片、一
設置在該等葉片外緣的固定框,及一設置在該固定框上的永
久磁鐵;該輪轂包括一樞接部,且藉由該樞接部與該殼座之
樞接部相連接」技術內容屬習知技術,而系爭專利與先前技
術之不同處,詳見附圖七、八,亦即系爭專利之特徵,依其
說明書係在於「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框,並
令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」,以及其修正後
申請專利範圍「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑,
且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」。惟系爭專利案之
「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之
上、下端不突出於該固定框」之技術特徵已揭露於引證2 第
2 、4 圖;系爭專利之「該固定框之上端形成喇叭口狀之弧
緣」以引入氣流之技術特徵亦已揭露於引證1 第2 圖。且就
引入氣流而言,引證2 第2 圖所揭示「固定環12之上端入風
口16形成喇叭口狀之弧緣14」,亦即於入風口接續固定框部
分形成喇叭口狀之弧緣以引入氣流之技術手段;引證4 說明
書及圖式所提示「該扇葉3 之上、下端不突出於該固定框4
(4');該固定框4 (4')之直徑大於該管套5 之入風口直
徑,且該固定框4 (4')之上端形成喇叭口狀之弧緣。」已
揭露系爭專利之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」
之技術特徵,而引證2 環槽部50內徑因係接續入風口,故其
直徑(外徑)亦大於殼體12之弧形外緣14入風口之底端直徑
。探究系爭專利之技術特徵主要係在使扇輪旋轉時,被驅動
之氣流可以由外框之入風口吸入,並非解決系爭專利所稱「
風切問題」之主要或必要技術特徵,此可由其說明書創作概
要及修正前該技術特徵係列於附屬項2 而略可窺知。
承上可知,引證1 、2 、4 已揭露系爭專利「藉由在扇輪之
葉片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之上、下端不突出
於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑
,且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」,以及「藉由在
扇輪之葉片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之上、下端
不突出於該固定框,使得扇輪旋轉時,該等葉片所驅動之氣
流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散
之情形,同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效
,因此系爭專利較之組合引證1 、2 、4 並未產生不可預期
之功效,系爭專利申請專利範圍第1 項為運用申請前引證1
、2 、4 之既有技術或知識,而為熟習該項技術者所能輕易
完成且未能增進功效。
另參加人雖指稱引證2 的結構所要達成的功能目的與系爭
係完全不一樣,這樣的比對欠缺組合的動機等云云。惟查
,依進步性審查的概念,有關文獻之組合應注意事項,其審
查基準為:1.應假設熟習該項技術者,如遭遇申請專利發明
所欲解決的問題時,是否能輕易組合所引證之文獻之技術內
容,以解決該問題。2.文獻之技術內容屬於非類似、非接近
或無關的技術領域者,則其組合,通常視為非能輕易完成。
3.組合所需之文獻為不同的文獻者,其數量愈多,通常視為
非能輕易完成。而就先前技術之組合部分應注意事項為以先
前技術之片斷部分相互組合,而判斷發明是否能輕易完成時
,應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步
」。其中「突出的技術特徵」係指申請專利之發明對熟習該
項技術者而言,若以先前技術為基礎,仍然不易由邏輯分析
、推理或試驗而得者。至於「顯然的進步」則係指申請專利
之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言,通常係
表現於功效上。因此,該發明所欲解決之問題對於進步性的
審查僅為一參考因子,而非因兩案說明書所述解決問題不同
即可全盤否認組合證據之進步性審查。是以參加人之上開主
張,即非可採。
引證2 、3 、4 之組合技術可證明系爭專利申請專利範圍第
1 項(獨立項)不具進步性:
系爭專利說明書中第二、三圖(即引證3 )為與系爭專利
同之申請人陳○榮所申准之中華民國專利公告第382412號「
散熱風扇之改良構造」,依系爭專利說明書第4 至5 頁說明
,其係為一外極式散熱風扇構造,該散熱風扇2 包含有一外
框26、一基板20,及一扇輪22。該基板20具有一立軸21及複
數極柱25,且該立軸21可支撐該扇輪22旋轉。該扇輪22具有
複數葉片23及一設置在該等葉片23之外端緣的磁鐵環24,該
磁鐵環24與該基板20上之極柱25可相互感應並使得該扇輪22
旋轉,以令該等葉片23可以驅動空氣流動。由於該外極式散
熱風扇2 之磁鐵環24成一單一厚度之圓形環體且高度較低,
因此,當該磁鐵環24結合在該等葉片23之外端緣時,該等葉
片23是凸出於該磁鐵環24之上、下端,因此當該外極式散熱
風扇2 轉動時,該等葉片23所導入的氣流並無法有效地朝既
定方向驅動,而會從該等葉片23之頂、底緣與該磁鐵環24之
上、下端所形成的厚度差異位置作側向逸散,而側向逸散的
氣流與環繞在該磁鐵環24周側之極柱25亦會產生風切噪音。
就系爭利申請專利範圍第1 項與引證3 所為之圖式比較及構
造比對,分別見附圖七、八所示,由此可知引證3 已揭露系
專利申請專利範圍第1 項之殼座31、樞接部311 、複數磁
極312 、電路板313 、出風口314 、外框32、與該殼座31相
連接並具有一入風口321 、該入風口之周緣形成有環形唇緣
、扇輪33、輪轂331 、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片333
、永久磁鐵335、該輪轂331 包括一樞接部等構造。
系爭專利雖並未界定所謂「入風口直徑」究係指該入風口唇
緣之上端或下端,但由其入風口與固定框之接續關係,並依
系爭專利說明書第6 頁第6 行:「…該入風口321 之周緣形
成有環形之唇緣323 並可做為氣流引入處…」,第6 頁倒數
第3 行:「…由於該扇輪33之葉片333 外端緣具有一固定框
334 ,且該弧緣336 之最大直徑大於該外框32入風口321 直
徑,因此當該扇輪33旋轉時,被驅動之氣流即可以由外框32
之入風口321 吸入…」之記載,可得知系爭專利入風口唇緣
接續固定框弧緣之主要功效在引入氣流,因此其技術特徵重
點並非區分固定環或入風口等不同構件是否具有弧緣,而係
入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流。惟
查,由於引證2 入風口已揭示有弧緣,並於弧緣底端接續環
槽部之凸緣內徑,故其利用喇叭口弧緣引入氣流之技術特徵
與系爭專利實質相同。
參加人雖陳稱「氣流與該殼座31之內壁面間不會有接觸,便
不會發生風切問題」云云。惟查,依系爭專利說明書第5頁[
創作概要] 第二段:「本創作之主要特徵係藉由在扇輪之葉
片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之上、下端不突出於
該固定框,使得扇輪旋轉時,該等葉片所驅動之氣流不僅能
完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形,
同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音。」之記載,可得
知系爭專利所欲解決之風切噪音問題及氣流是否產生側向逸
散,主要係因採取「在扇輪之葉片外緣環設有一固定框,並
令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術手段,從
而可推知系爭專利入風口唇緣接續固定框弧緣之技術特徵,
主要功效係在引入氣流,而非使氣流不產生側向逸散之主因
。復查,引證2 入風口已揭示有弧緣,其利用弧緣引入氣流
之技術特徵與系爭專利實質相同。故系爭專利之「藉由在扇
輪之葉片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之上、下端不
突出於該固定框」之技術特徵已揭露於引證2 第2 、4 圖。
,而固定框之最大直徑(外徑)大於該外框入風口直徑亦已
揭示於引證3 之系爭專利說明書第三圖,加上引證4 說明書
及圖式「該扇葉3 之上、下端不突出於該固定框4 (4');
該固定框4 (4')之直徑大於該管套5 之入風口直徑,且該
固定框4 (4')之上端形成喇叭口狀之弧緣。」亦揭露系爭
專利之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」之技術特
徵。承上所述,引證2 、3 、4 已揭露系爭專利「藉由在扇
輪之葉片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之上、下端不
突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口
直徑,且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」,以及「藉
由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框,並令該等葉片之上、
下端不突出於該固定框,使得扇輪旋轉時,該等葉片所驅動
之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向
逸散之情形,同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之
功效,因此系爭專利較之組合引證2 、3 、4 並未產生不可
預期之功效,系爭專利申請專利範圍第1 項為運用申請前引
證2 、3 、4 之既有技術或知識,而為熟習該項技術者所能
輕易完成且未能增進功效。是以,引證2 、3 、4 之組合技
術亦可證明系爭專利申請專利範圍第1 項(獨立項)不具進
步性。
(三)引證1 、2 、4 之組合或引證2 、3 、4 之組合技術可證明
系爭專利申請專利範圍第2 項(附屬項)不具進步性:
組合引證1 、2 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不
具進步性:
被告雖辯稱系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1
項,其為第1 項獨立項技術內容再加限制描述,其包括所依
附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點,既然引
證1 、2 及4 之組合技術未能證明系爭案申請專利範圍第1
項獨立項不具進步性,則亦難證明系爭案申請專利範圍第2
項附屬項不具進步性云云。惟查,系爭專利修正本申請專利
範圍第2 項進一步界定散熱風扇中「該外框之唇緣係向下延
伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」,由於
引證1第2圖入風口已揭示有弧緣,並於弧緣底端接續環槽部
之凸緣內徑之技術特徵,與系爭專利利用入風口結合固定框
形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵及功效相同
,故系爭專利之上開技術特徵已為引證1 所揭露,則將申請
專利範圍第2 項依附於第1 項整體視之,其進一步界定之技
術特徵並未產生無法預期之功效,是以系爭專利申請專利
圍第2 項為運用申請前引證1 、2 、4 之既有技術或知識,
而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效,從而組
合引證1 、2 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具
進步性。
組合引證2 、3 、4 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不
具進步性:
被告固辯稱系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1
項,其為第1 項獨立項技術內容再加限制描述,其包括所依
附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點,既然引
證2 、3 及4 之組合技術未能證明系爭專利申請專利範圍第
1 項獨立項不具進步性,則亦難證明系爭專利申請專利範圍
第2 項附屬項不具進步性云云。然查,系爭專利申請專利
圍第2項進一步界定散熱風扇中「該外框之唇緣係向下延伸
形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」,由於引
證2 入風口已揭示有弧緣,並於弧緣底端接續環槽部之凸緣
內徑,其利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」,
以引入氣流之技術特徵及功效與系爭專利實質相同,故系爭
專利之上揭技術特徵已為引證2 所揭露,則將申請專利範圍
第2 項依附於第1 項整體視之,其進一步界定之技術特徵並
未產生無法預期之功效,是以系爭專利申請專利範圍第2 項
為運用申請前引證2 、3 、4 之既有技術或知識,而為熟習
該項技術者所能輕易完成且未能增進功效,從而組合引證2
、3 、4 亦可證明系爭


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裁判字號:


97年行專訴字第76號



案由摘要:


發明專利舉發



裁判日期:


民國 98 年 04 月 23 日



資料來源:


智慧財產法院



智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 76 號
98 年 4 月 2 日辯論終結
原 告 張○睿
送達代收人 邱○甄
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花(局長)
訴訟代理人 薛○澤
參 加 人 鈺○工業股份有限公司
代 表 人 陳○田
訴訟代理人 陳慶諭 律師
上列當事人間因發明專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97
年10月15日經訴字第09706113480 號訴願決定,提起行政訴訟。
本院判決如下:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面:
本件原告經合法通知,無正當理由,未於言詞辯論期日到場
,核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所
列情形,爰依被告聲請由其一造辯論而判決。
二、事實概要
緣第三人羅○昇前於92年1 月28日以「自行車管件之造型製
作方法」向被告申請發明專利(以下簡稱系爭專利),經其
編為第92102182號審查,准予專利,於依法繳納規費後,並
於公告期滿後,發給發明第I227203 號專利證書,復將系爭
專利權讓予參加人鈺○工業股份有限公司。嗣原告以該專利
有違核准時專利法第22條第4 項及第23條之規定,不符發明
專利要件,對之提起舉發。案經被告審查,於97年3 月26日
以(97)智專三(三)05048 字第09720160780 號專利舉發審定
書為「舉發不成立」之處分。原告不服,提起訴願,經遭決
定駁回,遂提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果,參加
人之權利或法律上利益將受損害,乃依行政訴訟法第42條第
1 項規定,依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
三、原告主張:
(一)被舉發案獨立項中之三個步驟,皆不具新穎性與進步性,其
獨立項應予撤銷:
1.先利用抽管擠壓之方式控制管件之厚度使欲成型之管壁位置
形成一較厚之厚度: 此一技術特徵可參證據五之第376 頁「
THF 製程之重要因素及生產工具」之內容,利用抽管技術以
使管壁呈不同厚薄,在習知技術中,控制厚薄使得最終之厚
薄落入預期之設計中,本即為習知且重要之部分(早在西元
2000 年10 月就已經公開),故一般不會特別強調,此由最
終結果落入預期厚薄即可推知,且於證據二之抽拉過程也會
考慮管壁厚薄,因此本步驟不具新穎性與進步性。
2.再利用成型機具對管件作整型加工,以改變該管件之部分管
徑至符合所需之尺寸及將該管件加工成特定之形狀;此一技
術特徵可參考證據五之第375 頁,其液壓成形工程中之預成
形加工為習知的技術,任一液壓成型書籍皆會提到預成形之
步驟,因此,該被舉發案之再利用成型機具對管件作整型加
工,以改變該管件之部分管徑至符合所需之尺寸及將該管件
加工成特定之形狀之預成形加工,顯然只是一習知技術之描
述。
3.之後配合一模具及一液壓機構對該管件作液壓成型之加工以
使其於管件上形成特定之立體圖樣造型:此一技術特徵可參
證據五之第374 頁圖13,即可看到其配合模具及液壓機構,
可對管件作液壓成型,使其於管件上形成各式各樣特定之立
體圖樣造型,此部分亦被習知技術所揭示。
(二)被舉發案之附屬項第2項,提到該整型加工係包括一控制管
件外徑尺寸之加工及一管件外形之加工。惟整型加工即控制
管件外徑尺寸之加工及一管件外形之加工,此於每一件證據
案都有揭示,故附屬項第2項不具新穎性及進步性。
(三)被舉發案之附屬項第3項,該控制管件外徑尺寸之加工係利
用成型機具對該管件之部分管徑作各種打斜度、擴管及縮管
之加工,以使管件可形成斜度、擴管及縮管等符合所需之造
型尺寸。惟其加工包含打斜度、擴管及縮管之加工,此也可
由舉發後附之證據案或其圖面可以得知,因此附屬項第3項
不具新穎性及進步性。
(四)被舉發案之附屬項第4項,該管件外型之加工係利用一管件
加工機對該管件作小弧度壓彎、打凹及壓扁之加工,以使管
件形成小弧度彎管造型、打凹及壓扁之特殊外形。此部分也
是加工技術之一部分,並非被舉發案所首創,故附屬項第4
項不具新穎性及進步性。
(五)被舉發案之附屬項第5項,該液壓成型之加工方法係將管件
置入一設有預定模穴形狀之模具,後藉由一液壓機構將高壓
油注入管件之中,以使較大面積造型先成型,之後切斷供油
使管件呈密封狀,並由該管件之兩端對該管件內之高壓油作
軸向之加壓,以成型出小圓弧角及小面積之立體造型。此可
參證據二,其模具內油壓到達設定值時,各該側壓缸作高速
推進,且各該側壓缸兩側之增壓缸作增壓補償,其即高壓油
之再加壓,與被舉發案附屬項第5項相同,而證據二申請在
先,故系爭專利申請專利範圍第5項擬制喪失新穎性。
(六)被舉發案之附屬項第6項,該管件於液壓成型加工後亦再經
一般之加工機對該其作切削、鑽孔及大弧度彎管之加工,以
成型出大弧度彎管造型及切槽、槽孔等之管件造型,以方便
配合其它零件使用。此為任一機械技術人員皆熟知之加工技
術,不具新穎性及進步性。
(七)經濟部智慧財產局專利舉發審定書第4頁及第5 頁為對液壓
成型技術不瞭解所作成之錯誤判斷,因液壓成型技術之首要
考量就是不要破管,此為習知之技術,為求最終成品厚度均
落入預期值內時,須預先在擠出擴張較多之位置製作較厚之
厚度,而證據二之發明人因認此為熟習該項技術之人皆應具
備之知識,故未於提及系爭專利之(a)(b)步驟,但並非表示
系爭案與證據二不同。故證據二之方法已足以證明系爭專利
之申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性。
(八)並聲明訴願決定及原處分均撤銷。
四、被告主張:
(一)原告於行政訴訟階段始提出之證據五「機械月刊」第374 、
375 及376 頁主張可證明系爭專利申請專利範圍第1 項之三
步驟不具新穎性及進步性及由每一件證據可證明系爭專利
專利範圍各項不具新穎性云云,均非原告於舉發階段所提
出之主張,其於行政訴訟程序始加以爭執,核屬新主張,先
予陳明。
(二)本案之舉發理由書,係主張由證據二可證明系爭專利申請
範圍各項擬制喪失新穎性及不具進步性;由證據二至證據
六、證據二結合證據三、證據二結合證據四、證據二結合證
據五及證據二結合證據六分別可證明系爭專利不具進步性。
惟查證據二雖申請在系爭專利之前,但公告在系爭專利申請
日之後,因而證據二並未公開在系爭專利申請日之前,非屬
系爭專利申請前既有之技術,故不得作為主張系爭專利不具
進步性之依據,亦不得與其他證據結合作為主張系爭專利
具進步性之依據。據此,被告乃單就證據二與系爭專利申請
專利範圍各項擬制喪失新穎性及分別比對證據三、證據四、
證據五及證據六可證明系爭專利各項比對是否不具新穎性及
不具進步性。
(三)起訴理由稱由證據二可證明系爭專利擬制喪失新穎性云云。
經查,系爭專利申請專利範圍第1 項之步驟(a) 係利用抽管
擠壓之方式控制管件之厚度使欲成型之管壁位置形成一較厚
之厚度,而證據二之抽拉步驟係將一中空管體抽拉成一端斷
面概呈橢圓形之錐狀粗胚管,該粗胚管之一端具有一大徑端
,可見證據二並無揭示系爭專利步驟(a) 於管壁位置形成一
較厚之厚度之特徵,系爭專利與證據二之方法並不相同,因
而由證據二之方法尚難稱系爭專利申請專利範圍第1 項擬制
喪失新穎性。又系爭專利申請專利範圍第2 項至第6 項為系
專利申請專利範圍第1 項所述構成再予附加描述之附屬項
,均限縮於第1 項之範圍內,既然證據2 尚且不足以證明系
專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性,則證據二之方
法亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至6 項擬制喪失
新穎性。
(四)起訴理由稱由證據三至證據六分別可證明系爭專利各項不具
新穎性及不具進步性云云。該證據三至證據六均係顯示管件
液壓成形方法,此與系爭專利申請專利範圍第1 項之方法相
較,證據三至證據六並無揭示系爭專利申請專利範圍第1 項
之步驟(a) 先利用抽管擠壓之方式控制管件之厚度使欲成型
之管壁位置形成一較厚之厚度,及(b )然後再利用成型機具
對管件作整型加工,以改變該管件之部分管徑至符合所需之
尺寸及將該管件加工成特定之形狀之技術內容。又系爭專利
藉由在管件的預定部位形成一較厚之厚度可製作出凸出高度
較高且較為精緻之立體圖像造型,實具功效之增進。因而系
專利申請專利範圍第1 項尚難稱為其所屬技術領域中具有
通常知識者依證據三至證據六分別之方法所能輕易完成,不
足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性
。又系爭專利申請專利範圍第2 項至第6 項為系爭專利申請
專利範圍第1 項所述構成再予附加描述之附屬項,均限縮於
第1 項之範圍內,故經前述之說明可見由證據三至證據六分
別之方法亦難證明系爭專利申請專利範圍第2 至6 項不具新
穎性及不具進步性。
(五)縱令參照起訴階段所提之證據五第374 、375 及376 頁揭示
THF 製程之重要因素及生產工具所提及液壓成型系統之構成
要素包括管件胚料之形狀及選用、製品品質水準等內容;惟
查證據五所揭示之技術內容並無揭示系爭專利在管件上形成
特定之立體圖樣造型之方法,係先控制管件之厚度使欲成型
之管壁位置形成一較厚之厚度之步驟,因此由證據五無法證
明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。且系爭專利
由在管件的預定部位形成一較厚之厚度製作出凸出高度較高
且較為精緻之立體圖像造型,實具功效之增進,證據五仍不
足以證明系爭專利不具進步性,起訴理由不足採。
(六)並聲明原告之訴駁回。
五、參加人主張:
(一)系爭「自行車管件之造型製作方法」發明專利申請日為92年
1 月28日,於93年10月22日經被告審定准予專利,其是否有
應撤銷專利權之情事,自應以核准審定時所適用之92年2 月
6日修正公布,93年7月1日施行之專利法以為斷。
(二)審究原告舉發理由,被告之審定書已一一審駁。被告之判斷
理由,確係基於專業性之判斷,證據取捨、認事論理亦無違
誤之處,原告起訴應無理由。
(三)並聲明原告之訴駁回。
六、得心證之理由:
(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作可供產業上利用者,得
依法申請取得發明專利,為專利法第21條及第22條第1 項前
段所明定。又發明如與申請在先而在其申請後始公開或公告
之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同
者,或發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
先前技術所能輕易完成時,仍不得依法申請取得發明專利
同法第23條及22條第4 項復定有明文。而依同法第67條第1
、2 項規定,對於獲准專利權之發明,有違反第21條至第24
條、第26條、第31條或第49條第4 項規定情事之一者,任何
人得附具證據,向專利專責機關提起舉發。從而,系爭專利
有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權,依法應
由舉發人附具證據證明之,倘其證據不足以證明系爭專利
違前揭專利法之規定,自應為舉發不成立之處分。
(二)本件系爭第92102182號「自行車管件之造型製作方法」發明
專利案之申請專利範圍共6 項,其中第1 項為獨立項,第2
至6項 為附屬項,第1 項製作方法之步驟為:(a) 先利用抽
管擠壓之方式控制管件之厚度使欲成型之管壁位置形成一較
厚之厚度;(b) 再利用成型機具對管件作整型加工,以改變
該管件之部分管徑至符合所需之尺寸及將該管件加工成特定
之形狀;(c) 之後配合一模具及一液壓機構對該管件作液壓
成型之加工以使其於管件上形成特定之立體圖樣造型。
(三)原告所提舉發證據一為系爭專利公報及專利說明書影本;證
據二為91年12月13日申請,92年8 月11日公告之第91136338
號「無縫車架之成型方法」發明專利案,主張證據二可證明
系爭專利擬制喪失新穎性;證據三為復文書局73年1 月初版
發行之「管件加工法」第125 頁至第128 頁;證據四為中華
民國鍛造協會西元2001年12月出版之「鍛造」會刊第50頁;
證據五為施耐德電機股份有限公司西元2000年10月出版之「
機械月刊」第370 頁之圖1 ;證據六為經濟部技術處委託金
屬工業研究發展中心於西元2002年9 月出版之「液壓成形技
術應用現況與展望」第2-1 、2-2 頁,主張由證據二至證據
六、證據二結合證據三、證據二結合證據四、證據二結合證
據五及證據二結合證據六分別可證明系爭專利不具進步性。
嗣原告本件起訴另主張證據五之「機械月刊」第376 頁「TH
F 製程之重要因素及生產工具」之內容,利用抽管技術以使
管壁呈不同厚薄,在習知技術中,控制厚薄使得最終之厚薄
落入預期之設計中,本即為習知且重要之部分(早在西元20
00年10月就已經公開),故一般不會特別強調,故系爭專利
先利用抽管擠壓之方式控制管件之厚度使欲成型之管壁位置
形成一較厚之厚度技術特徵,不具新穎性與進步性;證據五
之第375 頁,其液壓成形工程中之預成形加工為習知的技術
,任一液壓成型書籍皆會提到預成形之步驟,因此,系爭
之再利用成型機具對管件作整型加工,以改變該管件之部
分管徑至符合所需之尺寸及將該管件加工成特定之形狀之預
成形加工之技術特徵,顯然只是一習知技術之描述;證據五
之第374 頁圖13,即可看到其配合模具及液壓機構,可對管
件作液壓成型,使其於管件上形成各式各樣特定之立體圖樣
造型,系爭專利合一模具及一液壓機構對該管件作液壓成型
之加工以使其於管件上形成特定之立體圖樣造型之技術特徵
,亦被習知技術所揭示,故系爭專利不具新穎性及進步性。
依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定,原告於訴訟中就
同一撤銷理由提出之證據五「機械月刊」第374 、375 、37
6 頁之新證據,本院應併予審酌。
(四)證據二之公告日為92年8 月11日,晚於系爭專利申請日之92
年1 月28日,故證據二並非在系爭專利申請前公開,不得作
為主張系爭專利不具進步性之依據,亦不得與其他證據結合
作為主張系爭專利不具進步性。故原告主張證據二可證明系
專利不具進步性云云,自不可採。
(五)證據二為一種無縫車架之成型方法,該方法包含:抽拉:係
將一中空管體抽拉成一端斷面概呈橢圓形之錐狀粗胚管,使
該粗胚管具有一設定之流線外型,而該粗胚管之一端具有一
大徑端;壓製:將該具有設定流線外型之粗胚管放置於一模
具中,該模具係由一上模及一下模所組成,該上、下模分別
具有一設定之模穴,該下模之模穴係供該粗胚管平行放置,
而藉由該上模向下衝壓,使該粗胚管之頂、底面分別形成一
與該模穴形狀相同之壓凹部;裁切:將該壓製後之粗胚管自
該模具中取出,並依一設定之長度進行裁切;其特徵在於:
在壓製成型步驟之後,另進行油壓成型步驟:該上、下模經
壓製合模後,到達合模之設定壓力值,注入放置於該模具內
之中空粗胚管內一設定之油量,並利用該模具兩側之側壓缸
朝該粗胚管之兩端作低速推進,而該模具內油壓到達設定值
時,各該側壓缸作高速推進,且各該側壓缸兩側之增壓缸作
增壓補償,而該二側壓缸高速推進達預設之行程終點時,即
完成粗胚管最終之成型,此時,該二側壓缸便作原點復歸動
作,且亦令該二增壓缸後退到原點,而該上、下模作開模動
作,即可進行粗胚管退料動作。由前揭敘述可知,系爭專利
申請專利範圍第1項 之步驟(a) 係利用抽管擠壓之方式控制
管件之厚度使欲成型之管壁位置形成一較厚之厚度,與證據
二之抽拉步驟係將一中空管體抽拉成一端斷面概呈橢圓形之
錐狀粗胚管,該粗胚管之一端具有一大徑端相較,證據二並
無揭示系爭專利步驟(a) 於管壁位置形成一較厚之厚度之特
徵,故證據二與系爭專利之方法並不相同,自不足以證明系
專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性。又系爭專利
專利範圍第2 項至第6 項附屬項係依附於第1 項獨立項,
均包含有第1 項之所有技術特徵,證據二不能證明系爭專利
申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性已如前述,自亦不能證
明系爭專利申請專利範圍第2 項至第6 項擬制喪失新穎性。
(六)證據三第125 頁至128 頁,係說明凸出加工利用液體作為壓
力媒體之方法,並配合第127 頁之11.9圖使用增壓機的凸出
加工機,其方法係將管件置於模具中,並藉由一液壓機構將
高壓液體注入管件中,使管所受之軸向壓力以成形造型;證
據四第50頁記載有管件液壓成形原理,是藉由管材內部加入
高壓液體,並由軸向加力補償管料,把管料壓入到模具腔體
內成形;證據五第370 頁之圖1 ,管材液壓成形製程之分類
,其分為兩類1.液壓鼓脹成形,藉由可動式模具,配合內壓
加上軸向力而製造出軸對稱、非軸對稱之產品。2.不規則形
狀之液壓成型,係將管材置入模具中成型及彎曲,再配合液
壓成型,自模具取出成品等程序完成成品。證據六第2-1 、
2-2 頁所示,管件液壓成型,基本原理係藉由管件內部加入
高壓流體,並由軸向加力補償管件, 把管料壓入到模具腔體
內成型。惟前揭證據均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項
之步驟(a) 先利用抽管擠壓之方式控制管件之厚度使欲成型
之管壁位置形成一較厚之厚度,及(b) 然後再利用成型機具
對管件作整型加工,以改變該管件之部分管徑至符合所需之
尺寸及將該管件加工成特定之形狀之內容;且系爭專利藉由
在管件的預定部位形成一較厚之厚度可製作出凸出高度較高
且較為精緻之立體圖像造型,具進步性,故證據三至六均不
足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。又系爭
專利申請專利範圍第2 項至第6 項附屬項係依附於第1 項獨
立項,均包含有第1 項之所有技術特徵,證據三至六均不足
以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性已如前述,
故證據三至六亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2 項至第
6 項不具進步性。
(七)證據五第374 、375 及376 頁固揭示THF 製程之重要因素及
生產工具所提及液壓成型系統之構成要素包括管件胚料之形
狀及選用、製品品質水準等內容,惟查證據五所揭示之技術
內容並無揭示系爭專利在管件上形成特定之立體圖樣造型之
方法,係先控制管件之厚度使欲成型之管壁位置形成一較厚
之厚度之步驟,因此由證據五無法證明系爭專利申請專利
圍第1 項不具新穎性,且系爭專利,藉由在管件的預定部位
形成一較厚之厚度製作出凸出高度較高且較為精緻之立體圖
像造型,實具功效之增進,故證據五仍不足以證明系爭專利
申請專利範圍第1 項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍
第2 項至第6 項附屬項係依附於第1 項獨立項,均包含有第
1 項之所有技術特徵,證據五第374 、375 及376 頁不足以
證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性、進步性已如
前述,故證據五第374 、375 及376 頁亦不能證明系爭專利
申請專利範圍第2 項至第6 項不具新穎性、進步性。
七、綜上所述,原告所舉上開證據二至六,均不能證明系爭專利
擬制喪失新穎性、不具新穎性及進步性,故被告以系爭專利
無違專利法第23條及第22條第4 項之規定,所為舉發不成立
之處分,核無違誤,訴願決定予以維持,亦無不合。原告訴
請撤銷原處分及訴願決定,為無理由,應予駁回。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依行政訴訟法第218 條、
第98條第1 項前段,民事訴訟法第385 條第1 項前段,判決如主
文。
中 華 民 國 98 年 4 月 23 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 蔡惠如
法 官 陳忠行
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上
訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後
20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。
中 華 民 國 98 年 4 月 24 日
書記官 陳士軒

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