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裁判字號： |
97年行專訴字第53號 |
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案由摘要： |
有關專利權事務 |
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裁判日期： |
民國 98 年 01 月 22 日 |
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資料來源： |
智慧財產法院 |
智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 53 號
民國 98 年 1 月 8 日辯論終結
原 告 日商日○化成工業股份有限公司
代 表 人 關○幸
訴訟代理人 林志剛 律師
複代理人 廖文慈 律師
訴訟代理人 高○峰（專利代理人）
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王○花（局長）
訴訟代理人 黃○東
上列當事人間因有關專利權事務事件，原告不服經濟部中華民國
97年8 月14日經訴字第09706111000 號訴願決定，提起行政訴訟
，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一事實概要：原告前於民國87年12月18日以「研磨劑、基板之研
磨法及半導體裝置之製造法」向前中央標準局（88年1 月26
日改制為智慧財產局）申請發明專利，同時聲明以其於西元
1997年12月18日、1998年3 月30日及1998年3 月30日在日本申
請之特許願第9-349240、10-83042及10-83043號申請案，主張
優先權，經該局編為第87121198號審查准予專利，並於公告期
滿後，發給發明第198000號專利證書。嗣原告於95年7 月20
日以減縮原公告申請專利範圍第9 項為由，依專利法第64條第
1 項第1 款規定向被告提出申請專利範圍更正本，申請更正該
第9 項部分內容。案經被告審查，認其所請更正並不符合專利
法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，爰於97年5 月12日以（
97）智專三（五）01029 字第09720243610 號函為「應不准更
正」處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以97年8 月14日經
訴字第09706111000 號決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
二原告聲明：(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被告應為第871211
98號發明專利申請案之申請專利範圍准予更正之處分。並主張
：
(一)依本案審定公告之專利說明書內容觀之，第6頁第9至12行記述
有「分散劑可以用水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性
劑，水溶性非離子性界面活性劑以及水溶性胺中所選之至少一
種為宜，聚丙烯酸胺鹽乃很合宜地被使用。」又第9 頁第8 至
13行載明「分散劑來說，以不含有金屬離子類為例可舉出：丙
烯酸系聚合體，聚乙烯醇等之水溶性有機高分子類；十二烷基
硫酸胺及聚環氧乙烷、十二烷基乙醚硫酸胺等之水溶性陰離子
性界面活性劑；聚環氧乙烷十二烷基乙醚，及聚乙二醇單體硬
脂酸鹽等之水溶性非離子性界面活性劑；以及單乙醇胺及雙乙
醇胺等之水溶性胺類。」本案審定公告之申請專利範圍第9 項
記載「上述分散劑係，水溶性有機高分子、水溶性陰離子界面
活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種。」顯然是因疏忽
而漏記「水溶性非離子性界面活性劑」等字，致使該處之記載
與說明書之記載內容不相符合，而產生「分散劑」究係由何組
合而成之疑義。
(二)本案之申請專利範圍第9 項更正為「上述分散劑係，水溶性有
機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、水溶性非離子性界面活
性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種。」既未超出申請時
之說明書或圖式所揭露之範圍，且使人明瞭「分散劑」係由「
水溶性有機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、水溶性非離子
性界面活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種」，自非變
更申請案之實質，亦無申請專利範圍擴張之情事。原告所為前
述內容之更正，並無實質擴大或變更申請專利範圍之情事，因
此，被告所為不予更正之處分難謂無違法之處。
被告聲明：原告之訴駁回。並辯稱:
原告於95年7 月20日申請更正時所主張之法條為專利法第64條
第1 項第1 款，請求將申請專利範圍第9 項第7 至8 行原內容
「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界
面活性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」更正為
「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界
面活性劑，水溶性非離子性界面活性劑，水溶性胺類中所選用
之至少一種；‧‧‧」，即於原公告申請專利範圍中加入「水
溶性非離子性界面活性劑」之內容，惟上述更正將原三種分散
劑選用至少一種更正為四種分散劑選用至少一種，屬於上述審
查基準「對於擇一記載形式（或馬庫西形式）的請求項，將發
明說明中所記載之ㄧ個選項增加至請求項中」之態樣，依據上
述發明審查基準第2 篇第6 章2.3 及2.4 節規定，本案之更正
已擴大原請求之內容，且已涉實質變更，不符合專利法第64
條第1 項第1 款及第2 項規定。原告於行政訴訟起訴理由狀補
正本第3 頁末行謂「顯然是因疏忽而漏記『水溶性非離子性界
面活性劑』等」，惟所謂「因疏忽而漏記」並非專利法第64條
第1 項第1 款所得更正之事項，且更正後之內容亦有實質擴大
或變更原核准公告之申請專利範圍之情事，因此訴訟理由不成
立。
四得心證之理由：
(一)系爭專利係一「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法
」，其公告本申請專利範圍共有18項，原告於95年7 月20日以
減縮原公告申請專利範圍第9 項為由，依專利法第64條第1項
第1 款規定向被告提出申請專利範圍更正本，申請更正該第9
項部分內容。經查，系爭專利公告本申請專利範圍第9 項原為
：9.一種研磨劑，其特徵為，包含將容積密度6.5g/cm3以下之
氧化鈰粒子分散於媒體之淤漿者；上述容積密度係5.0g/cm3以
上，5.9 g/cm3 以下；上述媒體為水；淤漿乃含有分散劑；上
述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，
水溶性胺類中所選用之至少一種；分散劑係聚丙烯酸系聚合體
者。原告係依專利法第64條第1 項第1 款，請求將申請專利範
圍第9 項第7 至8 行原內容「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有
機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性胺類中所選用之
至少一種；‧‧‧」更正為「‧‧‧上述分散劑係，水溶性有
機高分子，水溶性陰離子界面活性劑，水溶性非離子性界面活
性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」，亦即於原
公告申請專利範圍中加入「水溶性非離子性界面活性劑」之內
容。
(二)惟按，專利法第64條第1 項規定「發明專利權人申請更正專利
說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減
縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」第2項
規定「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範
圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」因此，原告主張
因疏忽而漏記「水溶性非離子性界面活性劑」等字，致使該處
之記載與說明書之記載內容不相符合，所指「因疏忽而漏記」
並非專利法第64條第1 項第1 款所得更正之事項。次查，依專
利法第64條規定，更正之事項僅限申請專利範圍之減縮、誤記
事項之訂正及不明瞭記載之釋明三種，且更正後不得超出申請
時原說明書或圖式所揭露之範圍，及不得實質擴大或變更原核
准公告之申請專利範圍。又所謂「且不得實質擴大或變更申請
專利範圍」係指其更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭
露之範圍外，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範
圍（93年12月14日施行之現行發明審查基準第2 篇第6 章2.3
節參照）。又依據上述審查基準第2 篇第6 章2.4 節之
(6)( 第2- 6-68 至2-6-70頁) 載明更正有「對於擇一記載形
式（或馬庫西形式）的請求項，將發明說明中所記載之ㄧ個選
項增加至請求項中」之情形時，即屬更正將導致實質擴大或變
更申請專利範圍。本件原告將申請專利範圍第9 項原內容「‧
‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活
性劑，水溶性胺類中所選用之至少一種；‧‧‧」更正為「‧
‧‧上述分散劑係，水溶性有機高分子，水溶性陰離子界面活
性劑，水溶性非離子性界面活性劑，水溶性胺類中所選用之至
少一種；‧‧‧」，雖然於說明書已經揭示「分散劑」包括「
水溶性非離子性界面活性劑」之記載，惟該等記載只能證明原
告之更正「未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」，但
仍不能證明該更正符合「且不得實質擴大或變更申請專利範圍
」之規定。而原告將原三種分散劑選用至少一種更正為四種分
散劑選用至少一種，屬於上述審查基準「對於擇一記載形式（
或馬庫西形式）的請求項，將發明說明中所記載之ㄧ個選項增
加至請求項中」之態樣，依據上述發明審查基準第2 篇第6 章
2.3 及2.4 節規定，本案之更正已擴大原請求之內容，且已涉
實質變更。從而被告以原告上開申請專利範圍之更正不符合專
利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定而為不准更正之處分，
並無不當。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，訴
請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為第87121198號發明專
利申請案之申請專利範圍准予更正之處分，為無理由，應予駁
回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條、行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 1 月 22 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 蔡惠如
法 官 陳忠行
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）
中 華 民 國 98 年 1 月 22 日
書記官 蘇靖雅
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