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智慧財產法院行政判決             98 年度行專訴字第 7  號
                          民國 98 年 5  月 7  日辯論終結
原      告  楊張○瓊
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  王○花（局長）
訴訟代理人  吳○豐
參  加  人  經濟部工業局
代  表  人  杜○軍（局長）
訴訟代理人  曾信嘉  律師
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97
年11月19日經訴字第09706116230 號訴願決定，提起行政訴訟，
本院判決如下︰
    主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
    事實及理由
一、事實概要：
    緣財團法人自行車工業研究發展中心（下稱自行車研發中心
    ）前於民國81年10月13日以「自行車後花轂之改良構造」向
    被告中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新
    型專利，經被告編為第81213783號審查，准予專利，於依法
    繳納規費後，發給新型第80746號專利證書（下稱系爭專利
    ，專利權期間：自82年3月11日至92年3月10日止），旋自行
    車研發中心申請核准將專利權讓予參加人。嗣因參加人未依
    限繳納年費，系爭專利之專利權自91年3 月11日起當然消滅
    。其後，原告於96年6 月21日以系爭專利有違核准時專利法
    第15條、第38條第2 項、第3 項、第100 條第2 項、第21條
    、第22條、第99條第2 項、第3 項、第2 條第2 款、第5 款
    及第1 條之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經
    被告審查，以97年5 月12日以（97）智專三(三)05051 字第
    09720243170 號專利舉發審定書為「舉發駁回」之處分，原
    告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟
    。
二、原告之主張：
  (一)系爭專利之申請日為81年10月13日，核准日（公告日）為82
    年3 月11日，專利權期間為82年3 月11日至92年3 月10日，
    惟因未繳納年費，故專利權消滅日期為91年3 月11日，而舉
    發證據第82204612號「自由輪轂」專利（下稱第82204612號
    新型專利），申請日為79年8 月1 日，核准日（公告日）為
    86 年10 月21日，專利權期間為86年10月21日至91年10月20
    日，二案以時效相比，僅能表示舉發人是任何人，惟利害關
    係人對於專利權之撤銷需具有可回復之法律上利益者，始得
    於專利權當然消滅後提起舉發，惟系爭專利之專利權人依照
    專利法規定，二年內再繳納規費即可恢復已中止之專利，原
    處分機關應就本案為實質之審理，並作成舉發成立或不成立
    之處分。
  (二)中央標準局以80年3 月6 日（80）台專（參）22509 字第10
    9412號核駁申請號第79106373號發明專利申請案，又於82年
    3 月9 日以台專（參）0525字第107969號再核駁上開發明專
    利申請案，嗣原告於82年4 月7 日主張以79年8 月1 日為申
    請日改請新型專利，惟中央標準局違反專利法第100 條消滅
    第79106373號發明申請案18年。
  (三)依多數國家的專利法規定，任何專利都必須遵循發明單一性
    （或稱一發明一申請）的原則，即一件申請只能涉及一項發
    明，如果申請案中記載2項以上發明，專利局就將予以駁回
    ，此時申請人可採取一個補救辦法，即把這項申請案，分成
    二件或二件以上的申請案，中華民國專利法第21條、第22
    條有相同規定，原告提出第79106373號發明專利申請案後，
    依中央標準局指示提供樣品，樣品于80年4 月5 日已呈送中
    央標準局，是要協助審查委員對專利申請進行實質審查，經
    過很長的期間該局以沒發現三種樣品及零組件為由，而依照
    專利法第22條分案之理由駁回，自80年4 月5 日至86年10月
    21日止，第79106373號發明專利申請案與樣品同時消失。
  (四)舉發者的時效，非必與舉發者有相關聯繫，專利法並沒有規
    定因時效喪失而令舉發者必須放棄人權的權利，憲法保障人
    民的訴訟權、財產權。原告所有第82204612號新型專利於91
    年10月19日到期日前，於90年2 月15日就系爭專利提出舉發
    ，斯時兩造專利權利均存續中，被告以91年10月24日（91）
    智專三（三）05018 字第09189002390 號專利舉發審定書（
    被舉發案號數081213783NO2）為舉發不成立審定，惟在NO2
    審定書應重點說出專利侵權是屬侵害專利權或占有剽竊，並
    據以說明理由。過去數十年期間，中央標準局或智慧財產局
    ，是系爭專利代理答辯機關，除引用系爭專利範圍外，另外
    對系爭專利在內外殼裝置還特別說明，系爭專利之結構僅由
    四列鋼珠來達成結構體旋轉之目的，內殼及鋼珠係設計於外
    殼裝設飛輪齒座之下方，當鏈條帶動飛輪齒片傳動時，花轂
    結構之鋼性較佳，具增進功效，惟系爭專利所利用技術大都
    如公告第147620號專利，其是將斜向棘齒設於外殼之內孔中
    ，復於內殼之一側設摯子，用以和斜向棘齒產生單向傳送作
    用力，系爭專利自行車後花轂之改良，係將第147620號專利
    設於外殼內孔中之斜向棘齒及其相對摰子，位移至其花轂之
    內孔中，因此系爭專係利用他人專利，取用他人專利之組合
    。
  (五)系爭專利之專利權人未對原告提出專利侵權或損害賠償訴訟
    ，原告即未侵害系爭專利之專利權，自無可回復之法律上利
    益可言，這是被告及訴願決定書部分理由說明，在第8121
    3783NO2 核駁之引證案，是專利權人的舉發案，舉發日期為
    90年2 月15日，核駁日期為91年10月24日，本件舉發案係原
    告於96年6 月21日提起舉發，距系爭專利消滅日已逾5 年餘
    ，原告對提出對於系爭專利之撤銷有可回復之法律上利益之
    證明，因系爭專利核准日為82年3 月11日，舉發證據為第
    82204 612 號新型專利案，其公告日86年10月21日晚於系爭
    專利申請日，惟舉發證據應是已申請的79106373號發明申請
    案，因此案號82204612號是被告移轉標的物掩飾的案號而已
    ，被告應恢復第79106373號發明專利權。
  (六)並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。被告機關應就第81
    213783NO3號舉發事件作成舉發成立之處分。訴訟費用由
    被告負擔。
三、被告之主張：
  (一)系爭專利之專利權期間為82年3月11日至92年3月10日，專利
    權消滅日期為91年3月11日，而引證4「自由輪轂」專利（即
    第130170號）為79年8 月1 日申請，核准日為86年10月21日
    ，專利權期間為86年10月21日至91年7 月31日止，專利權消
    滅日期為91年8 月1 日，合先敘明。
  (二)系爭專利之專利權消滅日期為91年3月11日，引證3第812137
    83N02號舉發案係於90年2月15日申請舉發，而被告於91年10
    月24日審定該舉發案，係基於該第81213783N02號舉發案係
    於系爭專利之專利權仍在存續中所受理的舉發申請案。反觀
    本件舉發案原告於96年6月21日提起舉發，距系爭專利消滅
    日已逾5年餘，原告又未提出對於系爭專利之撤銷有可回復
    之法律上利益之證明，被告以欠缺權利保護要件，自無專利
    法第108條準用第68條之適用為由，駁回原告之舉發申請，
    應為適法之處分，據此，原告起訴理由不足採。
  (三)引證6 為第79106373號發明專利案初審不予專利審定書，該
    案申請再審查仍不准專利，嗣再改請為新型專利申請案，並
    於再審查獲准新型專利（即引證4 ），此理由與原告對於系
    爭專利之撤銷是否有法律上可回復之利益無涉，原告之訴核
    無理由。
  (四)引證1為原告於92年7月8日向經濟部詢問專利法相關規定之
    函文；引證5為系爭專利之專利說明書；引證11為前中央標
    準局於87年5月1日函復訴願人關於其所有第82204612號專利
    案（引證4 ）之專利權期間及樣品保密相關問題；引證12為
    中央標準局於87年7 月14日函復原告關於引證4 之審查期間
    及樣品收件後如何列管等相關問題；引證13為第79106373號
    發明專利案改請為新型專利案之申請書；引證14為本案專利
    舉發審定書；引證15為本案舉發理由書；引證16為引證4 之
    專利證書影本；引證17為原告所稱彭鑒托君著之專利說明書
    撰寫第17頁至第20頁；引證18為經濟部工業局所有之第7921
    0177號「自行車後花轂飛輪組合改良裝置」新型專利案（公
    告號為第147620號）物品之外觀型式圖片一紙。前揭證據或
    為有關原告詢問專利法相關法律問題之函文，或為被告答覆
    原告有關其第82204612號專利申請案件樣品保密相關問題，
    或為系爭專利之說明書，或為其他專利案之專利公報... 等
    ，均與證明原告對系爭專利權之撤銷是否有法律上可回復之
    利益無涉。
  (五)並聲明：原告之訴駁回；訴訟費用由原告負擔。
四、參加人之主張：
  (一)按「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者
    ，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發」。為我國專利法
    第108 條準用第68條所明定。其立法理由，係以「專利權期
    滿後原則上不得為舉發之標的，惟專利權存續期間所形成之
    法律效果不因其期滿消滅者，當事人因該專利權之撤銷有可
    回復之法律上利益時，仍應准其提起舉發或續行舉發程序，
    以資公允」云云。所謂有可回復之法律上利益，是一種直接
    確定之利益，而不是一種期待之間接利益。在實務上此種直
    接確定利益，係指專利法上之利益，即於專利期間，若當事
    人之產銷行為違反專利，構成仿冒，自有侵害專利，而後負
    擔同法之民、刑事之法律責任。反之，即無侵害專利。故當
    事人對於核准之專利權，認為有不應核准而給予專利時，於
    專利存續期間可依法提出異議，縱使於專利期滿後，為撤銷
    不當發給之專利，亦可依專利法第68條規定提起舉發，以保
    護因誤發專利而受害之當事人，藉以排除違法專利所受之不
    法侵害。本法所規定之宗旨，於專利期滿後，因該專利之誤
    發，而遭受不法侵害之當事人，得依法提起舉發，以撤銷不
    當核准之專利權，回復專利法上應有之保障，此為83年修法
    本意，此一「可回復之法律上利益」，應包括專利法上請求
    或免除民事上損害賠償與刑事上追訴仿冒的刑事責任，以及
    訴訟法上的請求賠償和追訴刑罰之權益而言。
  (二)按財團法人自行車工業研究中心前於81年10月13日以「自行
    車後花轂之改良構造」向中央標準局（88年1 月26日改制為
    智慧財產局）申請新型專利，經該局編號為第81213783號審
    查，准予專利，於依法繳納規費後，發給新型第80746 號專
    利證書（專利權期間：自82年3 月11日至92年3 月10日止）
    ，旋自行車研發中心經申准將專利權讓予參加人。嗣因參加
    人未限繳納年費，系爭專利權自91年3 月11日起當然消滅。
    是以，系爭專利於原告於96年6 月21日提起舉發時，已確定
    為一「當然消滅」之專利，依大法官會議釋字第213 號解釋
    第3 項，及最高行政法院77年判字第1049號判例，76年7 月
    份庭長評事聯席會議決議，係指專利權存續期間所形成之法
    律效果，因專利權之撤銷，對於專利權之核准認定有爭議的
    利害關係人，有回復其法律上之利益而言。而「可回復之法
    律上利益」，應包括專利法上請求或免除民事上損害賠償與
    訴訟法上的請求賠償和追訴刑罰之權益而言。原告必須提出
    其對於系爭專利權之撤銷有「專利法上請求或免除民事上損
    害賠償與刑事上追訴仿冒的刑事責任，以及訴訟法上的請求
    賠償和追訴刑罰之權益」等可回復之法律上利益之相關證據
    資料，以資證明。
  (三)按原告於原舉發階段所提引證1 至13及訴願階段所提引證14
    至19等證據資料，其中：（1）引證4為第82204612號「自由
    輪轂」新型專利案之專利公報；引證6為引證4改請前之第79
    106373號發明專利申請案初審不予專利審定書；引證7為為
    引證4改請前之第79106373號發明專利申請案再審查不予專
    利審定書；引證8為引證4初審不予專利審定書。惟前揭證據
    資料為原告所有第82204612號「自由輪轂」新型專利案之專
    利公報，及該專利初審不予專利審定書及改請前第79106373
    號發明專利申請案之初審及再審查不予專利之審定書，前揭
    審定書不予專利之理由，均未引據系爭專利作為證明該案不
    予專利之理由，且原告最終亦已取得第82204612號「自由輪
    轂」新型專利，是以，系爭專利存否與原告所有第82204612
    號「自由輪轂」新型專利案及改請前第79106373號發明專利
    申請案並無關連，該等資料自不足證明原告提起本件訴訟具
    有法律上可回復之利益。（2）引證10為原告對系爭專利舉
    發案（N01）所提之行政訴訟起訴狀影本；引證2為原告對前
    揭案件所提行政訴訟再審之訴後，被告機關就再審之訴所為
    之答辯書；引證3為原告就系爭專利N02舉發案審定書。查前
    揭系爭專利N01及N02舉發案，原告係提出其所有第82204612
    號「自由輪轂」新型專利案作為舉發證據之一，對系爭專利
    提出舉發，無論該舉發案結果為何，對原告所有第82204612
    號「自由輪轂」新型專利案效力均不生影響，且查無第三人
    援引系爭專利對原告所有第82204612號「自由輪轂」新型專
    利案提出舉發，則系爭專利權應否撤銷，對原告法律上既有
    之權利或利益尚難認有影響。（3 ）引證9-2 為原告於83年
    3 月17日發給張○輝、吳○文、陳○柏等3 人之存證信函影
    本；引證9-1 為自行車研發中心於83年3 月25日對引證9-2
    回覆之存證信函影本。經查前揭二文件均為原告發給第三人
    之存證信函，參加人或第三人既未就系爭專利向原告主張專
    利侵權訴訟或提出違反專利法之刑事告訴，難謂原告有提起
    本件訴訟之法律上利益。（4）至於原告所提之其他引證證
    據資料，與原告提起本件訴訟須提出其對於系爭專利權之撤
    銷有「專利法上請求或免除民事上損害賠償與刑事上追訴仿
    冒的刑事責任，以及訴訟法上的請求賠償和追訴刑罰之權益
    」等可回復之法律上利益之相關證據資料，均無關連。
  (四)綜上所述，原告所提之引證資料，均不足證明原告就已當然
    消滅之系爭專利所提之本件訴訟，具有可回復之法律上利益
    。
  (五)並聲明：原告之訴駁回；訴訟費用由原告負擔。
五、本院查：
  (一)按「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者
    ，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」為專利法第10
    8條準用第68條所明定，次按，依專利審查基準第五篇第一
    章第3.2. 2之規定：「所謂可回復之法律上利益，例如：專
    利權倘因有專利法第66條所定情事而消滅，因專利權消滅係
    在時間上向後生效，其消滅前專利權存續期間仍存在一定法
    律效果，若舉發人於專利權存續期間曾受侵權訴訟之不利益
    判決，在仍可行使訴訟救濟權以推翻所受不利判決時，則應
    認為其具有可回復之法律上利益。舉發人依專利法第68條規
    定提起舉發時，應檢附相關資料以為佐證。又主張可回復之
    法律上利益，係以形式上之主張而定，不以事後結果有利或
    不利為據。因此，於專利權期滿或當然消滅後提起舉發者，
    舉發人必須提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益
    之相關資料，以資證明，若不能證明有可回復之法律上利益
    ，該舉發案不予受理。」，因此利害關係人對於專利權之撤
    銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後
    提起舉發，惟舉發人須提出其對於專利權撤銷有可回復之法
    律上利益之相關資料，以資證明。查系爭專利係於81年10月
    13日申請專利，經前經濟部中央標準局於82年3 月11日公告
    核准，發給第80746 號新型專利，專利權期間自82年3 月11
    日起至92年3 月10日止，惟於91年3 月11日因參加人未依限
    繳納年費，系爭專利之專利權自91年3 月11日起當然消滅，
    此有91年11月8 日(91)智專一(一)權字第56022165號函可參（
    見本院卷第81頁），嗣原告於96年6 月21日始以系爭專利有
    違核准時專利法第15條、第38條第2 項、第3 項、第100 條
    第2 項、第21條、第22條、第99條第2 項、第3 項、第2 條
    第2 款、第5 款及第1 條之規定，對之提起舉發，依首揭說
    明，自應由原告提出其對於專利權撤銷有可回復之法律上利
    益之相關資料，以資證明。
  (二)本件舉發證據共13件，引證1係經濟部法規會轉智慧局函；
    引證2係中央標準局於86年行政法院訴訟答辯書；引證3係被
    告91年10月24日第081213783NO2 專利舉發審定書；引證4係
    79年8月1日申請，86年10月21日公告之第82204612號「自由
    輪轂」專利案；引證5係系爭專利說明書；引證6係第791063
    73號專利案初審不予審定書；引證7係第79106373號專利案
    再審不予審定書；引證8係引證4（即由第79106373 號發明
    案改請為第82204612號新型專利案）之初審不予審定書；引
    證9之1係83年3月25日財團法人自行車研究發展中心回覆引
    證9之2函之存證信函；引證9之2係原告於83年3月17日通知
    張○輝等3 人專利侵權之存證信函；引證10係原告於行政法
    院答辯狀影本；引證11、12係87年5 月1 日及87年7 月14日
    中央標準局答覆原告有關第82204612號專利樣品列管問題之
    書函；引證13係第79106373號專利案改請為新型專利案之申
    請書。
  (三)本件原告雖主張被告應恢復第79106373號發明專利權等語，
    然查原告係於79年8 月1 日向前經濟部中央標準局申請第79
    106373號發明專利，經該局於80年3 月6 日專利審定書審定
    不予專利（見引證6 ），於82年3 月9 日再審查仍不予專利
    （見引證7 ），旋經原告於82年4 月7 日申請改請新型專利
    ，仍以79年8 月1 日為申請日，申請號為82204612號（見本
    院卷第83、84頁），嗣於86年10月21日公告核准為第318467
    號「自由輪轂」專利（見引證4 ），惟第79106373號發明專
    利申請案經初審不予專利之理由為其構造特徵已公開於77年
    6 月16日號專利公報第100473號「自行車飛輪花鼓組之改良
    結構」專利案，而不符合發明專利要件（見舉發卷第30頁）
    ，嗣經再審查不予專利之理由則為該發明專利在觀念、原理
    與構造上均無創新之處，亦無增進功效之理由，而徒增製造
    輪轂之麻煩，不具產業上利用價值，而不符發明專利之要件
    （見舉發卷第28頁），經核均與系爭專利無涉，況原告亦已
    取得第82204612號「自由輪轂」新型專利，是以系爭專利之
    撤銷與原告請求被告恢復改請前第79106373號發明專利申請
    案並無關連，自不足證明原告提起本件訴訟具有法律上可回
    復之利益。
  (四)至其他形式上與對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之
    證據，僅有引證9之2原告於83年3月17日通知張○輝、吳○
    文、陳○柏等訴外人的存證信函，及訴外人（財團法人自行
    車工業研究發展中心）於83年3月25日對於引證9之1存證信
    函之回函，惟查，引證9之2之存證信函內容係原告以其79年
    8月1日申請尚未核准之第82204612號新型專利為由，指稱系
    爭專利侵害其專利權，然查，原告所有之第82204612號新型
    專利係於86年10月21日始公告核准，原告於83年3 月17日既
    尚未取得第82204612號新型專利權，自無因該專利受侵害而
    遭受損害之可能，此外，原告並未提出任何事證證明其曾於
    系爭專利權存續期間因侵害系爭專利而受有不利益判決，是
    以上開該等資料亦不足證明原告提起本件訴訟具有法律上可
    回復之利益。
六、綜上所述，原告並未提出對於系爭專利之撤銷有可回復之法
    律上利益之證明，其對系爭專利提起舉發，即無專利法第68
    條之適用，被告所為舉發駁回之處分，核無違誤，訴願決定
    予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並
    命被告為舉發成立之審定，核無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結
    果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中    華    民    國    98    年     5    月   27     日
                  智慧財產法院第一庭
                            審判長法  官  汪漢卿
                                  法  官  王俊雄
                                  法  官  林欣蓉
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中    華    民    國    98    年     5    月   27     日
                                  書記官  周其祥