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智慧財產法院行政判決           97 年度行商訴字第 133  號
                              民國98年 3  月19日辯論終結
原      告  品○興業有限公司
代  表  人  李○興
訴訟代理人  劉法正  律師
            楊祺雄  律師
複代理人    黃郁文  律師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  王○花（局長）
訴訟代理人  朱○芬
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國97年10
月29日經訴字第09706115120號訴願決定，提起行政訴訟，本院
判決如下：
    主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
    事實及理由
一、事實概要：原告前於民國96年8月6日以「麗鯛ReDae」商標
    ，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表
    第29類之「非活體水產、魚漿製品、冷凍水產肉、冷凍海產
    肉、魚肉切片、魚肉製品、魚肉塊…」等商品，向被告申請
    註冊，並聲明圖樣中之「鯛」字不在專用之列，嗣後再以97
    年5月7日「商標申覆意見書」聲明圖樣中之「麗鯛」不得單
    獨主張專用權。案經被告審查，認本件商標圖樣中之「麗鯛
    」具有「麗魚科」下之「麗鯛屬」魚類之意，外文「ReDae
    」則為中文「麗鯛」之音譯，以「麗鯛ReDae」指定使用於
    「非活體水產、魚漿製品、魚肉塊…」等商品，有使相關者
    認為其所販售之商品係由麗鯛魚所產製而成，整體圖樣為商
    品之說明，是原告僅單就「麗鯛」聲明不專用，與商標法第
    19條規定不符，依同法第23條第1項第2款之規定應不准註冊
    ，乃以97年7月30日商標核駁第308840號審定書為「應予核
    駁」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部97年10月29
    日經訴字第09706115120號訴願決定駁回，原告仍不服，遂
    向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並判命被告就第
    096037491號「麗鯛ReDae」商標為核准註冊之處分。並主張
    ：
  (一)按商標有「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明
    者」，不得註冊，此為商標法第23條第1 項第2 款所明定。
    所謂「商品」之「功用說明」、「品質說明」等等，均係指
    商標圖樣上之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通
    念，為商品功用、品質等事項或商品本身之說明或與商品功
    能、品質及商品本身之說明有密切關聯者，但其表示之方法
    須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，即不屬之。換言
    之，商標圖樣文字的「商品說明」性格必須十分明顯致消費
    者能「一望即知」，且在該項商品上存在著普通使用之事實
    ，在社會大眾之印象中，完全失去表彰商品來源之圖樣徵表
    特質，而變成一般性之說明文字者，始為足具，此臺北高等
    行政法院89年訴字第3420號判決已闡釋甚詳，因此在適用本
    款時，應考慮業者之習慣、消費者之認識情形、商標是否首
    創使用、商標與商品間之關聯、使用商標時間長短、社會觀
    念之趨向等，尤需注意客觀態度與實證精神，合先敘明。
  (二)系爭「麗鯛ReDae 」商標為原告所使用表彰商品並行銷市面
    之商標，並非商品之直接說明，並不違反商標法第23條第1
    項第2 款之規定：
  「ReDae 」為原告所原創之商標文字，並非業界或一般通用
    商品說明文字：
    系爭商標圖樣由中文「麗鯛」與外文「ReDae」組合而成，
    中文部分「麗鯛」已於申請註冊程序聲明不在專用之列，外
    文部分「ReDae」則是原告所自創之商標文字，並非其中文
    部分之意譯，不具固有字義，相較於相關的魚類學名更是相
    去甚遠，況且「鯛魚」的英文經查為「bream」，與系爭商
    標之外文「ReDae」更是全然無涉。因此，系爭商標圖樣上
    之外文「ReDae」並非任何專業或一般口語之表述文字，對
    於系爭商標所表彰之商品亦不具說明性或描述性，系爭商標
    屬可表彰單一來源之可註冊性標識，出自原告自創且為前所
    未有之文字組合，絕非相關業界所能普遍使用之商品名稱或
    說明文字，否則原告不可能在國外取得商標註冊，且經過廣
    泛使用於市面，包含國內與國外，「ReDae」已成為消費者
    所憑藉認知產製來源之識別標識，並得使人藉以區別他我，
    如此自創名稱，理當受到保護，系爭商標絕無商標法第23
    條第1項第2款規定之適用。
  系爭商標整體圖樣亦屬具有可註冊性之圖樣：
    由於「ReDae」乃系爭商標圖樣上最引人注目且識別性最高
    之部分，雖搭配聲明不專用之中文「麗鯛」2字，然整體構
    圖仍應屬具有商標識別性之標識，此觀諸商標法第19條之規
    定「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏
    色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申
    請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，
    即可印證，系爭「麗鯛ReDae 」商標圖樣確為具識別性與可
    註冊性之圖樣。
  原處分與訴願決定均不採信原告前所檢呈之證據，一再誤解
    系爭「麗鯛ReDae 」商標之屬性，妄加臆斷其為商品之說明
    文字，對此原告茲提出說明，並舉陳類似情況之註冊商標加
    以佐證：
    系爭商標之設計由來：
      以往魚產品業者以一氧化碳處理魚肉片，致魚肉商品無法
      藉由外觀得知商品之生鮮腐敗程度，原告改變魚肉製程不
      須使用一氧化碳或任何化學添加劑，卻能使魚肉於一定期
      限內維持色澤，此項製程已取得專利證書，原告作業工廠
      並獲經濟部標準檢驗局核可頒發HACCP工廠證書，原告為
      推廣此種製程之商品，因而將商標命名為「ReDae」，又
      因原告商品原以外銷為主，但鑒於將來可能進軍國內或大
      中華市場，單純外文商標無法使消費者知悉或可得知悉商
      品種類或性質，為使消費者可獲得暗示以利加速推廣，故
      以中文「麗鯛」搭配原命名之「ReDae」標識組合成為系
      爭「麗鯛ReDae」商標，暗示消費者此項商品與魚肉商品
      有關，原告已將該標識於大量外銷之日、韓申請商標註冊
      ，目前已獲日本商標註冊在案。
    系爭商標圖樣上外文「ReDae 」並非中文「麗鯛」之音譯
      文字，原處分與訴願決定妄自揣測並推論消費者因此會認
      為該外文具有商品說明，實甚荒謬：
      如前所述，系爭商標圖樣上之外文「ReDae 」乃原告所
        自創之外文文字組合，絕非任何專業或口語之表述文字
        ，亦不等同系爭商標圖樣上中文「麗鯛」之音譯文字或
        說明文字，中文部分「麗鯛」乃為行銷國內與大中華地
        區之考量，後來始加入之商標元素，系爭商標之主體與
        原始設計實為具有識別性之原創外文「ReDae 」，原處
        分與訴願決定不明究理，倒果為因，逕認「『ReDae 』
        雖無字義，然…以我國一般具有通常知識之消費者而言
        ，應可直接聯想其為中文『麗鯛』之台語發音」，換言
        之，原處分與訴願決定以「ReDae」為商品名稱或說明
        性文字，實則，觀察外文「ReDae」並無法使人聯想與
        魚肉商品或鯛魚有任何關係，而是因添加中文「麗鯛」
        部分始得產生聯想，然該部分已因具有此種因素而聲明
        不在專用之列，依商標法第19條之規定，系爭商標整體
        仍具有商標識別性與可註冊性，原處分與訴願決定倒果
        為因並毫無根據地妄自揣測消費者認知，顯有違失。
      再就商標外文部分之讀音加以檢視，依原告查詢教育部
        網路國語辭典可知，「麗」之拼音為「li」，「鯛」之
        拼音為「diao」，若再以台灣閩南語用詞查詢，「麗」
        之讀音為「le」，「鯛」則無法查知，以近似名詞「雕
        」查詢則有「tiau」之發音。是以，無論國語（li diao
        ）或台語（le tiau）之拼音外文皆與本案「ReDae」（
        讀為rεdaI）有差異。原處分與訴願機關以「ReDae」
        之發音可直接聯想為「麗鯛」之台語發音，間接做成系
        爭商標為說明性商標之結論，論理錯誤且粗糙，蓋「麗
        鯛」意義與讀音本不等同於「ReDae」，原處分與訴願
        決定就商標文字之讀音不採用原告所提供之查詢資料而
        自行推論，妄加臆斷系爭商標外文讀音，並且推論消費
        者會直接將該外文聯想為中文之台語發音，因而間接又
        間接地判認「ReDae」為商品名稱或說明文字，此推論
        顯屬錯誤且間接之臆測，況且，訴願機關所憑文字讀音
        亦與原告查詢教育部網路辭典所得結果並不符合。至此
        ，原處分與訴願決定所憑資料容有疑問，且推論過程迂
        迴間接，所憑做成之行政處分自有違失，原處分與訴願
        決定，應予撤銷。
    商標註冊實務上有眾多原創之「商標」可能被誤以為是「
      商品名稱」之情形，足以佐證本案系爭商標之可註冊性：
      廠商在市場上行銷商品所使用之識別標識，可能因為各種
      因素，使得原本指示商品來源之標識被誤認為商品名稱，
      市場實際狀況上此種情形甚為常見，多如過江之鯽，如吾
      人所耳熟能詳之「仙女棒」、「健素糖」、「甜筒」、「
      太陽餅」、「隨身碟」、「壓克力」，以及應用在衣服之
      材質品牌「GORE-TEX」、「LYCRA 」、「美國棉」商標與
      音響上之「杜比」商標均是，甚至有獲收錄於被告所編「
      商品及服務近似檢索參考資料」當中作為供商標申請人指
      定使用之「商品項目」者，嗣後真相大白，始還其「註冊
      商標」清白之身，如「隨身碟」、「仙女棒」、「奇異筆
      」、「能量飲料」等註冊商標。由此可見，被告與訴願機
      關何以一再拒絕承認系爭「麗鯛ReDae」商標之可註冊性
      ，僅僅係因為系爭商標之構成文字與前開商標一樣均有使
      人誤認為商品名稱之可能，惟只要能證明係原創並且取得
      商標註冊，即應獲得平反，確定其「商標」之身分，系爭
      商標圖樣上之外文既為原告所首創，則搭配經聲明不專用
      之中文「麗鯛」組成商標圖樣後，仍屬於具有可註冊性識
      別標識之「商標」，甚為明顯。基此，原處分與訴願決定
      之認事用法顯屬違法與不當，該等行政處分均應予撤銷。
  (三)綜上論結，系爭「麗鯛ReDae 」商標並無商標法第23條第1
    項第2款規定之適用。
三、被告答辯聲明原告之訴駁回，並抗辯：
  (一)「麗鯛」經由google網站搜尋之相關資料，係屬麗魚科下之
    一種，例如尼祿羅非魚（Tilapia nilotica）又名非洲鯽魚
    ，屬鱸形目，麗魚科，麗鯛屬，原產於非洲大陸，其體形大
    、骨刺少、繁殖力強、易於養殖，且肉質細嫩、味道鮮美，
    營養價值高，適於加工成魚肉片，本件商標圖樣「麗鯛ReDa
    e 」，雖經原告聲明其中「麗鯛」不在專用之列，惟因整體
    商標圖樣係由中文「麗鯛」與外文「ReDae 」所構成，其中
    「ReDae 」雖非「麗鯛」魚之翻譯名稱，但因其與「麗鯛」
    之發音相彷，依消費者一般通念，會將該外文視為「麗鯛」
    之音譯，以之作為商標圖樣，使用於指定之「非活體水產、
    魚漿製品、冷凍水產肉、冷凍海產肉、魚肉切片、魚肉製品
    、魚肉塊」等商品，有使相關消費者認係所販售之商品係由
    麗鯛魚所產製而成，為商品之說明，是以原告雖欲單就「麗
    鯛」聲明不專用，惟與商標法第19條之規定不符，應有商標
    法第23條第1 項第2 款規定之適用。
  (二)至原告雖舉出有「仙女棒」、「健素糖」、「甜筒」、「太
    陽餅」、「隨身碟」、「壓克力」、「GORE-TEX」、「LYCR
    A」、「美國棉」及「杜比」等商標獲准註冊等情。惟按商
    標表示商品之說明，係依當時社會一般通念與消費者之認知
    而為判斷，是以前揭核准案件或因時空環境變遷，或與本件
    案情有別，或屬另案是否妥適問題，依商標個案審查拘束原
    則，自不得比附援引執為本件商標應核准註冊之論據，是被
    告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
四、兩造之爭點為系爭商標是否違反商標法第23條第1項第2款之
    規定？經查：
  (一)按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏
    色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申
    請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，
    為商標法第19條所明定。次按「商標表示商品或服務之形狀
    、品質、功用或其他說明者，不得註冊」復為商標法第23條
    第1 項第2款 所明定，而所謂「商品之說明」係指商標圖樣
    之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，
    依社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明
    有密切關聯者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項
    商品者所共同使用為必要。
  (二)經由google網站搜尋資料，可知「麗鯛」係屬麗魚科下之一
    種，例如尼祿羅非魚（Tilapia nilotica），又名非洲鯽魚
    ，屬鱸形目，麗魚科，麗鯛屬，原產於非洲大陸，其體形大
    、骨刺少、繁殖力強、易於養殖，且肉質細嫩、味道鮮美，
    營養價值高，適於加工成魚肉片。原告就系爭商標圖樣「麗
    鯛ReDae」，雖聲明其中「麗鯛」不在專用之列，惟因整體
    商標圖樣係由中文「麗鯛」與外文「ReDae」所構成，其中
    「ReDae」雖非「麗鯛」魚之翻譯名稱，但因其與「麗鯛」
    之發音相彷，依消費者一般通念，會將該外文視為「麗鯛」
    之音譯，以之作為商標圖樣，使用於指定之「非活體水產、
    魚漿製品、冷凍水產肉、冷凍海產肉、魚肉切片、魚肉製品
    、魚肉塊」等商品，有使相關消費者認係所販售之商品係由
    麗鯛魚所產製而成，為商品之說明，是以原告雖欲單就「麗
    鯛」聲明不專用，惟與商標法第19條之規定不符，系爭商標
    自有違反商標法第23條第1項第2款之規定。
  (二)至原告於起訴狀中雖舉出有「仙女棒」、「健素糖」、「甜
    筒」、「太陽餅」、「隨身碟」、「壓克力」、「GORE-TEX
    」、「LYCRA」、「美國棉」及「杜比」等商標獲准註冊等
    語。惟按商標表示商品之說明，係依當時社會一般通念與消
    費者之認知而為判斷，是以前揭核准案件或因時空環境變遷
    ，或與本件案情有別，或屬另案是否妥適問題，依商標個案
    審查拘束原則，自不得比附援引執為本件商標應核准註冊之
    論據，尚難執為本件有利之論據。
五、從而，原處分認系爭商標之註冊違反商標法第23條第1項第
    2款規定，而為核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持
    ，核無不合。原告訴請撤銷，並判命被告就系爭商標為核准
    註冊之審定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無
    涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中    華    民    國    98    年     4     月    2    日
                   智慧財產法院第二庭
                               審判長法  官  陳國成
                                     法  官  陳忠行
                                     法  官  曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補
提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中    華    民    國    98    年     4     月    2    日
                                     書記官  王月伶