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智慧財產法院行政判決           97 年度行商訴字第 102  號
                               98 年 3  月 19 日辯論終結
原      告  ○○泰有限公司
代  表  人  林○瑄
訴訟代理人  徐建弘  律師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  王○花（局長）
訴訟代理人  盧○民
參  加  人  日商‧天○股份有限公司
代  表  人  市野○
訴訟代理人  藺超群  律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年 9
月3 日經訴字第09706112200 號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
    主  文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
    事實及理由
一、事實概要：訴外人駿○企業有限公司（以下簡稱駿○公司）
    於民國89年4 月26日以「OTEINS及圖」商標，指定使用於當
    時商標法施行細則第49條所規定商品及服務分類表第12類之
    「汽機車零組件、避震器、來令片、齒輪、輪圈」商品，向
    被告申請註冊，並於90年5 月28日變更申請人為訴外人速○
    ○有限公司（以下簡稱速○○公司），嗣經被告核准列為註
    冊第946430號商標（以下簡稱系爭商標）。被告復於92年7
    月3 日核准系爭商標移轉登記予原告。又參加人於95年3 月
    14日以系爭商標與其所有之註冊第1007542 號「TEIN及圖」
    商標（以下簡稱據以評定商標）構成近似，有違修正前商標
    法第36條、第37條第7 款及第14款之規定，對之申請評定。
    依現行商標法第91條第2 項規定，對本法修正施行前註冊之
    商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及
    本法修正施行後之規定均為違法事由為限。案經被告審查，
    以系爭商標之註冊應無違反修正前商標法第37條第7 款、第
    14款及現行商標法第23條第1 項第12款、第14款之規定，而
    違反修正前商標法第36條及現行商標法第23條第1 項第13款
    部分，距系爭商標註冊公告之日已逾2 年，遂以96年4 月2
    日中台評字第950096號商標評定書為參加人主張系爭商標有
    違修正前商標法第37條第7 款、第14款及現行商標法第23條
    第1 項第12款、第14款規定部分，申請不成立；有違修正前
    商標法第36條及現行商標法第23條第1 項第13款規定部分，
    申請駁回之處分。參加人不服提起訴願，經被告以96年8 月
    27 日 經訴字第09606073230 號訴願決定書撤銷原處分，並
    責由原處分機關另為適法之處分。被告遂依上開訴願決定意
    旨重行審查，並認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條
    第14 款 及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，乃以97
    年5 月9 日中台評字第960304號商標評定書為系爭商標之註
    冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經被告訴願決定
    駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本
    件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依
    行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參
    加本件被告之訴訟。
二、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：
  (一)系爭商標「OTEINS及圖」與據以評定商標「TEIN及圖」相較
    ，系爭商標外文係由墨色之「OTEINS」一體構成，與人寓目
    為完整之文字，其後並襯以淺墨色之圓環圖形，與關係人主
    張據以評定商標係由「T 」設計圖與外文「TEIN」作鏤空線
    條設計，兩者整體設計意匠不同，況二商標文字之字首分別
    為「O 」與「T 」，明顯有異，復以系爭商標之讀音為「歐
    挺斯」，二商標於讀音亦有所差異，且以具有普通知識經驗
    之消費者，於購買實施以普通之注意，應不會有所混淆而誤
    認二商標之商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關連
    ，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.1 、5.2.
    2 及5.2.5 規定，二商標應不屬構成近似之商標。詎被告僅
    以二商標之英文有數字相同為由，遽認兩者有混淆之情事，
    顯有錯誤。
  (二)被告認定參加人使用據以評定商標之時間，早於原告使用系
    爭商標，然據本件之卷證資料，並無法證明據以評定商標業
    已於我國消費者或相關業者所週知。復以據以評定商標之商
    品主要販賣對象係日本而非我國，且據以評定商標申請商標
    註冊之時間，儘早於系爭商標申請註冊相當之時間而已，況
    原告取得系爭商標後，即投入大量之人力與資金為經營及廣
    告，並以持續研發系爭商標之新科技系列商品，而取得多國
    之專利，更受消費者之喜愛，足見原告自無攀附參加人之據
    以評定商標之行為。
  (三)綜上所述，被告所為撤銷系爭商標註冊之處分及訴願決定，
    均於法有違，應予撤銷。
三、被告聲明駁回原告之訴。並抗辯：
  (一)據以評定商標「TEIN及圖」為參加人首先使用於車輛零組件
    等商品上之標誌，自87年起陸續在日本、美國取得註冊外，
    並於88年在我國取得註冊第1007542 號商標在案。參加人產
    製之「TEIN及圖」車輛零組件等商品，除廣泛於日本之各重
    要城市設立營業所銷售外，參加人更於88年間與訴外人信○
    產業股份有限公司（以下簡稱信○公司）簽訂經銷同意書，
    以負責據以評定商標商品之行銷事宜，其經銷商遍及全省各
    地，亦於麗○坊汽車百貨販售之，且自88年起透過「台灣汽
    車性能情報」雜誌、「Option改裝車訊」等專業雜誌刊登廣
    告促銷，足見參加人使用據以評定商標之時間，早於原告於
    89年4 月26日申請系爭商標註冊之時間。
  (二)系爭商標「OTEINS及圖」與據以評定商標「TEIN及圖」相較
    ，兩者均有相同之「T 、E 、I 、N 」四個英文字母，於異
    時異地隔離觀察或交易連貫唱呼之際，在外觀或讀音上，以
    具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可
    能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同
    來源之間有所關聯，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查
    基準5.2.1 規定，應屬構成近似之商標。
  (三)據以評定商標具有相當之識別性，且為參加人於系爭商標申
    請註冊前已先使用，並自88年起透過汽車專業雜誌上刊登廣
    告之方式促銷系爭商標之商品。參加人縱未提出其與原告間
    有契約、地緣、業務等往來關係之證據資料，然因原告之前
    手即系爭商標之申請人駿○公司之營業項目包括汽、機車零
    件配備批發業，與參加人屬具競爭關係之同業，依常理判斷
    ，亦會接觸及留意如前揭「Option改裝車訊」等與汽車相關
    之專業雜誌廣告，而不難知悉據以評定商標之存在。是訴外
    人駿○公司其後以近似於據以評定商標之圖樣，指定使用於
    與據以評定商標所使用商品同一或類似之「汽機車零組件、
    避震器、來令片、齒輪、輪圈」商品申請註冊，依一般經驗
    法則判斷，顯難謂為巧合，而應係訴外人駿○公司知悉據以
    評定商標之存在，並於未徵得參加人同意情形下，以不正競
    爭行為搶先申請註冊，自有違商標法第23條第1 項第14款規
    定。至原告主張系爭商標之商品經其廣告行銷多年，其實際
    使用之商標圖樣與系爭商標圖樣有別，且渠等資料之使用日
    期亦晚於據以評定商標先使用之日期，自不足為本件商標應
    予註冊之有利論據。
  (四)綜上所述，系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款、第14
    款及現行商標法第23條第1 項第12款、第14款規定不得註冊
    之情形，被告依法為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無
    不合。至其是否尚有違修正前商標法第37條第7 款及商標法
    第23條第1 項第12款規定，即毋庸審究。
四、參加人聲明駁回原告之訴。並陳述：
  (一)系爭商標「OTEINS及圖」之外文為六個英文字母，其中高達
    四個英文字母與據以評定商標「TEIN及圖」相同，且其排序
    亦相同，二商標讀音僅係有無「O 」有無之別，惟二商標就
    字母「TEIN」讀音均為[tain]，則有無讀音「O 」之細微差
    異於消費者之印象中已難發揮區辨之功能，是二商標之外觀
    與讀音均已構成近似。
  (二)據以評定商標「TEIN及圖」為參加人首先使用於車輛零組件
    等商品上之標誌，為參加人用心巧思後所獨創，除自87年起
    陸續在日本、美國取得註冊外，並於88年在我國取得註冊第
    1007542 號商標在案。參加人產製之「TEIN及圖」車輛零組
    件等商品，除廣泛於日本之各重要城市設立營業所銷售外，
    參加人更於88年間與訴外人信○公司簽訂經銷同意書，以負
    責據以評定商標商品之行銷事宜，其經銷商遍及全省各地，
    亦於麗○坊汽車百貨販售之，且自88年起透過「台灣汽車性
    能情報」雜誌、「Option改裝車訊」等專業雜誌刊登廣告促
    銷，足見參加人使用據以評定商標之時間，早於原告於89年
    4 月26日申請系爭商標註冊之時間。至原告主張系爭商標之
    商品經其廣告行銷多年，惟其實際使用之商標圖樣與系爭商
    標圖樣有別，且渠等資料之使用日期亦晚於據以評定商標先
    使用之日期，自不足為本件商標應予註冊之有利論據。
  (三)綜上所述，被告依法為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並
    無不合，敬請核判。
五、兩造之爭點：本件之主要爭點在於系爭商標「OTEINS及圖」
    是否與據以評定商標「TEIN及圖」構成近似？
六、本院判斷如下：
  (一)按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商
    品之商標」及商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似
    商品或服務之商標」，而申請人因與該他人間具有契約、地
    緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請
    註冊，為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第
    1 項第14款所規定。核其立法意旨乃在避免剽竊他人創用之
    商標而搶先註冊，至於知悉他人商標存在之原因為何並未特
    別重要，若能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之商標
    指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）者，即應
    認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有其
    他關係之概括規定緣由。故就該款所定「其他關係」應從寬
    加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標
    之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲
    ，自不應受商標法之保護。
  (二)本件係訴外人駿○公司於89年4 月26日以「OTEINS及圖」商
    標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所規定商品及服
    務分類表第12類之「汽機車零組件、避震器、來令片、齒輪
    、輪圈」商品，向被告申請註冊，並於90年5 月28日變更申
    請人為訴外人速○○公司，嗣經被告核准列為註冊第946430
    號商標，其後復於92年7 月3 日核准系爭商標移轉登記予原
    告。而原告系爭商標「OTEINS及圖」與據以評定商標「TEIN
    及圖」相較，兩者均有相同之「T 、E 、I 、N 」四個英文
    字母，雖原告系爭商標於文字後襯以淺墨色之圓環圖形，與
    參加人主張據以評定商標係由「T 」設計圖與外文「TEIN」
    作鏤空線條設計，兩者整體設計略有不同。惟查，由於系爭
    商標與據以評定商標二者有「TEIN」四個外文字母相同，且
    其排序亦相同，此二商標就此四個外文字母「TEIN」之讀音
    均為[tain]，則縱使系爭商標於上開四個相同外文字前另有
    「O 」字，於之後另有「s 」字，二者在重音節之讀音均仍
    為[tain]，於異時異地隔離觀察或交易連貫唱呼之際，在外
    觀或讀音上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以
    普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一
    來源或誤認不同來源之間有所關聯，依被告所公告之「混淆
    誤認之虞」審查基準5.2.1 規定，自屬構成近似之商標。
  (三)況參加人使用據以評定商標「TEIN及圖」作為車輛零組件等
    商品之標誌，其時間早於原告，參加人系爭據以評定商標除
    自87年起陸續在日本、美國取得註冊外，並於88年在我國取
    得註冊第1007542 號商標在案，參加人產製之「TEIN及圖」
    車輛零組件等商品，除於日本之各重要城市銷售外，其在88
    年間另與我國之信○公司簽訂經銷同意書，於全省各地銷售
    ，且於國內主要專業汽車雜誌刊登廣告促銷，就汽車零組件
    業界而言，據以評定商標之知名度顯然高過原告系爭商標，
    此由原告於本院審理時亦自承據以評定商標之商品於消費者
    心目中之定位乃屬於高價品，而原告系爭商標所屬商品於消
    費者心目中之定位則屬中低價位等語即明。而本件原告與參
    加人均係從事汽車零組件銷售業務，原告於本院審理中亦自
    承於相關參展期間亦曾目睹參加人產品，是原告縱與參加人
    之間未具有契約、地緣、業務等往來等關係，且原告亦已使
    用系爭商標多年，然因原告之前手即系爭商標之申請人駿○
    公司之營業項目包括汽、機車零件配備批發業，與參加人屬
    具競爭關係之同業，依常理判斷，及原告上開陳述，自堪信
    原告曾經接觸或知悉參加人之產品，或自相關之專業雜誌廣
    告知悉據以評定商標之存在。是訴外人駿○公司其後以近似
    於據以評定商標之圖樣，指定使用於與據以評定商標所使用
    商品同一或類似之「汽機車零組件、避震器、來令片、齒輪
    、輪圈」商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，顯難謂為巧
    合，而應係訴外人駿○公司知悉據以評定商標之存在，並於
    未徵得參加人同意情形下，以不正競爭行為搶先申請註冊，
    自有違商標法第23條第1 項第14款規定，應不許其註冊。
七、綜上所述，系爭商標有違修正前商標法第37條第14款及現行
    商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形。被告依法
    為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不合，訴願決定予
    以維持，亦無違誤；原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願
    決定，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無
    影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中    華    民    國    98    年    3     月    31    日
                  智慧財產法院第一庭
                              審判長法  官  李得灶
                                    法  官  林欣蓉
                                    法  官  汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後
20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中    華    民    國    98    年     3   月     31    日
                                    書記官  邱于婷