裁判字號: |
97年行專訴字第53號 |
案由摘要: |
有關專利權事務 |
裁判日期: |
民國 98 年 01 月 22 日 |
資料來源: |
智慧財產法院 |
智慧財產法院行政判決 97 年度行專訴字第 53 號 民國 98 年 1 月 8 日辯論終結 原 告 日商日○化成工業股份有限公司 代 表 人 關○幸 訴訟代理人 林志剛 律師 複代理人 廖文慈 律師 訴訟代理人 高○峰(專利代理人) 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 王○花(局長) 訴訟代理人 黃○東 上列當事人間因有關專利權事務事件,原告不服經濟部中華民國 97年8 月14日經訴字第09706111000 號訴願決定,提起行政訴訟 ,本院判決如下: 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 一事實概要:原告前於民國87年12月18日以「研磨劑、基板之研 磨法及半導體裝置之製造法」向前中央標準局(88年1 月26 日改制為智慧財產局)申請發明專利,同時聲明以其於西元 1997年12月18日、1998年3 月30日及1998年3 月30日在日本申 請之特許願第9-349240、10-83042及10-83043號申請案,主張 優先權,經該局編為第87121198號審查准予專利,並於公告期 滿後,發給發明第198000號專利證書。嗣原告於95年7 月20 日以減縮原公告申請專利範圍第9 項為由,依專利法第64條第 1 項第1 款規定向被告提出申請專利範圍更正本,申請更正該 第9 項部分內容。案經被告審查,認其所請更正並不符合專利 法第64條第1 項第1 款及第2 項規定,爰於97年5 月12日以( 97)智專三(五)01029 字第09720243610 號函為「應不准更 正」處分。原告不服,提起訴願,經經濟部以97年8 月14日經 訴字第09706111000 號決定駁回,遂提起本件行政訴訟。 二原告聲明:(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被告應為第871211 98號發明專利申請案之申請專利範圍准予更正之處分。並主張 : (一)依本案審定公告之專利說明書內容觀之,第6頁第9至12行記述 有「分散劑可以用水溶性有機高分子,水溶性陰離子界面活性 劑,水溶性非離子性界面活性劑以及水溶性胺中所選之至少一 種為宜,聚丙烯酸胺鹽乃很合宜地被使用。」又第9 頁第8 至 13行載明「分散劑來說,以不含有金屬離子類為例可舉出:丙 烯酸系聚合體,聚乙烯醇等之水溶性有機高分子類;十二烷基 硫酸胺及聚環氧乙烷、十二烷基乙醚硫酸胺等之水溶性陰離子 性界面活性劑;聚環氧乙烷十二烷基乙醚,及聚乙二醇單體硬 脂酸鹽等之水溶性非離子性界面活性劑;以及單乙醇胺及雙乙 醇胺等之水溶性胺類。」本案審定公告之申請專利範圍第9 項 記載「上述分散劑係,水溶性有機高分子、水溶性陰離子界面 活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種。」顯然是因疏忽 而漏記「水溶性非離子性界面活性劑」等字,致使該處之記載 與說明書之記載內容不相符合,而產生「分散劑」究係由何組 合而成之疑義。 (二)本案之申請專利範圍第9 項更正為「上述分散劑係,水溶性有 機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、水溶性非離子性界面活 性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種。」既未超出申請時 之說明書或圖式所揭露之範圍,且使人明瞭「分散劑」係由「 水溶性有機高分子、水溶性陰離子界面活性劑、水溶性非離子 性界面活性劑、及水溶性胺類中所選用之至少一種」,自非變 更申請案之實質,亦無申請專利範圍擴張之情事。原告所為前 述內容之更正,並無實質擴大或變更申請專利範圍之情事,因 此,被告所為不予更正之處分難謂無違法之處。 被告聲明:原告之訴駁回。並辯稱: 原告於95年7 月20日申請更正時所主張之法條為專利法第64條 第1 項第1 款,請求將申請專利範圍第9 項第7 至8 行原內容 「‧‧‧上述分散劑係,水溶性有機高分子,水溶性陰離子界 面活性劑,水溶性胺類中所選用之至少一種;‧‧‧」更正為 「‧‧‧上述分散劑係,水溶性有機高分子,水溶性陰離子界 面活性劑,水溶性非離子性界面活性劑,水溶性胺類中所選用 之至少一種;‧‧‧」,即於原公告申請專利範圍中加入「水 溶性非離子性界面活性劑」之內容,惟上述更正將原三種分散 劑選用至少一種更正為四種分散劑選用至少一種,屬於上述審 查基準「對於擇一記載形式(或馬庫西形式)的請求項,將發 明說明中所記載之ㄧ個選項增加至請求項中」之態樣,依據上 述發明審查基準第2 篇第6 章2.3 及2.4 節規定,本案之更正 已擴大原請求之內容,且已涉實質變更,不符合專利法第64 條第1 項第1 款及第2 項規定。原告於行政訴訟起訴理由狀補 正本第3 頁末行謂「顯然是因疏忽而漏記『水溶性非離子性界 面活性劑』等」,惟所謂「因疏忽而漏記」並非專利法第64條 第1 項第1 款所得更正之事項,且更正後之內容亦有實質擴大 或變更原核准公告之申請專利範圍之情事,因此訴訟理由不成 立。 四得心證之理由: (一)系爭專利係一「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法 」,其公告本申請專利範圍共有18項,原告於95年7 月20日以 減縮原公告申請專利範圍第9 項為由,依專利法第64條第1項 第1 款規定向被告提出申請專利範圍更正本,申請更正該第9 項部分內容。經查,系爭專利公告本申請專利範圍第9 項原為 :9.一種研磨劑,其特徵為,包含將容積密度6.5g/cm3以下之 氧化鈰粒子分散於媒體之淤漿者;上述容積密度係5.0g/cm3以 上,5.9 g/cm3 以下;上述媒體為水;淤漿乃含有分散劑;上 述分散劑係,水溶性有機高分子,水溶性陰離子界面活性劑, 水溶性胺類中所選用之至少一種;分散劑係聚丙烯酸系聚合體 者。原告係依專利法第64條第1 項第1 款,請求將申請專利範 圍第9 項第7 至8 行原內容「‧‧‧上述分散劑係,水溶性有 機高分子,水溶性陰離子界面活性劑,水溶性胺類中所選用之 至少一種;‧‧‧」更正為「‧‧‧上述分散劑係,水溶性有 機高分子,水溶性陰離子界面活性劑,水溶性非離子性界面活 性劑,水溶性胺類中所選用之至少一種;‧‧‧」,亦即於原 公告申請專利範圍中加入「水溶性非離子性界面活性劑」之內 容。 (二)惟按,專利法第64條第1 項規定「發明專利權人申請更正專利 說明書或圖式,僅得就下列事項為之:一、申請專利範圍之減 縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」第2項 規定「前項更正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範 圍,且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」因此,原告主張 因疏忽而漏記「水溶性非離子性界面活性劑」等字,致使該處 之記載與說明書之記載內容不相符合,所指「因疏忽而漏記」 並非專利法第64條第1 項第1 款所得更正之事項。次查,依專 利法第64條規定,更正之事項僅限申請專利範圍之減縮、誤記 事項之訂正及不明瞭記載之釋明三種,且更正後不得超出申請 時原說明書或圖式所揭露之範圍,及不得實質擴大或變更原核 准公告之申請專利範圍。又所謂「且不得實質擴大或變更申請 專利範圍」係指其更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭 露之範圍外,且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範 圍(93年12月14日施行之現行發明審查基準第2 篇第6 章2.3 節參照)。又依據上述審查基準第2 篇第6 章2.4 節之 (6)( 第2- 6-68 至2-6-70頁) 載明更正有「對於擇一記載形 式(或馬庫西形式)的請求項,將發明說明中所記載之ㄧ個選 項增加至請求項中」之情形時,即屬更正將導致實質擴大或變 更申請專利範圍。本件原告將申請專利範圍第9 項原內容「‧ ‧‧上述分散劑係,水溶性有機高分子,水溶性陰離子界面活 性劑,水溶性胺類中所選用之至少一種;‧‧‧」更正為「‧ ‧‧上述分散劑係,水溶性有機高分子,水溶性陰離子界面活 性劑,水溶性非離子性界面活性劑,水溶性胺類中所選用之至 少一種;‧‧‧」,雖然於說明書已經揭示「分散劑」包括「 水溶性非離子性界面活性劑」之記載,惟該等記載只能證明原 告之更正「未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」,但 仍不能證明該更正符合「且不得實質擴大或變更申請專利範圍 」之規定。而原告將原三種分散劑選用至少一種更正為四種分 散劑選用至少一種,屬於上述審查基準「對於擇一記載形式( 或馬庫西形式)的請求項,將發明說明中所記載之ㄧ個選項增 加至請求項中」之態樣,依據上述發明審查基準第2 篇第6 章 2.3 及2.4 節規定,本案之更正已擴大原請求之內容,且已涉 實質變更。從而被告以原告上開申請專利範圍之更正不符合專 利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定而為不准更正之處分, 並無不當。訴願決定予以維持,亦無違誤。原告主張前詞,訴 請撤銷訴願決定及原處分,並命被告應為第87121198號發明專 利申請案之申請專利範圍准予更正之處分,為無理由,應予駁 回。 據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第3 項前段,判決如主文。 中 華 民 國 98 年 1 月 22 日 智慧財產法院第二庭 審判長法 官 陳國成 法 官 蔡惠如 法 官 陳忠行 上為正本係照原本作成。 如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上 訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後 20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本) 中 華 民 國 98 年 1 月 22 日 書記官 蘇靖雅 |
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